El carácter territorial de los
derechos de propiedad intelectual se vincula con la idea de que su infracción
típicamente sólo puede tener lugar en el correspondiente territorio de
protección (por ejemplo, una patente alemana en Alemania, una marca de la UE en
el territorio de la UE, un derecho de autor derivado de la LPI en España…). La
aplicación de este criterio aparentemente sencillo puede complicarse en diversas
situaciones, entre otras, aquellas en las que las varias actividades de las que
resulta la eventual infracción de un derecho se localizan en países diferentes.
Precisamente, la expansión de Internet hace posible la comercialización de productos
a distancia a través de un medio de alcance potencialmente global de modo que
facilita las ventas transfronterizas en circunstancias en las que la
comercialización de los productos en cuestión puede no infringir derechos de
propiedad intelectual en el país de establecimiento del comerciante (origen de
los productos) pero sí en otros que pueden ser país de destino de los productos
(establecimiento de los compradores). La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C‑5/11, Donner, presenta en este contexto
especial interés, como ya ha señalado en su blog Juan Sánchez-Calero. Por ello, no voy a insistir en que la
sentencia viene a confirmar en relación con el funcionamiento del mercado
interior que las restricciones a la libre circulación de mercancías derivadas
de la existencia de disparidades acerca de la duración de estos derechos entre
las legislaciones de Estados de la UE (en este caso, Italia y Alemania) están
justificadas con base en el artículo 36 TFUE, de modo que cabe considerar
legítimas las restricciones a la comercialización de tales bienes en el Estado
en cuyo territorio esa actividad constituye una infracción, aunque no lo sea
–como consecuencia de esa diferencia de regulación- en el Estado de origen de
los productos (y la transacción). Pero sí me parece de interés detenerme
brevemente en lo que la sentencia Donner aporta
acerca de la concreción y la localización territorial de los actos de
infracción en los supuestos de ventas transfronterizas de bienes tangibles, en
relación con la tutela del derecho de distribución. Aunque el asunto Donner tiene su origen en un proceso
penal, dicha concreción resultará normalmente determinante para establecer la
ley aplicable a la infracción en el marco del artículo 8.1 Reglamento Roma II.
Desde
esta perspectiva, cabe destacar cómo el Tribunal de Justicia admite que en el
caso de las ventas transfronterizas las operaciones a través de las cuales se
lleva a cabo la “distribución al público” en los términos en los que se
configura este derecho en los artículos 6 TDA y 4.1 Directiva 2001/29 (art. 19
LPI) pueden tener lugar en varios Estados, en particular habida cuenta de que
elementos como la oferta contractual, la celebración del contrato y la entrega
de las mercancías pueden localizarse respecto de una misma transacción en
países diferentes. De hecho, el Tribunal considera que en tales circunstancias
puede haber transacciones que vulneren “el derecho exclusivo de autorizar o
prohibir toda forma de distribución al público en varios Estados miembros”
(apartado 26 de la sentencia). Esta apreciación no implica un menoscabo del
criterio de territorialidad en este ámbito, en la medida en que la eventual
vulneración del derecho en cada uno de esos Estados debe hacerse conforme a su
correspondiente ley (pues esa es la ley del país para el que se reclama la
protección en los términos del artículo 8.1 Reglamento Roma II, que como es
bien sabido conduce a aplicar tantas leyes como territorios para los que se
reclame la protección).
Como
en el litigio en el marco del cual se plantea el asunto Donner la comercialización en el Estado de origen (Italia) no
infringía derechos a diferencia de lo que sucedía en el país de destino
(Alemania), la sentencia del Tribunal de Justicia reviste sobre todo interés en
relación con la determinación de cuándo cabe apreciar que las ventas
transfronterizas implican una “distribución al público” en un territorio
distinto al del país de origen, de modo que la licitud o no de la distribución
debe determinarse conforme a la ley de ese país de destino. Cabe entender que
el criterio general es que el país en el que se entrega la mercancía al
comprador es a estos efectos el país en el que típicamente tiene lugar la
“distribución al público”. En el caso de las ventas a distancia, la aplicación
de ese criterio no debería resultar especialmente problemática en aquellas
situaciones en las que la comercialización de los productos –por cualquier
medio, como una página web- va dirigida a ese mercado y el comerciante quien envía
los productos a los clientes situados en el país de destino. De la sentencia Donner básicamente resulta que la
localización del país de entrega de los productos al comprador como territorio
en el que se produce la “distribución al público” por parte de un comerciante
puede producirse a efectos de imputar responsabilidad a ese comerciante incluso si la entrega en ese Estado no se
realizó por el comerciante o por su cuenta, en la medida en que la operación de
entrega por un tercero le sea imputable al comerciante. Conforme a la sentencia
tal resultado debe producirse si es el comerciante quien seleccionó
específicamente el público del Estado de destino y no podía desconocer la actuación
del tercero. Precisamente para apreciar si el comerciante había seleccionado al
público del Estado de destino, el Tribunal de Justicia considera como indicios
muy relevantes, que el comerciante ofreciera los productos a través de un sitio
web en el idioma del Estado de destino (diferente al del país de origen) y
previera canales de distribución en ese país.
Para
concluir, cabe tan sólo apuntar que la idea de que las actividades de
infracción derivadas de ventas transfronterizas pueden considerarse llevadas a
cabo en más de un Estado puede resultar también de particular interés en la
aplicación de las normas de competencia judicial internacional y, en concreto,
del fuero del lugar del daño previsto en el artículo 5.3 RBI cuando se
ejerciten acciones de infracción frente a tales actos de comercialización por
parte de los titulares de derechos. Cabe entender que debe ser así no sólo para concretar el lugar o lugares de
infracción como lugares de manifestación del daño sino también eventualmente el
lugar de origen de la actividad infractora que puede localizarse en un Estado
cuyos derechos no se infringen (si bien en la práctica esto sólo resultará
normalmente de utilidad para el demandante cuando dicho lugar de origen no
coincida con el domicilio del demandado y opte por no presentar la demanda ante
los tribunales del domicilio del demandado –lo que puede presentar especial
interés en relación con la adopción de medidas de cesación-).
