viernes, 13 de junio de 2014

Ejercicio de acciones por infracción de derechos de marca comunitaria y competencia desleal en un Estado en el que el demandado no actuó y en el que no está domiciliado

Para titular esta reseña he optado por reproducir en gran medida el título de la que publiqué el pasado 22 de abril, referida a derechos de autor. De cara a valorar en qué medida la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, constituye una aportación, interesa referirse brevemente al litigio que la origina. En síntesis, una empresa establecida en Alemania pretendía demandar ante los tribunales alemanes por infracción de marca comunitaria y de la legislación de competencia desleal a otra establecida en Bélgica, que había vendido en Bélgica ciertos productos a un comerciante alemán, quien los había recogido en Bélgica y revendido posteriormente en Alemania. En este contexto el Bundesgrichtshof  plantea un par de preguntas al Tribunal de Justicia relativas a la interpretación del artículo 93.5 del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria –art. 97.5 Reglamento 207/2009– (RMC) y del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I (RBI) para conocer si los tribunales alemanes tienen competencia judicial internacional de las acciones ejercitadas frente a la empresa belga.


I. Reglamento sobre la marca comunitaria

            Con respecto a las reglas de competencia judicial internacional del RMC, el Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, cómo sus reglas especiales conducen a excluir la aplicación del artículo 5.3 RBI a las acciones por violación de una marca comunitaria, concluyendo que en el sistema del RMC el fuero especial establecido en su artículo 93.5 –art. 97.5 de la versión consolidada actual contenida en el Reglamento 207/2009- presenta un alcance diferente. En concreto, a diferencia del artículo 5.3 RBI, esta regla de competencia del RMC no atribuye competencia en los casos de disociación a los tribunales del lugar del hecho causal y a los del lugar de manifestación del daño, sino únicamente a los tribunales del lugar del hecho causal, lo que en el presente asunto llevaría a rechazar la competencia judicial internacional de los tribunales alemanes para conocer de la acción relativa a la infracción de la marca comunitaria, en la medida en que se considere que la empresa belga únicamente ha actuado en Bélgica, donde comercializaba los productos que el comprador revendía posteriormente en Alemania.
Dos elementos considera determinantes el Tribunal de Justicia para alcanzar este resultado. Por una parte, el tenor literal de la norma y de su criterio de conexión, que, a diferencia del artículo 5.3 RBI, atribuye competencia a los “los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, de modo que el Tribunal considera que no contempla el territorio del Estado miembro en el que la violación produce efectos (ap. 34 sentencia Coty Germany). Por otra parte, la circunstancia de que el RMC incluye una regla específica –art. 98(2) Reglamento 207/2009- sobre el alcance de esa competencia, según la cual: “El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal”.

II. Artículo 5.3 Reglamento Bruselas I

            Tratándose de acciones de publicidad comparativa ilícita o imitación desleal de un signo protegido por una marca comunitaria, al tratarse de acciones basadas en la legislación nacional sobre competencia desleal y no en la normativa sobre la marca comunitaria, las reglas de competencia judicial internacional aplicables son las del RBI (ap. 41 sentencia Coty Germany). Por lo tanto, resulta clave la proyección de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 5.3. Por una parte, con respecto a la localización del hecho generador del daño, tras la sentencia Melzer había quedado ya claro que cuando sólo se demanda a uno de los presuntos autores de un daño alegado ante un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó, no se puede considerar a los efectos del artículo 5.3 RBI que el hecho causante se produjo en la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional (ap. 50 sentencia Coty Germany). Por lo tanto, en relación con el litigio principal no cabe entender que el hecho generador de la supuesta responsabilidad por competencia desleal de la empresa belga se localice en Alemania para atribuir competencia a sus tribunales.
            Con respecto a la localización del lugar de manifestación del daño, cabe reseñar al igual que en relación con la sentencia de 3 de abril de 2014, Hi Hotel HCF, C-387/12, que tras la sentencia Pinckney no resulta controvertido que el lugar donde se ha producido el daño a los efectos del artículo 5.3 RBI se localiza en relación con los derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio) en el territorio del Estado miembro al que va referida la protección del derecho supuestamente infringido. El Tribunal de Justicia considera que dicha jurisprudencia resulta también determinante con respecto a las acciones por infracción de la ley de competencia desleal, lo que lleva al Tribunal a concluir que: “en circunstancias como las del litigio principal, puede interponerse ante los tribunales alemanes un litigio relativo a una infracción de dicha Ley, siempre que el hecho cometido en otro Estado miembro haya generado o pueda generar un daño en la circunscripción territorial del tribunal que conoce del asunto” (ap. 50 sentencia Coty Germany), destacando que incumbe al tribunal alemán apreciar en qué medida la venta del producto efectuada en territorio belga al comprador alemán (que posteriormente lo revendió en Alemania) pudo infringir lo dispuesto en la Ley alemana contra la competencia desleal, y, por ello, entrañar un daño en Alemania (ap. 58).
Como aspecto problemático de la solución finalmente adoptada por el Tribunal de Justicia el Abogado General puso de relieve en sus conclusiones que permitir que el lugar donde se ha materializado el daño causado por actos voluntarios cometidos por personas distintas al demandado, en una supuesta cadena de causalidades, sirva para fundar la competencia contra ese demandado puede plantear especiales riesgos cuando la extensión de esa cadena no está claramente acotada.
En línea con la jurisprudencia reciente relativa al artículo 5.3 RBI, se planteará en estas situaciones la necesidad de valorar si la apreciación que debe llevar a cabo el tribunal (por ejemplo, “en qué medida la venta del producto efectuada en territorio belga… pudo infringir lo dispuesto en la Ley alemana contra la competencia desleal,”) va referida a aspectos que puede determinar el tribunal al decidir sobre su competencia judicial internacional o, por el contrario, deben establecerse al decidir eventualmente sobre el fondo del asunto, aunque sea para concluir que no ha habido infracción de la legislación de competencia desleal del foro. A este respecto resulta de interés destacar que en un litigio como el controvertido en el asunto principal, que se plantee en la actualidad, la aplicación de la legislación alemana sólo procedería si fuera la ley aplicable al acto de competencia desleal conforme al artículo 6 del Reglamento Roma II.