martes, 15 de marzo de 2016

La utilización de marcas como adwords ante el Tribunal Supremo

            Habida cuenta del particular desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de los límites a la licitud del empleo de marcas ajenas como palabras clave determinantes de la aparición de publicidad en motores de búsqueda en Internet, no es de extrañar que la aportación de la sentencia del Tribunal Supremo 105/2016 de 26 de febrero de 2016 sea limitada. En todo caso, el contraste entre el caso enjuiciado en esta sentencia y otros que han dado lugar a pronunciamientos diferentes de Audiencias Provinciales relativos a la utilización de los mismos signos como palabras clave o adwords por otros demandados resulta ilustrativo de la aplicación en la práctica española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.


            En la solución adoptada en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 resulta de gran importancia que en ese caso concreto, si bien las marcas a las que iba referida la demanda habían sido seleccionadas como palabras clave determinantes de la aparición de su publicidad por el anunciante competidor del titular de esas marcas, no aparecía ninguna referencia a esas marcas en el contenido del anuncio que se mostraba a los usuarios del motor de búsqueda ni tampoco en la página del anunciante –incluido su nombre de dominio- a la que redirigía el anuncio. De este modo, el Tribunal Supremo en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con especial referencia a la STJ de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora (a la que me referí en su momento en este comentario), considera que la utilización hecha de las marcas objeto de la demanda es lícita, pues no menoscaba su función indicadora de origen, así como que la publicidad mostrada a partir del uso de esas marcas como palabras clave permite apreciar a un usuario medio de Internet que los productos anunciados no proceden del titular de esas marcas sino que varias empresas compiten entre sí en ese segmento del mercado.

            Precisamente, la sentencia pone de relieve cómo, a diferencia del supuesto enjuiciado ahora, en el caso de la sentencia de la Aud. Prov. de Madrid (secc. 28) de 30 de septiembre de 2013 la empresa demandada no sólo utilizaba las marcas de la competidora como palabras clave para la contratación de publicidad en el buscador sino que esos términos también aparecían en la página web a la que redirigía el anuncio; así como que en el asunto resuelto por la sentencia de la Aud. Prov. de Granada nº 67/2014, de 14 de marzo, la denominación en la que consistía la marca infringida no sólo se utilizaba como palabra clave sino que también aparecía en el texto del propio anuncio así como en el nombre de dominio de la página web a la que redirigía el anuncio.

Por otra parte, en la sentencia reseñada destaca también la referencia a que en el caso de marcas mixtas (incluyendo junto a la denominación la forma gráfica), como las de la demandante, su “distintividad” disminuye cuando únicamente se utilizan palabras como en el caso de las palabras clave; así como que en este contexto la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo sobre el criterio de la visión o impresión conjunta para la comparación de signos en los casos de riesgos de confusión no resulta determinante sino los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con esta concreta utilización de marcas.

Para concluir, cabe reseñar que un aspecto que no aborda la sentencia introducía una variable peculiar en este asunto, pues según parece desprenderse de la sentencia, la demandante era titular de otras marcas –distintas a la empleada como palabra clave por el competidor- que sí aparecían –sin su consentimiento- en la publicidad que se mostraba a los usuarios del buscador así como en el nombre de dominio de las páginas a las que redirigía la publicidad (lo que cabe entender que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia podía resultar un elemento relevante). El Tribunal Supremo no valora esta circunstancia al entender que la sentencia recurrida consideró acertadamente que las cuestiones relativas a la titularidad por parte de la demandante de esas otras marcas fueron introducidas como hechos y alegaciones nuevos en apelación.