Constituye
una práctica muy habitual la reproducción o redifusión de contenidos en
Internet sin consentimiento de quien los difundió inicialmente, en muchas
ocasiones mediante la puesta a disposición o el mantenimiento en línea de
contenidos que ya no figuran en el sitio web en el que en su momento fueron
difundidos. Se trata de una práctica ampliamente extendida que, incluso cuando
va referida a contenidos que habían sido puestos lícitamente a disposición del
público en general, puede plantear relevantes cuestiones de responsabilidad en
situaciones en las que la reproducción o redifusión de los contenidos se
produce sin consentimiento de quien los difundió inicialmente; tanto responsabilidad
de quien reproduce los contenidos como eventualmente de quien los difundió en
un principio cuando su ulterior utilización puede menoscabar derechos de
terceros. En este contexto, con respecto a la eventual infracción de derechos
de marca resulta de singular interés la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, relativa a la imputación de la
responsabilidad en supuestos de reproducción de anuncios con inclusión de la
marca de un tercero.
Objeto del
litigio principal es la demanda por infracción de marca interpuesta frente a la
sociedad anunciante (de la publicidad original) por el uso de la marca de la
demandante en anuncios disponibles en Internet al haber sido reproducidos o
mantenidos en línea por terceros los anuncios originales sin consentimiento del
anunciante, quien en la publicidad original había hecho un uso lícito de la
marca de la demandante al estar amparado dicho uso en el momento en el que la
publicidad fue difundida por el anunciante en un contrato de prestación de
servicios de postventa entre el anunciante y el titular de la marca. Por lo
tanto, la demanda iba referida al uso de la marca en los anuncios publicados o
mantenidos en línea por terceros una vez que el contrato entre el titular de la
marca y el anunciante de la publicidad original había expirado, y pese a que el
anunciante había actuado del modo razonablemente exigible para tratar de
suprimir dichos anuncios.
La sentencia
constata cómo la reproducción del contenido de anuncios aparecidos en otros
sitios de Internet es una práctica comercial muy difundida entre ciertos
prestadores de servicios de la sociedad de la información, que la llevan a cabo
sin el conocimiento del anunciante, con el propósito de crear su propia base de
datos en su sitio de Internet y de ese modo hacerlo más atractivo para sus
potenciales usuarios (aps. 17 y 35 de la sentencia Daimler).
Desde la
perspectiva del derecho de marcas, la cuestión clave es si los derechos conferidos
al titular de la marca (en nuestro ordenamiento recogidos básicamente en el
artículo 34 de la Ley de marcas, que incorpora la normativa de armonización de
la UE, a la que va referida la cuestión prejudicial y que contiene un estándar sustancialmente
coincidente con el del Reglamento sobre la marca de la UE) incluyen la
posibilidad de prohibir al anunciante original que la marca sea utilizada en
los anuncios posteriormente reproducidos o mantenidos en línea por terceros sin
consentimiento del anunciante y pese a que éste hubiera actuado del modo
razonablemente exigible para suprimirlos, sin lograrlo.
En síntesis,
el Tribunal responde de manera negativa, al considerar que no cabe imputar al
anunciante en esas circunstancias la utilización de la marca llevada a cabo en
la ulterior difusión de la publicidad por terceros sin su consentimiento, de
modo que la mención del signo en esos contenidos no puede considerarse un uso
de la marca por el anunciante, y el titular de la marca no está facultado para
prohibir al anunciante la publicación por los terceros del anuncio en el que se
menciona su marca. Cuando el acto de utilización del signo lo lleva a cabo un
operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la
voluntad expresa de éste, el Tribunal establece que no cabe hablar de uso de la
marca por el anunciante en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95,
pues el uso por parte del infractor de la marca implica un comportamiento
activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso, ya
que sólo quien se encuentra en esa posición tiene la capacidad de poner fin eventualmente
a ese uso y de atenerse a la prohibición que puede exigir el titular de la
marca.
Con respecto
al mantenimiento de la publicidad en el sitio de Internet en el que el
anunciante había contratado la inclusión del anuncio inicialmente, el Tribunal
destaca que el anunciante reclamó la modificación del anuncio para que se
eliminara la mención de la marca, “pero
que, pese a tal solicitud, el anuncio con esa mención continuó apareciendo durante
cierto tiempo en dicho sitio de Internet” (ap. 33). A este respecto, el
Tribunal concluye que: “aunque la
publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio
publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha
encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del
sitio, como prestador del servicio…, no cabe, por el contrario, imputar a ese
anunciante actos u omisiones del prestador que, deliberadamente o por
negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante
dirigidas, precisamente, a evitar ese uso de la marca” (ap. 34)
Tampoco
considera el Tribunal imputable al anunciante la utilización de la marca
resultante de la reproducción sin su conocimiento ni consentimiento de los
anuncios en otros sitios de Internet, ya que: “no cabe imputar a un anunciante actos autónomos de otros agentes
económicos, como los realizados por esos operadores de sitios de Internet de
referenciación, con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa
ni indirecta y que no actúan por encargo ni por cuenta de dicho anunciante,
sino por su propia iniciativa y en su propio nombre” (ap. 36).
Ahora bien, el
apartado 43 de la sentencia apunta las posibilidades de actuación de que puede
disponer el titular de la marca en estos casos. Con respecto a los terceros a
los que sí es imputable la ulterior publicación de los anuncios, el Tribunal se
limita a señalar que lo establecido en esta sentencia no afecta a la
posibilidad de que el titular de la marca pueda dirigirse contra ellos.
En lo que
respecta al anunciante, el Tribunal apunta la posibilidad de que el titular de
la marca le reclame la restitución de la ventaja económica que pueda obtener
como resultado de la reproducción por terceros de la publicidad, para lo que
habrá de estarse a los mecanismos disponibles en la legislación nacional
aplicable. A este respecto, puede resultar de especial interés la configuración
de las normas sobre enriquecimiento sin causa del ordenamiento que resulte aplicable,
teniendo en cuenta que es un ámbito en el que las diferencias entre los Estados
miembros de la UE son significativas. Aunque se trata de una cuestión que no se
plantea en la sentencia reseñada, cabe apuntar que en las situaciones
internacionales resultará necesario valorar en este tipo de casos cómo debe
interpretarse el artículo 10 (enriquecimiento injusto) del Reglamento Roma II y
cuál es el ámbito de aplicación de su singular artículo 13 en conexión con los
artículos 10 y 8 (infracción de los derechos de propiedad intelectual).
