viernes, 27 de enero de 2017

Indemnizaciones "punitivas" por infracciones de propiedad intelectual en la UE

        Pese al esfuerzo armonizador llevado a cabo en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en su artículo 13, existen entre los Estados miembros de la Unión significativas diferencias en lo relativo al régimen de determinación de los daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de propiedad industrial). La sentencia del Tribunal de Justicia de anteayer en el asunto C‑367/15,  en el procedimiento entre Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» y Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ECLI:EU:C:2017:36, resulta de interés tanto con respecto a los límites a ciertas modalidades de fijación de la indemnización como en lo relativo a la eventual caracterización de determinadas indemnizaciones como “punitivas”. En concreto, el Tribunal de Justicia aborda fundamentalmente la compatibilidad con el Derecho de la Unión –y en concreto con el art. 13 de la Directiva 2004/48 de la legislación polaca que establece la posibilidad de reclamar como indemnización por la infracción de derechos de propiedad intelectual “una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada”. El Tribunal Supremo polaco planteaba que esa norma podía implicar la obligación de pagar indemnizaciones “punitivas”, de modo que albergaba dudas acerca de su compatibilidad con la Directiva 2004/48, de cuyo considerando 26 resulta que el objetivo de su normativa sobre daños y perjuicios “no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas”.


            El Tribunal de Justicia reitera el carácter de armonización de mínimos que tiene la Directiva 2004/48, con base en lo dispuesto en su artículo 2.1, de modo que la Directiva no excluye –como tampoco lo hacen los textos internacionales relevantes, en particular el Acuerdo ADPIC- que los Estados miembros puedan adoptar normas que establezcan un mayor nivel de protección de los derechos, por ejemplo, en relación con el cálculo de las indemnizaciones derivadas de la infracción de la propiedad intelectual.

            En lo relativo a los indemnizaciones “punitivas”, el Tribunal opta expresamente por no pronunciarse acerca de si el establecimiento de indemnizaciones de ese tipo es o no contrario al artículo 13 de la Directiva 2004/48 (cdo. 29), tras afirmar que si bien esa norma no impone a los Estados miembros la obligación de preverlas “no puede interpretarse como una prohibición de adoptar(las)” (cdo. 28). Ahora bien, aunque desvinculado de esas afirmaciones resulta de gran importancia al respecto que el Tribunal establece en el considerando 31 que una indemnización que exceda de forma clara y considerable del perjuicio realmente sufrido puede constituir un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3.2, de la Directiva 2004/48. Cabe apuntar que en un sector distinto, pero en el que a nivel internacional las indemnizaciones punitivas son bien conocidas, como las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, el artículo 3.3 de la Directiva 2014/104/UE prevé que el pleno resarcimiento “no conllevará una sobrecompensación, bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo”.

            Más allá de su aportación con respecto a los límites a la admisibilidad de indemnizaciones “punitivas”, la nueva sentencia del Tribunal reviste interés para delimitar esa categoría, en especial al concluir que la medida objeto de análisis no prevé en realidad la imposición de indemnizaciones que tengan carácter punitivo. Destaca el Tribunal de Justicia que al considerar el daño realmente sufrido han de tenerse en cuenta, según las circunstancias, elementos como los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones, evocados en el considerando y la indemnización de un posible daño moral, de modo que en realidad el mero pago de la cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada no parece garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido.


            Más allá de la dimensión europea, en relación con ciertos ordenamientos, como el EEUU en el que daños en principio punitivos son más frecuentes –basta pensar en el interés suscitado por la sentencia Halo Electronics v. Pulse Electronics del Tribunal Supremo de EEUU del pasado 13 de junio sobre treble damages en materia de patentes-, el debate sobre estas cuestiones resulta también de gran interés en relación con el reconocimiento y ejecución de resoluciones y los eventuales límites derivados del orden público. En concreto las consideraciones del Tribunal de Justicia acerca de la eventual calificación o no de ciertos daños como punitivos, junto con la importancia de que al apreciar el daño realmente sufrido deban tenerse en cuenta elementos como los gastos de investigación e identificación de posibles infracciones, las costas procesales, los daños morales…, unida a que la caracterización como un abuso de derecho se limite a las situaciones en las que la indemnización exceda de forma clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, cabe entender que son relevantes al precisar el alcance del orden público en el ámbito del reconocimiento y ejecución de resoluciones, en línea, por cierto, con la práctica de nuestro Tribunal Supremo -véase Auto TS (Sala de lo Civil) de 13 de noviembre de 2001 (esp. Fdto. de Dcho. noveno) y con la formulación de normas como el artículo 11 del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro.