miércoles, 27 de septiembre de 2017

Infracciones transfronterizas de dibujos o modelos comunitarios: la sentencia en el asunto Nintendo

            Esta mañana ha hecho pública el Tribunal de Justicia su esperada sentencia en los asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo. El interés que había suscitado este procedimiento se ha visto correspondido por la relevancia de la sentencia, en lo relativo a la interpretación de ciertas normas de competencia judicial internacional, los criterios de determinación de la ley aplicable a la infracción de dibujos o modelos comunitarios, así como, en el plano material, los límites a la licitud de la reproducción de tales dibujos o modelos con fines de cita para la comercialización de productos accesorios por terceros. Con respecto a los dos primeros aspectos, a los que me limitaré en esta reseña, las aportaciones de la sentencia pueden resultar de utilidad también en relación con litigios relativos a la infracción de otros derechos, en particular las marcas de la Unión. En materia de competencia judicial, el interés de la sentencia radica fundamentalmente en su análisis del fuero general de la pluralidad de demandados y el alcance de la competencia que atribuye respecto de litigios por infracción de derechos unitarios, lo que condiciona el poder del tribunal nacional competente para adoptar medidas relativas al conjunto de la Unión. Con respecto a la ley aplicable, por primera vez el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la interpretación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II, cuya función es determinar la ley de qué Estado miembro complementa a la legislación de la Unión sobre derechos unitarios –en este caso, el Reglamento (CE) nº6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)- para las cuestiones no previstas en el instrumento correspondiente en caso de infracción de tales derechos.


I. Competencia judicial

            La sentencia Nintendo clarifica, en primer lugar, la aplicación del fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis) –artículo 6.1 en la versión previa contenida en el Reglamento 44/2001- a los litigios por infracción de derechos sobre dibujos o modelos de la UE. Para valorar la importancia práctica de esta regla de competencia para hacer posible la tutela ante los tribunales de un Estado miembro en relación con litigios relativos a la infracción de derechos en varios países, cabe hacer referencia al objeto del litigio principal. En los términos de la propia sentencia:

“24      BigBen France fabrica mandos a distancia y otros accesorios compatibles con la consola de videojuegos Wii y los vende directamente mediante su sitio de Internet a consumidores situados, en particular, en Francia, Bélgica y Luxemburgo y a su filial, BigBen Alemania. Ésta revende los productos fabricados por BigBen Francia, en especial mediante su sitio de Internet, a consumidores situados en Alemania y en Austria.

25      … BigBen Alemania no dispone de stock propio de productos, sino que transmite los pedidos que recibe de los consumidores a BigBen Francia. De este modo, la entrega de los productos supuestamente infractores se lleva a cabo a partir de Francia. BigBen Alemania y BigBen Francia utilizan también imágenes de productos correspondientes a dibujos y modelos protegidos cuyo titular es Nintendo, incluso con fines de publicidad, en el marco de la comercialización lícita de otros productos que comercializan.

26      Nintendo considera que la comercialización por BigBen Alemania y BigBen Francia de ciertos productos fabricados por esta última empresa infringe los derechos que le confieren los dibujos y modelos comunitarios registrados de los que es titular. También estima que no se puede reconocer a estas dos sociedades el derecho a utilizar en su actividad comercial las imágenes de productos que corresponden a estos dibujos y modelos protegidos. En consecuencia, interpuso demandas ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) contra BigBen Alemania y BigBen Francia al objeto de que se declarara que estas empresas habían infringido los derechos que le confieren estos dibujos y modelos.”

            La competencia de los tribunales alemanes para conocer de la demanda frente a la sociedad domiciliada en Alemania deriva de lo dispuesto en el artículo 82.1 RDC que establece el domicilio del demandado como criterio general de competencia. Ello resulta determinante también de que, como establece el artículo 83.1 RDC, el alcance de la competencia de ese tribunal no tenga limitación territorial, al igual que sucede con el fuero general del domicilio del demandado del artículo 4 RBIbis, respecto al que el artículo 82.1 RDC es lex specialis, sin perjuicio de que las medidas que pueda adoptar vendrán limitadas por el ámbito territorial del derecho supuestamente infringido, que en este caso va referido al conjunto de la Unión, al tratarse de derechos unitarios conforme al RDC. Por el contrario, entre las reglas especiales de competencia del RDC la posibilidad de que el tribunal alemán tenga competencia para conocer de la demanda frente a la sociedad domiciliada en Francia sólo podría resultar del artículo 82.5 RDC, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción. Ahora bien, conforme al artículo 83.2 RDC un tribunal que conoce con base en el artículo 82.5 RDC es competente solo respecto de las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en que se encuentre dicho tribunal, de modo que si ese es el fundamento de su competencia no podría el tribunal alemán conocer, por ejemplo, con respecto a las eventuales violaciones cometidas en Francia por el demandado domiciliado en Francia.

            El Tribunal de Justicia confirma que el fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBIbis es aplicable en los litigios relativos a la infracción de dibujos y modelos comunitarios, pues nada en las reglas de competencia del RDC –lex specialis con respecto al RBIbis- se opone a ello. Entre las disposiciones del RBIbis que enumera el artículo 79.3 RDC como no aplicables a los litigios en materia de infracción de dibujos y modelos comunitarios no aparece mencionado el artículo 6.1 RBI (art. 8.1 RBIbis) y conforme al artículo 79.1 RDC, salvo disposición contraria del RDC es aplicable el RBIbis a los procedimientos relativos a acciones derivadas de dibujos y modelos comunitarios. En consecuencia, a esos procedimientos es aplicable el fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBIbis, sin que el RDC incluya precisiones adicionales acerca de sus requisitos de aplicación (apdo. 44 de la sentencia Nintendo).

            Es bien conocido que la interpretación del fuero de la pluralidad de demandados respecto de litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial ha resultado particularmente controvertida, en especial el cuestionado criterio adoptado por el Tribunal de Justicia respecto de la apreciación de la inexistencia de una misma situación de Derecho –uno de los presupuestos de la conexión entre las varias demandas exigida para aplicar ese fuero- en su célebre sentencia 13 de julio de 2006, as. C-539/03, Roche Nederland. En la nueva sentencia el TJ confirma expresamente su jurisprudencia previa sobre ese punto en relación con los litigios relativos a patentes nacionales –incluso derivadas de una misma patente europea- (apdo. 46 de la sentencia Nintendo). El progreso que cabe apreciar en la sentencia Nintendo es que el Tribunal, en línea con lo ya apuntado por la doctrina, considera que sí cabe apreciar que existe una misma situación de Derecho cuando las varias demandas tienen por objeto la infracción en varios Estados miembros de un mismo derecho unitario, como es el caso de un dibujo o modelo comunitario –o de una marca de la Unión-, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de demandas de violación de una patente europea concedida para varios Estados.

El carácter unitario del derecho conferido por un dibujo o modelo comunitario facilita, por tanto, el recurso al artículo 8.1 RBIbis en situaciones en las que varios demandados infringen tal derecho en varios Estados miembros, y la posibilidad de obtener la tutela frente a la infracción en varios Estados miembros ante los tribunales de un único Estado miembro. El Tribunal de Justicia pone de relieve que el que ciertas disposiciones de Derecho nacional puedan ser relevantes al formular las pretensiones –como consecuencia de las remisiones a la legislación nacional de los arts. 89.1.d) y 88.2 del RDC- y condicionen las medidas susceptibles de ser adoptadas no impide apreciar que el derecho de exclusiva supuestamente infringido produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión (apdos. 47 a 49 de la sentencia Nintendo). Por otra parte, en relación con el otro presupuesto para que concurra la conexión entre demandas que exige el art. 8.1 del RBIbis, el Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia previa -Roche Nederland- acerca de la posibilidad de apreciar la existencia de una misma situación de hecho cuando las codemandadas sean sociedades pertenecientes a un mismo grupo que en relación con las actividades supuestamente infractoras han actuado de manera similar con arreglo a un plan de acción conjunta.

           Junto a las precisiones sobre la posibilidad de recurrir al fuero de la pluralidad de demandados, el otro aspecto clave en esta materia que aborda la sentencia es el relativo al alcance de la competencia en este tipo de situaciones. En concreto, en el litigio principal lo que resultaba controvertido era no tanto la posibilidad de que los tribunales alemanes conocieran de la demanda frente al codemandado domiciliado en Francia con base en el artículo 6.1 RBIbis sino el alcance de su competencia frente a ese codemandado, en particular si podían adoptar mandamientos referidos a todo el territorio de la Unión. Se trata de un aspecto en el que el Tribunal se distancia del planteamiento del Abogado General Bot, quien había considerado que la cuestión planteada versa sobre si las resoluciones que pueda adoptar el órgano remitente “surten efectos en todo el territorio de la Unión”, de modo que su respuesta no aportaba elementos de interpretación relevantes, limitándose a decir que la eventual resolución que adopte el órgano remitente podría surtir efectos en los demás Estados miembros con arreglo al régimen de reconocimiento y ejecución del RBIbis. Pero en realidad lo que el órgano remitente deseaba que fuera aclarado era fundamentalmente el alcance de la competencia con base en el artículo 6.1 RBI (8.1 RBIbis) en relación con el artículo 79.1 Reglamento 6/2002 para adoptar medidas (la versión inglesa hace referencia a “measures” donde la española habla de “diligencias”) contra el codemandado no domiciliado en el foro “que tengan validez en toda la Unión (“are applicable throughout the EU”) que no se limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia” (puede verse aquí mi comentario crítico sobre este aspecto de la posición del Abogado General).

Frente a ese planteamiento del Abogado General, el Tribunal sí interpreta la primera cuestión prejudicial como referida al alcance de las medidas que el órgano remitente puede adoptar en virtud de la competencia basada en el artículo 6.1 RBI (art. 8.1 RBIbis), en particular si tal alcance es limitado (por ejemplo, al determinar los productos que deben destruirse o los daños relevantes para fijar la compensación) o se extiende al territorio de toda la Unión y más allá de las relaciones de suministro en que se funda la competencia. Como no podía ser de otra manera, punto de partida del análisis del Tribunal de Justicia sobre este punto es su sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C‑235/09, y la conocida afirmación de su apartado 33 en el sentido de que “el alcance territorial de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria… viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal… que dicta dicha prohibición como por el ámbito territorial del derecho exclusivo… que resulta menoscabado”. Al proyectar ese precedente sobre las infracciones de dibujos y modelos comunitarios, el Tribunal constata que el alcance del derecho objeto de infracción se extiende al conjunto del territorio de la Unión, pero lo que tiene mayor trascendencia es que afirma que la competencia basada en el artículo 8.1 RBIbis no es una competencia limitada territorialmente (apdos. 61 a 66 de la sentencia Nintendo). La regla del artículo 83.2 RDC sobre limitación del alcance territorial de la competencia, restringida a las violaciones cometidas en el foro, opera solo cuando la competencia se funda en el artículo 82.5 RDC (Estado miembro en el que se hubiere cometido la infracción), y del artículo 8.1 RBIbis no deriva ninguna limitación específica al alcance de esa competencia. En consecuencia, el TJUE concluye que con respecto a la eventual infracción de dibujos y modelos comunitarios el artículo 8.1 RBIbis atribuye competencia con respecto a todo el territorio de la Unión, de modo que el tribunal nacional puede adoptar medidas cuyo alcance vaya referido al conjunto de la Unión. Destaca el Tribunal cómo esta interpretación contribuye a garantizar el objetivo del RDC de proteger eficazmente los dibujos y modelos comunitarios en todo el territorio de la Unión (apdo. 66).

En síntesis, la interpretación del TJ refuerza la posibilidad de obtener ante un único tribunal la tutela para el conjunto del territorio de la Unión de los derechos unitarios, frente a la situación prevalente cuando la tutela va referida a un haz de derechos nacionales que puede hacer necesario en la práctica la tramitación de procedimiento separados ante los tribunales de diversos Estados miembros, debido al limitado alcance territorial de los derechos objeto del litigio y a que en este último caso no resulta posible beneficiarse en los mismos términos del fuero de competencia del artículo 8.1 RBIbis. Habida cuenta de las similitudes entre las normas de competencia internacional del RDC y las contenidas en el Reglamento sobre la marca de la UE, codificado ahora en el Reglamento (UE) 2017/1001, la sentencia Nintendo resultará también particularmente relevante con respecto a los litigios relativos a la infracción de marcas de la UE.

II. Derecho aplicable

            En materia de Derecho aplicable, la aportación fundamental de la sentencia Nintendo va referida a la interpretación del artículo 8.2 del Reglamento (CE) 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales o Reglamento Roma II. Su artículo 8 incorpora en el apartado segundo una regla específica para el caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual comunitarios (o de la Unión). Esa norma tiene la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa al respectivo instrumento comunitario en tanto que lex loci protectionis. Esos instrumentos comunitarios no proporcionan una regulación exhautiva de todas las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la lex loci protectionis, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico de la Unión determina la necesidad de suplementar esos instrumentos con otras reglas como lex loci protectionis de los derechos de exclusiva comunitarios. El carácter incompleto de estos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo 8 del Reglamento Roma II, debido a la ausencia de normas sobre sanciones en los reglamentos relevantes. A pesar de que la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ha armonizado las reglas sobre sanciones en caso de infracción, subsisten diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, de modo que resulta necesario concretar qué ordenamiento nacional complementa en caso de infracción a los instrumentos comunitarios. En concreto, los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en relación con las cuestiones no reguladas en el propio Reglamento, y en particular las sanciones, a la legislación determinada por las normas de Derecho internacional privado del foro. El Tribunal de Justicia pone de relieve que como esas normas han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión debe entender hecha a ese Reglamento (apdo. 93 de la sentencia Nintendo).

Con respecto a las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II establece “el país en el que se haya cometido la infracción” como punto de conexión  para determinar la ley aplicable a lo no previsto en el instrumento respectivo. La necesidad de interpretación se vincula con la complejidad de la realidad en la que cabe que la infracción se produzca en varios lugares y especialmente con la dificultad de localizar ciertas conductas supuestamente infractoras realizadas a través de Internet, como la venta a través de Internet a consumidores situados en varios Estados miembros de productos que infringen derechos. Tras afirmar que el concepto de “país en el que se haya cometido la infracción” del citado artículo 8.2 debe ser objeto de interpretación autónoma, que es una regla específica diferenciada del criterio general lex loci damni establecido en el artículo 4 del RRII, así como que el objetivo de previsibilidad es fundamental en su interpretación, el TJUE considera, en línea con el planteamiento del Abogado General, que en el artículo 8.2 “el país en el que se haya cometido la infracción”  se refiere al “país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador del daño” (apdo. 98). Entiende, además, el Tribunal que a tal fin no es necesario referirse a cada acto de infracción sino que debe apreciarse “de manera global el comportamiento” del demandado.


En la medida en que a efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II  no se remite a su artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en múltiples Estados miembros, cabe entender que en supuestos de disociación resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el marco del artículo 8.2. Ahora bien, se trata de un criterio no exento de dificultades, por ejemplo, en la medida en que el hecho generador puede no encontrarse en la Unión, de modo que en estas situaciones no ofrecería una respuesta. Además, la sentencia Nintendo proporciona criterios de interpretación con respecto a la localización de ese lugar con respecto a ciertas actividades de infracción típicas llevadas a cabo a través de Internet, como las que resultan de las ventas de ciertos productos infractores a través de un sitio de Internet destinado a clientes situados en varios Estados. En términos próximos a los ya utilizados con respecto a la determinación del lugar de origen del daño en el marco del fuero especial en materia extracontractual del artículo 7.2 RBI bis (5.3 RBI) –en particular en su sentencia Wintersteiger-, el Tribunal concluye que respecto de la comercialización de productos a través de un sitio de Internet tal lugar es aquel “en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de(l) operador en el sitio (web) de su propiedad” (apdo. 108).