Social Networking Sites: An Overview of Applicable Law Issues

I have just deposited in the institutional repository of the Universidad Complutense de Madrid my contribution to the XX AIDA Congress. The article “Social Networking Sites: An Overview of Applicable Law Issues” is forthcoming in the 2011 volume of Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo.

The abstract of the article reads as follows: “Social Networking Sites (SNS) as global providers of Internet services raise new challenges in the field of conflict of laws. The most prominent service providers have their headquarters in the US and their business models allow them to offer global services to users around the world under the same terms or conditions. SNS providers typically have recourse to standard terms intended to be applicable to all their users and include choice of forum and choice of law clauses in favour of US courts and US laws. Against this background, the present contribution analyzes applicable law issues raised by social networking sites from the perspective of the European Union (and its Member States). The article addresses the position of SNS providers in the light of the EU harmonization rules on e-commerce and the influence of the place of establishment in the scope of obligations imposed on them. Also the law applicable to the agreements concluded with users is discussed focusing on the implications of their possible characterization as consumer contracts and on the aspects related to the formation of the contract. Determining the law applicable to online activities involving SNS is also essential for the protection of rights and interests of third parties, in particular with regard to intellectual property and personality rights. Additionally, the effective enforcement of EU law to Internet activities in key areas such as data protection requires now determining the mandatory scope of international application of EU or national law with respect to the activities of SNS.”

The article is available here.

Facebook y otras redes sociales: aspectos jurídicos

Acaba de celebrarse el XX Congreso AIDA (Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo) sobre “Facebook et similia (profili specifici dei social network)”. Las sesiones, como de costumbre, se han desarrollado en el magnífico escenario del Aula Volta de la Universidad de Pavía, donde a finales del siglo XVIII impartía sus clases el físico Alessandro Volta. El completo programa del congreso ha hecho posible un análisis en profundidad desde la perspectiva de la Unión Europea del conjunto de cuestiones jurídicas asociadas a la expansión de las redes sociales. La reflexión ha resultado especialmente productiva, habida cuenta no sólo de la relevancia social y económica de tales redes y de la imperiosa necesidad del estudio de sus aspectos legales sino también porque el clarísimo predominio de empresas de EEUU como proveedores de estos servicios –y otros como motores de búsqueda- frente a la muy limitada presencia a escala global de las compañías europeas dota de una creciente importancia al análisis de en qué medida el Derecho (no sólo su contenido sino también la importancia atribuida al mismo por los operadores y usuarios así como su aplicación –o inaplicación- por las autoridades) ha podido contribuir y contribuye a esa situación.

De nuevo sobre “AdWords": la sentencia Interflora

En su Sentencia de antesdeayer en el asunto C‑323/09, Interflora –de  la que, como de costumbre, daba cuenta de inmediato Federico Garau en su blog- el Tribunal de Justicia vuelve a abordar, en relación con el funcionamiento del servicio publicitario “AdWords” de Google, los límites a la licitud de la utilización de marcas de terceros como palabras clave en la contratación de la publicidad en Internet. Es bien conocido que se trata de una cuestión previamente tratada por el Tribunal, en especial en sus sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08; de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C‑278/08; y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-588/08, de las que me he ocupada en entradas previas. La nueva Sentencia viene a confirmar en lo esencial los criterios sentados por el Tribunal en su jurisprudencia previa, pero también incluye precisiones adicionales de importancia para fijar los límites a la protección de las marcas en relación con ese tipo de prácticas e incluso con respecto al significado de las funciones de las marcas en general, si bien me centraré en el primero de esos aspectos.

Sitios de subastas, infracción de marcas y responsabilidad de los prestadores intermediarios de Internet: la Sentencia L’Oréal

Ayer pronunció el Tribunal de Justicia su esperada sentencia en el asunto C‑324/09, L’Oréal, en la que da respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales) en el marco de un litigio relativo a la supuesta infracción de derechos de marca y de propiedad intelectual de L’Oréal por parte de eBay en relación con la venta de artículos infractores en los sitios web europeos de eBay (uno de los varios litigios existentes ante tribunales de Estados de la UE por estas prácticas de E-Bay). Como señalé en la nota relativa a las Conclusiones del Abogado General en este asunto, cabía esperar que esta Sentencia abordara aspectos de gran importancia en relación con la protección de los derechos de propiedad industrial y el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de Internet, al hilo de las prácticas de los sitios que operan mercado electrónicos. Ciertamente, la Sentencia representa un avance de cara a una interpretación uniforme de importantes normas de la UE en este ámbito, respecto de las que no es extraño hallar interpretaciones divergentes en tribunales de Estados miembros, como sucede con la aplicación de la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14 Directiva 2000/31 respecto de los prestadores de servicios de alojamiento y las condiciones para que opere esa limitación, en particular en relación con la apreciación de que el prestador intermediario no tiene conocimiento de la ilicitud.

ICANN y la expansión de los dominios de nivel superior genéricos

El acuerdo de la Junta Directiva de la ICANN celebrada la semana pasada a favor de que prosiga el proceso de expansión de los nombres de dominio genéricos (gTLDs) ha devuelto a un lugar destacando de los medios de comunicación está cuestión a la que la ICANN ha dedicado una particular atención en los últimos años, en particular desde la aprobación en junio de 2008 del lanzamiento de ese proceso. En síntesis, el objetivo es  “liberalizar” la creación de dominios de nivel superior genéricos, de modo que los 22 actualmente existentes (tras la creación de “.xxx”) puedan verse incrementados en función de la demanda de organizaciones públicas y privadas por disponer de sus propios gTLDs. La ICANN lo presenta como una radical transformación que modificará decisivamente el futuro de Internet, pues hará posible que aparezcan nombres de dominio de primer nivel coincidentes con marcas o con otras denominaciones (como, por ejemplo, “.ucm”, “.universidad”, “.complutense”, “.banco”, “.salsa”, “.futbol”, “.zapatero”, “.schumacher” “.smith”, “.santander” o “.soria”) controlados por la entidad que haya obtenido ese dominio que podrá determinar quiénes y bajo qué condiciones pueden ser titulares de nombres de dominio de segundo nivel bajo el nuevo gTLD correspondiente. Sin negar que una revisión de los gTLDs existentes para aumentar el número de los disponibles introduciendo una mayor flexibilidad en el sistema parece resultar aconsejable (así se desprende de los dispares y un tanto arbitrarios intereses a los que obedecen algunos de los sufijos de la lista de veintidós ahora existentes así como del interés en hacer posible dominios de primer nivel internacionalizados -que incluyen caracteres utilizados en idiomas que no emplean el alfabeto latino básico-), creo que la decisión de que siga el proceso en los términos previstos genera significativos riesgos de muy diversa índole que no parecen siempre debidamente atendidos, a la luz del documento básico para conocer las características de ese proceso, como es la denominada “Guía del solicitante de gTLD”, de la que la ICANN ha realizado numerosas versiones, siendo la última la de 30 de mayo de 2011.

Congreso sobre la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

La tutela de ciertos intangibles plantea exigencias que demandan una revisión de la configuración de ciertos derechos de propiedad intelectual, el desarrollo progresivo de nuevas modalidades de derechos o de sistemas de tutela alternativos, como los basados en sistemas de certificación o sellos de confianza o en normas que garanticen una adecuado control a ciertas comunidades sobre la utilización con fines económicos de algunos de sus recursos. Ciertamente, desde hace años a escala internacional y especialmente en el marco de la OMPI se ha desarrollado una importante labor en relación con la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales (folclore). La interacción entre esta tendencia a un reforzamiento de la protección de estos bienes y la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial ha sido uno de los temas en los que se ha centrado el Congreso sobre esta Convención celebrado en la Università degli Studi eCampus (Novedrate-Como).

Pluralidad de demandados y tutela de la propiedad intelectual: ¿Terminará "Painer" con "Roche"?

Uno de los dos aspectos del Reglamento 44/2001, a la luz de su interpretación por el Tribunal de Justicia, que se han identificado como necesitados de especial revisión de cara a hacer posible una más eficaz tutela transfronteriza de la propiedad intelectual es el relativo a la concreción del fuero de la pluralidad de demandados de su artículo 6.1. Esa necesidad de revisión se fundamenta en las críticas a la restrictiva interpretación de la posibilidad de recurrir a este fuero en litigios relativos a la infracción de patentes de diversos Estados miembros –aunque derivadas de una misma patente europea- llevada a cabo por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2006 en el asunto Roche. Las conclusiones de 12 de abril de 2011 de la Abogado General Trstenjak en el asunto C-145/10, Painer, abordan las respuestas a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Handelsgericht Wien (Austria) en relación con la demanda interpuesta por una fotógrafa austriaca contra varios medios de comunicación de Austria y Alemania por la utilización hecha de ciertas fotografías de una persona secuestrada durante muchos años en circunstancias que alcanzaron especial notoriedad. Aunque otras de las cuestiones planteadas en este asunto van referidas a relevantes aspectos de los derechos de autor y derechos conexos, en especial la interpretación de ciertos límites previstos en el artículo 5 Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor en la sociedad de la información (como los relativos a citas y a usos con fines de seguridad pública), voy a detenerme ahora únicamente en el planteamiento de la Abogado General acerca de la interpretación del artículo 6.1 Reglamento 44/2001, pues no es frecuente encontrar conclusiones en las que un Abogado General proponga tan abiertamente al Tribunal que modifique su criterio anterior, sobre un aspecto además de gran trascendencia práctica para la tutela transfronteriza de la propiedad intelectual.

El alcance territorial de las medidas de cesación a la luz de la sentencia DHL

En relación con la prohibición de actividades llevadas a cabo a través de Internet reviste especial importancia práctica la concreción del alcance de las medidas judiciales de cesación. Como es bien conocido, el alcance potencialmente global de Internet y de las actividades desarrolladas a través de este medio no impide que las medidas de cesación de tales actividades deban en ocasiones tener un alcance espacialmente limitado, lo que básicamente vendrá condicionado por el alcance de la competencia judicial internacional del tribunal que las adopte y por el territorio en el cual los derechos del demandante resulten vulnerados. Se trata de una cuestión de gran trascendencia práctica en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual así como para otras categorías de ilícitos, por ejemplo, los derivados de la lesión de los derechos de la personalidad. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 2011, C-235/09, DHL Express, aborda esta concreta cuestión en relación con la infracción de las marcas de la UE.

New Trends in International Intellectual Property Protection

Entre el 8 y el 10 de abril se ha celebrado en Alicante el duodécimo Congreso de la European Intellectual Property Institutes Network, red que incluye a las principales instituciones europeas que ofrecen programas de postgrado especializados en materia de propiedad intelectual, y que junto al Magíster Lucentinus de la Universidad de Alicante engloba al Munich IP Law Center, el Queen Mary IP Research Institute y el CEIPI de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. En el Congreso, dedicado a las nuevas tendencias en la propiedad de la propiedad intelectual, se abordaron un conjunto de cuestiones de gran actualidad en este ámbito, agrupadas básicamente en tres bloques.

Principios CLIP: el Borrador

Tras tres versiones preliminares, acaba de publicarse el Borrador de los Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborado por el Grupo CLIP, organizado por los Institutos Max-Planck de Munich y Hamburgo. La versión final está prevista que sea presentada en Berlín a principios del próximo mes de noviembre. Aunque en aspectos concretos, el Borrador introduce novedades significativas con respecto a la versión previa.

El régimen jurídico de los sitios de subastas a la luz de las Conclusiones en el asunto L’Oréal

Por las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Justicia, la futura Sentencia en el asunto C‑324/09, L’Oréal, está llamada a representar un hito en la interpretación de ciertos aspectos especialmente controvertidos del Derecho de Internet, especialmente vinculados al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. El pasado jueves presentó el Abogado General Jääskinen sus Conclusiones en dicho asunto, que tiene su origen en un litigio relativo a la supuesta infracción de derechos de marca y de propiedad intelectual de L’Oréal por parte de eBay en relación con la venta de artículos infractores en los sitios web europeos de eBay. El asunto plantea múltiples aspectos de interés.

ACTA: ¿una oportunidad perdida?

Hace siete meses dediqué una entrada al Anti-Counterfeiting Trade Agreement, precisamente cuando se hizo público por primera vez de manera oficial un borrador del texto del Acuerdo, que se ha venido negociando desde 2007 entre un conjunto diverso de países -Australia, Canadá, Corea del Sur, EEUU, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, la Unión Europea y los Estados miembros de la UE-, con el propósito básico de reforzar el marco internacional de tutela de la propiedad intelectual, proporcionando medios más eficaces para combatir la proliferación de productos falsificados así como de servicios utilizados para la difusión de materiales que infringen derechos de propiedad intelectual. La falta de transparencia durante el proceso negociador y las filtraciones sobre algunas de las propuestas objeto de discusión contribuyeron a generar un intenso debate acerca de las eventuales implicaciones del Acuerdo y su impacto transformador de la protección internacional de la propiedad intelectual y de las legislaciones nacionales en la materia. El pasado día 15 se ha difundido por la Comisión la versión definitiva del Acuerdo.

Tercer Borrador de los Principios CLIP

Acaba de hacerse público el tercer borrador de los Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property) elaborados por el llamado Grupo Europeo Max-Planck CLIP. Este tercer Borrador recoge las modificaciones introducidas en el texto de los Principios en las últimas reuniones de trabajo del grupo, en las que se han tenido muy en cuenta las observaciones formuladas por los expertos participantes en la conferencia organizada en Munich en 2009 para debatir el segundo borrador. Además, el nuevo texto refleja cómo en los últimos meses ha sido objeto de especial atención por parte del grupo un tema de particular actualidad como es el relativo a la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

Intellectual Property in the Global Arena

Dentro de su serie Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, la editorial Mohr Siebeck acaba de publicar el libro Intellectual Property in the Global Arena (Jurisdiction, Applicable Law, and Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US), coordinado por los profesores Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono y Axel Metzger.
El libro se encuentra dividido en cuatro partes, con los siguientes contenidos:
Part 1 Foundations
Jürgen Basedow: Foundations of Private International Law in Intellectual Property – François Dessemontet: The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Discussion on Foundations
Part 2 Jurisdiction
Christian Heinze: A Framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction – Shigeki Chaen, Toshiyuki Kono and Dai Yokomizo: Jurisdiction in Intellectual Property Cases: The Transparency Proposal – Paulius Jurcys, Yuko Nishitani and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on International Jurisdiction
Part 3 Applicable Law
Axel Metzger: Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality – Ryu Kojima, Ryo Shimanami and Mari Nagata: Applicable Law to Exploitation of Intellectual Property Rights in the Transparency Proposal – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on Applicable Law
Part 4 Recognition and Enforcement

Pedro A. de Miguel Asensio: Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles – Toshiyuki Kono, Nozomi Tada and Miho Shin: Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Relating to IP Rights and Unfair Competition – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on Recognition and Enforcement

La mala fe en los registros abusivos de nombres de dominio

La Sentencia de 3 de junio de 2010, en el asunto C-569/08, Internetportal constituye la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia ha interpretado los requisitos que determinan que el registro de un nombre de dominio bajo “.eu” se considere especulativo y abusivo en el marco del artículo 21 Reglamento (CE) nº 874/2004, por el que se establecen normas relativas al dominio de primer nivel “.eu”. Tales requisitos se inspiran en los establecidos en la Política uniforme de solución de controversias sobre nombres de dominio de la ICANN –que se aplica a los nombre registrados bajo “.com”, “.net”, “.org” y otros dominios de primer nivel-, pero con ciertas modificaciones de alcance que en general favorecen la posición de quien tiene derechos sobre la denominación con la que coincide el nombre de dominio y puede facilitar la revocación del nombre de dominio registrado bajo “.eu” debido a su carácter especulativo o abusivo.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (versión de abril de 2010)

Ayer, 21 de abril, se hizo público oficialmente por primera vez el texto del Borrador del Anti-Counterfeiting Trade Agreement que desde hace varios años han venido negociando de manera reservada un grupo reducido y heterogéneo de países (Australia, Canadá, Corea del Sur, EEUU, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, la Unión Europea y los Estados miembros de la UE), con el objetivo de alumbrar un nuevo convenio internacional destinado a establecer un régimen que asegure una más eficaz observancia de la propiedad intelectual (en sentido amplio, es decir, incluyendo los derechos de propiedad industrial). El Borrador merece sin duda una detenida atención, ya que de alcanzarse un acuerdo es de prever que su potencial impacto futuro sobre el comercio internacional y sobre las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual será mucho mayor que el que resulta del número de Estados que participan en las negociaciones. Así, es previsible que en caso de que el acuerdo resultante de las negociaciones sea eventualmente ratificado por EEUU y la UE condicionará decisivamente en el futuro los aspectos sobre propiedad intelectual de los acuerdos de libre comercio que concluyan EEUU o la UE con terceros Estados. También las circunstancias de la negociación se prestan a un interesante análisis, por ejemplo, en la medida en que la iniciativa margina en la práctica el entramado institucional previo, en particular la OMPI y la OMC, optando por recurrir a un marco multilateral ad hoc que incluso prevé mecanismos institucionales propios como la creación de un Comité de Supervisón. No obstante, las características de este comentario y el carácter provisional del documento –repleto de corchetes en las partes del texto sobre las que se mantienen diversas posiciones- explican que me limite aquí a dar cuenta de algunos elementos esenciales que integran el Borrador con reflexiones puntuales sobre ciertos aspectos de su contenido.

“AdWords” de Google y marcas: la Sentencia

Ayer, 23 de marzo, el Tribunal de Justicia dictó su esperada sentencia acerca de la compatibilidad del sistema “AdWords” con el Derecho de marcas de la UE, cuestión a la que ya dediqué un comentario cuando se hicieron públicas las conclusiones del Abogado General. Para situar esta sentencia, es preciso recordar que a través de ese sistema Google comercializa publicidad en su buscador mediante palabras clave entre las que se incluyen marcas sin autorización de sus titulares. Al contratar la inclusión de publicidad en el buscador de Google, los anunciantes tienen la posibilidad de seleccionar entre las palabras clave incluidas en el servicio aquellas que mejor se adaptan a sus intereses. Las palabras seleccionadas por el anunciante son determinantes en la medida en que cuando la palabra introducida en el buscador por un usuario coincide con alguna de aquellas es cuando se muestra la publicidad contratada, típicamente como un enlace promocional al sitio web del anunciante que aparece en la misma pantalla que los resultados “naturales” del buscador. El origen de la Sentencia se encuentra en tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de Cassation francesa, que dieron lugar a los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08. En esos tres litigios en instancias previas a la Cour de Cassation los tribunales franceses habían condenado a Google por violación del derecho de marca. Teniendo en cuenta ese contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia resulta en principio bastante favorable para los intereses de Google, no tanto para los de los anunciantes ni tampoco para los de los titulares de marcas que se oponen al empleo de las mismas como palabras claves en relación con ese tipo de servicios. Más allá de una conclusión tan simplista, esta sentencia representa un hito determinante para la valoración de los riesgos legales que asumen los anunciantes y los medios de difusión de publicidad con respecto a ciertas prácticas de comunicación comercial específicas de Internet.

Kyushu University Annual Law Conference 2010

Bajo el título “New Spaces, New Actors and the Institutional Turn in Intellectual Property Law” se ha celebrado los días 13 y 14 de febrero la conferencia anual sobre Derecho de la Universidad de Kyushu en Japón, dedicada en esta ocasión a diversos aspectos de la evolución de la protección de la propiedad intelectual, desde una perspectiva internacional y comparada. De acuerdo con la tradición de esa Universidad, la organización del seminario tuvo lugar en el marco de sus programas internacionales de postgrado en Derecho, de modo que las presentaciones de los diversos ponentes internacionales y japoneses invitados fueron respondidas por representantes de los estudiantes, dando lugar a interesantes debates. Precisamente para facilitar esos debates, la página web de la conferencia recogió por adelantado los trabajos presentados y objeto de debate. A lo largo de estos dos días se debatieron en detalle algunas de las cuestiones más relevantes en la evolución del marco normativo de la propiedad intelectual. Todo ello en un ambiente especialmente multinacional pues entre los ponentes y asistentes se encontraban representadas más de treinta nacionalidades de Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía.

La propuesta de Reglamento sobre la patente de la Unión Europea

A pesar de décadas de frustraciones, el objetivo de establecer una patente comunitaria (ahora, tas el Tratado de Lisboa, una patente de la Unión Europea) no ha sido nunca abandonado, lo que se corresponde con la importancia de este desarrollo para el establecimiento de un auténtico mercado único. Las negociaciones de los últimos meses acerca de la propuesta revisada de Reglamento sobre la patente de la UE así como sobre la creación de un tribunal de patentes europeas y de la UE han vuelto a dotar de actualidad a este proyecto destinado a la creación de derechos de patente de carácter unitario con efectos en todo el territorio de la Unión Europea, al tiempo que han puesto de relieve los notables obstáculos que el proyecto debe superar antes de convertirse en realidad.

Recognition and Enforcement of Judgments in IP Litigation

A version of my contribution to the conference volume of the Tokyo Symposium “Intellectual Property and International Civil Litigation” organized by the Transparency of Japanese Law Project (Copyright Group, Industrial Property Right Group, and International Civil Procedure Group) is now available in the institutional repository of the Universidad Complutense de Madrid.

The title of the contribution is “Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles”


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Está ya disponible en el archivo institucional EPrints Complutense una versión previa de mi contribución al volumen resultante del Congreso “Intellectual Property and International Civil Litigation”, organizado en Tokio por el Transparency of Japanese Law Project.

El título del artículo es: “Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles”.