La adopción por la
División Local de Mannheim del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) el pasado
30 de septiembre en el marco del asunto UPC_CFI_0000936/2025 (InterDigital
VC Holdings, Inc et al v. Amazon.com, Inc. et al) de una peculiar antisuit injunction (en
concreto, una anti-interim-license injunction tendente a evitar el otorgamiento
de una licencia provisional) reviste singular interés en el contexto de los conflictos
de jurisdicción (en el sentido en el que el término se utiliza en el art. 81
TFUE) surgidos en los últimos años en el marco de la litigación relativa a
patentes esenciales. También se presta a la reflexión al hilo de las clarificaciones
llevadas a cabo por el TJUE en su sentencia BSH Hausgeräte respecto de
las normas de la UE sobre competencia judicial internacional en litigios en
materia de patentes (comentada aquí y aquí y aquí). Precisamente, desde la perspectiva de la litigación internacional, la
práctica de los tribunales ingleses en relación con su competencia para establecer
con alcance mundial las condiciones FRAND (fair, reasonable and
non-discriminatory) o RAND de licencias sobre patentes esenciales y el canon
correspondiente resulta particularmente controvertida. No es de extrañar, por
lo tanto, que la anti-interim-license injunction ahora reseñada se haya adoptado
frente a un procedimiento en curso ante los tribunales del Reino Unido. En
concreto, la medida cautelar del TUP busca preservar la posibilidad de que el
titular de las patentes europeas relativas al territorio unitario – InterDigital,
demandante ante el TUP- pueda hacerlas valer ejercitando las correspondientes
acciones de infracción frente al supuesto infractor (eventual licenciatario y
demandante ante los tribunales del RU -Amazon-), sin verse privado de tal posibilidad
como consecuencia del otorgamiento de una licencia que cubra el territorio de
protección de la patente unitaria en el marco del procedimiento seguido ante
los tribunales ingleses. La medida adoptada por el TUP suscita ciertas reflexiones
acerca de la interacción con los procedimientos en este ámbito tramitados en el
RU, que también resultan relevantes desde la perspectiva de España al encontrarse
al margen del sistema del TUP (III, infra). Previamente, se hará
referencia al contexto de estas controversias (I, infra) y a ciertos
elementos de la práctica de los tribunales del RU que condicionan esta reacción
del TUP (II, infra).
I. Consideraciones previas
Cabe recordar
que, básicamente, las patentes esenciales para una norma son las referidas a invenciones cuyo empleo resulta necesario
para la implementación de un estándar tecnológico o especificación técnica. En
consecuencia, se conocen como standard essential patents o SEPs. No es
posible utilizar una aplicación o método que se ajuste a la especificación
técnica sin infringir la patente, salvo licencia de su titular. El carácter
esencial de estas patentes, y la consiguiente necesidad de utilización de la
invención por todo aquel que pretenda hacer uso del estándar o norma técnica de
que se trate, se vincula al sometimiento de tales patentes a un régimen
equitativo y no discriminatorio de licencias, conocidas como FRAND. Por ello,
en el marco del mecanismo de normalización, típicamente el titular de una
patente esencial para una norma o estándar fijado por un organismo de
estandarización o normalización, se compromete irrevocablemente frente al
organismo en cuestión a conceder a terceros una licencia FRAND (o en ocasiones
solo RAND) para el uso de la tecnología patentada.
Ahora bien, la concesión de tales licencias va
unida a la aparición de litigios complejos. Las controversias en este sector
afectan especialmente a cuestiones como el carácter esencial o no de una
patente, su validez, la delimitación de las actividades de infracción y del
modo de proceder en relación con la conclusión de la licencia por parte del
titular de la patente y del eventual infractor, la determinación de si los
términos de la licencia –incluido el canon fijado– cumplen los requisitos para
ser considerada FRAND o RAND, el eventual abuso de una posición de dominio por
parte del titular de la patente, el ejercicio de acciones de cesación por el
titular, así como la configuración y el alcance territorial de las licencias otorgadas
y de las resoluciones judiciales en los litigios en este ámbito
La medida provisional adoptada el 30 de
septiembre por la División Local de Mannheim del TUP ha ido unida a otra de contenido similar adoptada por el Landgericht de
Múnich (Az: 21 O 12112/25) con referencia específica a la tutela de la patente
alemana. Aunque limitada al territorio alemán, las medidas antiproceso que
contempla son similares a las de la medida cautelar adoptada en el marco del
TUP, si bien su fundamentación mucho más escueta, por lo que me ceñiré en esta
reseña a la resolución del TUP. Tampoco haré referencia en esta entrada a la
reacción de los tribunales británicos mediante la adopción con posterioridad a
petición de Amazon de una anti‑anti‑suit injunction contra InterDigital tendente a preservar la
competencia de los tribunales ingleses para determinar el alcance y los términos
de la licencia RAND.
En síntesis, ante la existencia del procedimiento
iniciado en el RU para la obtención de una licencia RAND, la medida provisional
adoptada por el TUP el pasado 30 de septiembre prohíbe a las demandadas (entidades
del grupo Amazon, que son las demandantes en el procedimiento en el RU) iniciar
y continuar procedimientos para la emisión de una antisuit injunction o de
cualquier otra medida tendente a impedir que las entidades del grupo InterDigital (titulares de las patentes
relevantes, demandadas en el RU y demandantes ante el TUP) continúen
procedimientos por infracción de patente ante el TUP en virtud de sus patentes
europeas que son competencia del TUP. En particular, se prohíbe a las
demandadas (Amazon) solicitar ante los tribunales británicos una orden
preliminar que exija a las entidades demandantes ante el TUP (Interdigital) conceder
a las demandadas (Amazon) una licencia provisional sobre las patentes en
cuestión, y también les prohíbe solicitar una orden preliminar que declare que
las entidades del grupo Interdigital incumplirían las obligaciones RAND si no concedieran
a las demandadas ante el TUP (Amazon) una licencia provisional sobre las
patentes relevantes en los términos establecidos por el tribunal británico.
II. Práctica de los tribunales ingleses
Una parte muy
relevante de la resolución del TUP está dedicada a exponer los aspectos de la
práctica de los tribunales británicos en relación con la litigación relativa a
patentes esenciales que considera relevantes. Se destaca cómo los tribunales
del RU asumen jurisdicción para determinar una tasa FRAND global tan pronto
como al menos una SEP del Reino Unido se considere legalmente válida e
infringida. Se considera justificado utilizar órdenes judiciales específicas para
persuadir a las partes de que litiguen su controversia sobre patentes relativa
a una licencia FRAND con alcance global exclusivamente ante los tribunales del
Reino Unido, con el objetivo de excluir que el titular de las patentes pueda
ejercitar acciones de infracción en otras países, en la medida en que éstos
quedan también cubiertos por la licencia global resultante del procedimiento
ante los tribunales británicos.
La competencia judicial internacional de los
tribunales británicos para determinar una licencia FRAND de una cartera de SEP
que incluye patentes extranjeras se ha vinculado tradicionalmente con en el
compromiso contractual del propietario de dichas patentes de conceder dicha
licencia. Si bien esta intervención se justificó inicialmente por el hecho de
que ambas partes habían aceptado alcanzar un compromiso ante el tribunal en el
marco del procedimiento, el TUP destaca que con posterioridad los tribunales
británicos han considerado prescindible el consentimiento de ambas partes. Esto
significa que, incluso en contra de su voluntad declarada, el titular de una
cartera de patentes puede resultar efectivamente obligado por la declaración de
que la controversia sobre la licencia FRAND con alcance pretendidamente global
sea resuelta únicamente por los tribunales del Reino Unido de conformidad con
las sus propias normas.
También expone críticamente el TUP que la
justificación que se pretenda dar es que los tribunales del Reino Unido
ahorrarían así a otros tribunales de todo el mundo una gran cantidad de trabajo
innecesario, como argumento para pretender que dotando de alcance global a sus
procedimientos no están violando el principio de cortesía internacional. El TUP
considera que semejante argumento no es sostenible y destaca que una licencia
provisional de alcance global como la que cabe esperar que, a la luz de los
precedentes en esta misma materia, adopten los tribunales británicos constituiría
una prohibición de facto de litigar ante el TUP en defensa de las patentes
relativas a su territorio, lo que resulta inaceptable. El titular de la patente que no conceda una licencia provisional en los términos
fijados por el tribunal británico quedaría expuesto a consecuencias negativas
solo por ese motivo, especialmente si opta por interponer acciones por
infracción de patente ante el TUP (en relación con el territorio de los Estados
participantes) porque cree que no está obligado a celebrar una licencia
provisional. Estas consecuencias negativas pueden disuadirle de ejercitar
acciones ante el TUP.
III. La anti-interim-license injunction del TUP y su fundamentación
Sin cuestionar que
la medida adoptada pueda resultar adecuada y estar justificada, sí que parece
cuestionable que la resolución de 30 de septiembre de la División Local de
Mannheim del TUP atribuya una importancia tan destacada (véanse los apartados
47 a 49 de la resolución) a que la práctica de los tribunales del RU menoscabaría
las posibilidades por parte del TUP de aplicar las legislaciones de patentes de
los Estados participantes y el Derecho de la UE, con especial referencia al
Derecho de defensa de la competencia.
Cabe entender que la
argumentación que desarrolla en los apartados 47 a 49 incluye elementos
relevantes, a tener en cuenta, pero que no son los determinantes a estos
efectos. De hecho, conforme al Derecho de la UE, el propio TUP (como tribunal
común a los Estados participantes), y los tribunales de los distintos Estados
miembros de la UE, incluidos los tribunales españoles pueden tener que aplicar
la legislación de patentes de un tercer Estado o su derecho de defensa de la
competencia en el marco de litigios en materia civil o mercantil. Resulta obvio
a la luz de la lectura de los artículos 6.3 y 8.1 del Reglamento Roma II, lo
que, por cierto, en relación con el artículo 8.1 resulta de renovada
importancia tras la sentencia BSH Haugeräte. Por lo tanto, tampoco puede
pretender el TUP (o los tribunales españoles) que resulta inadmisible que un
tribunal de un tercer Estado conozca de litigios en materia civil y mercantil en
los que eventualmente deba aplicar el Derecho de patentes o el Derecho de defensa
de la competencia de la UE o de sus Estados miembros.
Sí puede ser
determinante para fundamentar la orden del TUP la circunstancia de que, de adoptarse por parte de los tribunales
británicos las medidas que esta anti-interim-license injunction prohíbe al
demandado solicitar, en la práctica tal actuación de los tribunales británicos podría suponer un menoscabo inaceptable del
derecho a la tutela judicial efectiva del demandante ante el TUP (art. 47 de la
Carta, art. 6.1 CEDH), a lo que se alude en los apdos. 12 y 13 de la resolución
reseñada.
Al valorar esa fundamentación, resulta clave que desde la perspectiva de la UE, la competencia
judicial internacional de los tribunales del RU en relación con licencias FRAND
o RAND de alcance global (excluyendo eventualmente el conocimiento por parte
del TUP o de los tribunales españoles) sólo resulta aceptable respecto de
litigios que presentan una conexión suficiente con el RU como para, desde la
perspectiva española, fundamentar una medida (o una licencia) de alcance global.
El problema no es que los tribunales del RU puedan pronunciarse con respecto a
los términos de la licencia también en el territorio de la UE, sino que lo hagan en
situaciones en las que, desde la perspectiva de la UE, no cabe apreciar que la
competencia de los tribunales del RU se funde en un criterio de competencia judicial internacional suficiente.
Tal conexión suficiente puede existir, en particular,
cuando todas las partes se hubieran sometido a los tribunales del RU (aplicando
analógicamente como estándar de competencia indirecta el artículo 25 RBIbis) o cuando
el domicilio del demandado se encuentre en el RU (llevando a cabo el mismo
proceso en relación con el art. 4 RBIbis). Por el contrario, la conexión no
será suficiente para adoptar medidas de alcance potencialmente global, por ejemplo, por el
hecho de que sólo una de las partes implicadas se someta a los tribunales del
RU o por la circunstancia de que únicamente algunas de las patentes implicadas sean del RU.
En principio, de concurrir una conexión suficiente
con el RU nada especial parece que habría que objetar a que sus tribunales pudieran conocer del
asunto y adoptar medidas de alcance potencialmente global, sin perjuicio de que
cómo lo decidieran pudiera condicionar que su resolución encontrara obstáculos
para su reconocimiento en los Estados miembros de la UE (por ejemplo, si lo
hace menoscabando la aplicación del Derecho de defensa de la competencia de la
UE en la medida en que el mercado de la UE se vea afectado).
En relación con la peculiar
posición del TUP, cuestión aparte y que no interfiere con el asunto reseñado, es la relativa a las implicaciones para el TUP de la restricción inherentes
al artículo 1.1 del Acuerdo por el que se establece el TUP, al estar concebido solo “para la resolución de los litigios
relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario”,
pero operar en un contexto como el del RBIbis, que permite a los tribunales de
la UE conocer de las infracciones de patentes de cualquier tercer país, como
resulta de los artículos 4, 7.1 -en relación con el lugar de origen del daño- y
24 RBIbis y de la STJUE en el asunto BSH Hausgeräte).