El auto del Tribunal de Primera Instancia (División
Local de París) del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) del pasado 21 de marzo
constituye el primer supuesto de aplicación del criterio de la STJUE BSH
Hausgeräte, del 25 de febrero pasado, que constata la paradójica situación
a la que conduce la redacción del artículo 24.4 Reglamento 1215/2012 o
Reglamento Bruselas I bis (RBIbis), combinada con el criterio adoptado por el
TJUE en esa sentencia (al respecto, aquí
y aquí). Más allá del
contenido de ese auto, en el marco de un litigio relativo a la infracción,
además de una patente europea con efecto unitario, de las expedidas en España,
Suiza y el Reino Unido, cabe ilustrar el estado de la cuestión tomando como
ejemplo el siguiente supuesto hipotético.
I. Supuesto de hecho hipotético
Una empresa es demandada
por supuestamente infringir en diversos países patentes de las que es titular la
demandante. Tales infracciones, según la demandante, son consecuencia de la
actividad de la demandada consistente en ofrecer y suministrar en línea a través
de Internet ciertos archivos de vídeo para streaming y reproductores multimedia
para la transmisión de vídeos (por ejemplo, como el tipo de actividad
supuestamente infractora objeto de este otro auto del TUP del 3 de septiembre de 2024, si bien
el criterio atributivo de competencia en ese caso es el lugar de manifestación del
daño también previsto en el art. 7.2 RBIbis).
Supongamos que las patentes relativas a la
invención relevante supuestamente infringidas son la española, la patente
europea con efecto unitario, la suiza, la del RU (estas cuatro tienen su origen
en la misma patente europea) y la de Canadá. En estos cinco territorios la
actividad supuestamente infractora resulta accesible a través de Internet y los
usuarios situados en cada uno de ellos pueden obtener los productos o utilizar
los servicios en cuestión.
II. Empresa supuestamente infractora domiciliada en España: competencia
judicial internacional de los tribunales españoles
Respecto
de la patente española, obviamente el tribunal español puede conocer sin
restricciones (arts. 4 y 24.4 RBbis).
En lo relativo a la patente europea con
efecto unitario, el tribunal español debe estar a lo dispuesto en el artículo
24.4 RBIbis, cuyo contenido coincide con el del artículo 22.2 Convenio de Lugano
de 2007, que será el que deba aplicar respecto de la patente suiza. El
resultado es que el tribunal español carece por completo de competencia para
pronunciarse acerca de la validez de esas patentes que el demandado impugna por
vía de excepción, pues la competencia exclusiva al respecto corresponde al TUP
(en lo relativo a la patente con efecto unitario) y Suiza (para la patente suiza).
Sí podrá conocer de las acciones de infracción relativas a todas ellas, pero la
suspensión del procedimiento de infracción estará justificada, en particular,
cuando se aprecie “que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que
esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro”
(apdo. 51 de la STJUE BSH Hausgeräte).
Con respecto a las patentes de Reino Unido y
Canadá, la invocación como excepción de su nulidad por la parte demandada, no
impedirá que el tribunal español en el marco del procedimiento de infracción
pueda pronunciarse sobre la validez de esas patentes, siempre que lo haga -como
es propio de las situaciones en las que la nulidad de suscita por vía de
excepción- únicamente con eficacia inter partes, sin adoptar una
resolución que conlleve la anulación total o parcial de la patente del tercer
Estado (apdos. 74 y 75 de la STJUE BSH Hausgeräte).
III. Empresa supuestamente infractora domiciliada
en un Estado miembro de la UE participante en el Acuerdo TUP: competencia judicial
internacional del TUP
Con base en los artículos 4 y 71 ter RBIbis, el
TUP es competente para conocer de la infracción de la patente europea con
efecto unitario, así como de la patente española, suiza, del RU.
Por el contrario, no lo es para conocer de la
patente canadiense relativa a la misma invención. En la medida en que el TUP,
conforme a su artículo 1.1, “se crea… para la resolución de los litigios
relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario”,
la competencia para conocer de la infracción de la patente canadiense correspondería
a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado (art. 4 RBIbis).
Aunque este no sea un supuesto habitual en la práctica, se trata de una fragmentación
paradójica, en la medida en que la existencia del TUP dificulta que en un mismo
procedimiento con base en el fuero general del domicilio del demandado pueda
pretenderse la tutela de la infracción de patentes europeas y de otras
patentes, lo que no ocurre cuando el domicilio del demandado se encuentra en
España o en otro Estado miembro de la UE no participante en el TUP o en los
Estados contratantes del Convenio de Lugano.
En caso de que la demandada invoque como
excepción ante el TUP la nulidad de la patente europea con efecto unitario, así
como de la patente española, suiza y del RU, la situación será la siguiente.
Respecto de la patente europea con efecto
unitario, el TUP puede conocer sin restricciones (arts. 4, 24.4 y 71 ter RBbis).
En lo relativo a la patente española, el TUP
debe estar a lo dispuesto en el artículo 24.4 RBIbis, cuyo contenido coincide
con el del artículo 22.2 Convenio de Lugano de 2007, que será el que deba
aplicar respecto de la patente suiza. El resultado es que el TUP carece por
completo de competencia para pronunciarse acerca de la validez de esas patentes
que el demandado impugna por vía de excepción, pues la competencia exclusiva al
respecto corresponde a los tribunales españoles (en lo relativo a la patente española)
y suizos (patente expedida en Suiza). Sí podrá conocer de las acciones de
infracción relativas a todas ellas, pero la suspensión del procedimiento de
infracción estará justificada, en particular, cuando se aprecie “que existe una
posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el
tribunal competente de ese otro Estado miembro” (apdo. 51 de la STJUE BSH
Hausgeräte).
Con respecto a las patentes de Reino Unido,
la invocación como excepción de su nulidad por la parte demandada, no impedirá
que el TUP en el marco del procedimiento de infracción pueda pronunciarse sobre
la validez de esas patentes, siempre que lo haga -como es propio de las
situaciones en las que la nulidad de suscita por vía de excepción- únicamente
con eficacia inter partes, sin adoptar una resolución que conlleve la
anulación total o parcial de la patente del tercer Estado (apdos. 74 y 75 de la
STJUE BSH Hausgeräte).
IV. Reflexión final
Cabe insistir en que
carece de sentido que, condicionado por la amplia formulación de la competencia
exclusiva en el texto actual del artículo 24.4 RBIbis, el régimen procesal establecido
facilite en mayor medida la litigación ante los tribunales del Estado miembro
del domicilio del demandado (art. 4 RBIbis) o del lugar de origen del daño (art.
7.2 RBIbis) (bien sean los tribunales españoles bien sea el TUP) respecto de la
infracción de patentes en Estados no miembros de la UE (ni contratantes del
Convenio de Lugano) que en otros Estados miembros de la UE. Sólo cuando el
procedimiento va referido a la infracción de patentes de otros Estados miembros
de la UE, el artículo 24.4 RBIbis excluye que el tribunal del Estado miembro del
domicilio del demandado (o del lugar de origen del daño) pueda pronunciarse
sobre la validez con eficacia inter partes de la patente extranjera supuestamente
infringida en el marco del procedimiento de infracción.
