Entre las materias en las que el Reglamento 1215/2012 o RBIbis establece competencias exclusivas, se encuentra la relativa a “inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro” (art. 24.4) Precisamente, tras la redacción dada a esa disposición en el RBIbis, su texto precisa -incorporando la criticable precisión realizada por el TJUE en su sentencia GAT (EU:C:2006:457)- que tal competencia exclusiva se atribuye “independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”. La esperada sentencia de hoy del Tribunal de Justicia en el asunto BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2024:687, se pronuncia sobre el alcance de esa competencia exclusiva y su interacción con los litigios en materia de infracción (ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, art. 4 RBIbis, que posibilita que la demanda de infracción pueda ir referida -además- a patentes de países distintos al foro). Dividire esta entrada en tres apartados: Antecedentes y planteamiento (I, infra); Interacción entre la competencia en materia de infracción y la competencia exclusiva (II, infra); y Tratamiento de las situaciones en las que estén implicadas patentes de terceros Estados (III, infra). Dejaré para una segunda entrada las reflexiones acerca de implicaciones de la nueva sentencia respecto del Tribunal Unificado de Patentes (TUP).
I. Antecedentes y planteamiento
En el litigio principal en el asunto BSH Hausgeräte, una sociedad
alemana demandó a otra sociedad ante los tribunales del domicilio de ésta (Suecia),
en relación con la violación de una patente europea. La patente había sido validada en Alemania,
Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Suecia, el Reino Unido
y Turquía. La demanda iba referida a la violación por la demandada “de todas
las partes nacionales de dicha patente europea”, que había dado lugar a la
expedición de patentes nacionales en los países reseñados. La demandada
solicitó la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las violaciones de
las partes nacionales distintas de la parte sueca, al considerar que tales
patentes “extranjeras” eran nulas y que los tribunales suecos carecían de competencia
para pronunciarse sobre su violación, pues no ser posible disociar esa cuestión
de la relativa a la validez de las patentes correspondientes. El órgano
remitente, básicamente, tenía dos dudas. Por una parte, dudaba de si, cuando el
demandado ha planteado, por vía de excepción, la nulidad de la patente, la
competencia exclusiva abarca también la acción por violación de patente. Por otra
parte, duda acerca de la aplicación del artículo 24.4 RBIbis respecto de patentes
relativas a terceros Estados, habida cuenta de que la patente también había
sido validada en Turquía y la demanda iba referida a la eventual infracción de
la patente turca respecto de la que la demandada había planteado también la
nulidad por vía de excepción.
En línea con la doctrina mayoritaria y la exigencia de una interpretación
restrictiva de la competencia exclusiva, la sentencia admite que el tribunal del
domicilio del demandado que esté conociendo de una acción por violación de una
patente de otro Estado miembro siga siendo competente para conocer de esa
acción, aunque el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de dicha
patente. A este respecto, la sentencia contiene indicaciones muy escuetas
acerca de cómo puede proceder ese tribunal, competente únicamente para conocer
de la acción de infracción, en tales situaciones, en particular, cuando se haya
ejercitado la acción de nulidad ante un tribunal del Estado miembro exclusivamente
competente en materia de validez (II, infra). Por otra parte, la
sentencia proporciona una respuesta equilibrada -que, no obstante, será fuente
de reticencias- en relación con el tratamiento de las situaciones en las que
están implicadas patentes de terceros Estados (III, infra). Lo hace con
una fundamentación peculiar, basada en los límites derivados del principio de
no injerencia del Derecho internacional general, avalando una solución que, curiosamente,
resulta paradójica si se pone en contraste con el texto del artículo 24.4
RBIbis tras la incorporación al mismo de la desafortunada precisión realizada
por el Tribunal de Justicia en su sentencia GAT.
Precisamente, la creación del TUP ha contribuido
a reducir sino a eliminar, con respecto a los Estados miembros de la UE
participantes en el sistema de la patente unitaria, las distorsiones en relación
con la litigación transfronteriza en materia de patentes acentuadas por la
sentencia GAT y el tenor literal del artículo 24.2 RBIbis. Paradójicamente,
a la luz de la nueva sentencia puede ser fuente de nuevas distorsiones en las situaciones
que impliquen a ciertos Estados terceros, como abordaré en la entrada sobre las implicaciones de la nueva sentencia respecto del
TUP.
II. Interacción entre
la competencia en materia de infracción y la competencia exclusiva
Básicamente son dos las
aportaciones de la nueva sentencia en lo relativo a la posibilidad de que el
tribunal del domicilio del demandado ante el que se ha ejercitado con base en
el artículo 4 RBIbis una acción por violación de una patente expedida en otro
Estado miembro pueda seguir conociendo de la misma una vez que el demandado
impugna, por vía de excepción, la validez de la patente.
La primera aportación es que,
precisamente, afirma esa posibilidad, rechazando una interpretación amplia de
la competencia exclusiva, según la cual la impugnación por vía de excepción de
la validez de la patente de otro Estado miembro con base en el artículo 24.4
RBIbis, privaría al tribunal del domicilio del demandado de la competencia para
conocer de la totalidad del litigio relativo a la patente expedida por otro
Estado miembro, incluida la acción por violación.
Junto al tenor literal del artículo
24.4, referido únicamente a los litigios “en materia de inscripciones o validez
de patentes”, para fundamentar que el tribunal del domicilio del demandado
pueda mantener su competencia para conocer sobre la infracción de la patente “extranjera”,
la sentencia recuerda la exigencia de interpretación estricta de las
competencias exclusivas, en tanto que excepción a la regla general del domicilio
del demandado, que dejaría de ser tal si su aplicación en los litigios
relativos a la infracción de patentes se redujera a las situaciones en las que
no se ha planteado como motivo de oposición la nulidad de la patente expedida
en un Estado distinto al foro (apartados 43 a 45). Además, la sentencia afirma
que ese criterio favorece el objetivo de seguridad jurídica, en la medida en
que elimina el riesgo de que durante el procedimiento el tribunal del domicilio
del demandado deba declararse incompetente en función de la estrategia de
defensa del demandado (apdo. 46), al tiempo que permite satisfacer el objetivo
perseguido por esa competencia exclusiva, sin ir más allá de lo necesario para
alcanzarlo (apdo. 48). Destaca a ese respecto que la solución adoptada facilita
que el titular de “una patente europea que considere que un mismo demandado
viola la patente en varios Estados miembros acumular todas sus acciones por
violación de patente y obtener una reparación global ante un único foro,
evitando así, en particular, el riesgo de resoluciones divergentes” (apdo. 49).
Cabe entender que el
criterio adoptado al respecto por el Tribunal de Justicia es el mejor de los
posibles en la actualidad (sobre mi posición al respecto, vid. Derecho
de los Negocios Internacionales, 7ª ed., Iustel, 2024, p. 123). Ahora bien,
la argumentación de la nueva sentencia parece reforzar la convicción de que el
criterio adoptado por el Tribunal de Justicia en su momento en sus sentencias GAT
y Roche Nederland (EU:C:2006:458) fue erróneo. El problema es que el legislador codificó posteriormente
ese criterio, recogido ahora en el inciso del artículo 24.4 RBIbis, según el
cual la competencia exclusiva opera independientemente de que la cuestión en materia
de inscripción o validez “se haya suscitado por vía de acción o por vía de
excepción”. A la luz del apartado 49, entre otros, de la sentencia de hoy -que
de alguna manera contrasta con que en Roche Nederland el Tribunal entendiera que
no había riesgo de resoluciones inconciliables, a los efectos del actual artículo
8.1 RBIbis, cuando las demandas iban referidas a la infracción de distintas
patentes nacionales validadas a partir de una patente europea-, cabe suponer
que, de no estar vinculado por el tenor literal del artículo 24.4 RBIbis, el
Tribunal de Justicia habría revisado su jurisprudencia anterior. Semejante
revisión hubiera pasado por establecer que esa competencia exclusiva no resulta
aplicable cuando en los procedimientos por infracción de patente, la nulidad se invoca por vía de excepción y el pronunciamiento
al respecto tiene solo efecto inter partes (en la misma línea apuntada
por el Abogado General Emiliou en sus conclusiones, de 22 de febrero de 2024, con referencia incluida
a la solución que propusimos en su momento en los Principios CLIP).
Precisamente, el que no pueda ser éste el criterio, implica que la solución
-la “menos mala” entre las varias posibles- que ahora avala el Tribunal de
Justicia plantee significativas incertidumbres procesales, menoscabando
precisamente el tan preciado objetivo de seguridad jurídica. Aquí se encuentra
la segunda aportación -muy limitada- del Tribunal de Justicia en esta parte de
la sentencia.
Tras admitir que en su aplicación práctica la solución adoptada puede conducir
a la disociación en distintos Estados miembros entre el procedimiento por
infracción de patente y el relativo a la validez cuando se trata de una patente
expedida en otro Estado miembro, la sentencia se limita a hacer referencia somera
a la posibilidad de suspensión del procedimiento relativo a la violación de
patente, para tomar en consideración lo que pueda decidirse en el otro Estado miembro
sobre la validez de la patente expedida para ese Estado (sus tribunales que
también serían competentes para conocer de la violación con base en el artículo
7.2 RBIbis no podrán pronunciarse sobre éste en la medida en que siga conociendo
el tribunal del domicilio del demandado). Apunta el Tribunal de Justicia que tal
posibilidad de suspensión del procedimiento relativo a la acción por violación puede
estar justificada, en particular, cuando se aprecie “que existe una posibilidad
razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal
competente de ese otro Estado miembro” (apdo. 51). Por su parte, el AG puso de
relieve, con referencia al artículo 3 de la Directiva 2004/48 y al artículo 41
del Acuerdo ADPIC, que tal suspensión procede solo cuando sea proporcionada y
equitativa, de modo que los retrasos que provoque estén justificados; es decir,
básicamente cuando se aprecie que la pretensión de nulidad tiene posibilidades
de éxito que justifican que no opere la presunción de validez de la patente
mientras no se declare su nulidad (apdo. 91-93 de las conclusiones de 22 de
febrero de 2024).
III. Tratamiento de las
situaciones en las que estén implicadas patentes de terceros Estados
Que el artículo 24.4 RBIbis no confiere
competencia (exclusiva) a los tribunales de terceros Estados (apdos. 54 a 57 de
la nueva sentencia) resulta obvio a la luz no solo de su tenor literal sino
también del limitado alcance territorial de las normas de competencia judicial
internacional nacionales y de la Unión, que no vinculan a los tribunales de
otros Estados.
Tampoco resulta controvertido que la aplicación del fuero general del
domicilio del demando (art. 4 RBIbis) a litigios relativos a la infracción de
patentes no se subordina a que las patentes en cuestión hayan sido expedidas en
un Estado miembro (apdo. 61 de la nueva sentencia). Esa norma de competencia
opera también con respecto a la eventual infracción por el demandado
domiciliado en un Estado miembro de patentes expedidas en terceros Estados. La
cuestión controvertida es el tratamiento que debe recibir, en relación con la
competencia basada en el fuero general del domicilio del demandado en un Estado
miembro, el que en el marco de tales procedimientos, por vía de excepción, se haga
valer la nulidad de la patente expedida en un tercer Estado objeto del litigio relativo
a la infracción ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del
demandado.
Comienza el Tribunal de Justicia (apdos. 62 a 65) por poner de relieve
que el fuero general del domicilio del demandado puede verse limitado por
ciertos convenios internacionales, incluido el Convenio de Lugano -en
particular, en virtud de las competencias exclusivas de su art. 22-, conforme
al artículo 73 RBIbis, así como por las reglas sobre litispendencia y conexidad
con tribunales de terceros Estados (arts. 33 y 34 RBIbis). Mucha mayor
trascendencia práctica tiene que el Tribunal aprecia que en una materia como la
que es objeto de competencia exclusiva en el artículo 24.4 RBIbis, el principio
de no injerencia del Derecho internacional general, “en virtud del cual un
Estado no puede inmiscuirse en los asuntos que son esencialmente de la
competencia nacional de otro Estado” (apdo. 71), puede limitar la competencia, fundada
en el fuero general del domicilio del demandado (art. 4 RBIbis), de un tribunal
de un Estado miembro para conocer de la validez de una patente expedida en un
tercer Estado cuando se suscite por vía de excepción en el marco del procedimiento
de infracción ante el tribunal de ese Estado miembro (por ejemplo, en el
litigio principal la eventual nulidad de la parte turca de la patente europea
en relación con el litigio por infracción iniciado ante los tribunales suecos).
Al concretar en qué medida la injerencia resulta inaceptable, la sentencia
destaca que una resolución judicial que anula una patente afecta a la
existencia o, en caso de anulación parcial, al contenido de derechos exclusivos
cuyo otorgamiento respecto del territorio de un Estado se vincula con su
soberanía. En consecuencia, solo los tribunales del Estado tercero de
expedición de una patente deben ser competentes “para declarar la nulidad de la
patente mediante una resolución que pueda conllevar la modificación del
registro nacional de ese Estado en lo que atañe a la existencia o al contenido
de dicha patente” (apdos. 72 y 73). Ahora bien, cuando la resolución del
tribunal del Estado miembro del domicilio del demandado que conozca de la
acción de violación en cuyo marco se suscite como excepción la cuestión de la
validez de la patente del tercer Estado se limite a pronunciarse sobre la
validez de esa patente con eficacia inter partes en relación con el procedimiento
de violación, pero sin adoptar una resolución que conlleve la anulación total o
parcial de la patente del tercer Estado, se considera que no supone una
injerencia en los asuntos del Estado de expedición de la patente en cuestión (apdos.
74 y 75).
Dejando al margen las futuras implicaciones de este principio de no
injerencia de cara a establecer eventuales limitaciones al fuero general del
domicilio del demandado en las materias a las que van referidas las otras
competencias exclusivas del artículo 24 RBIbis, cabe hacer referencia a que la
posición adoptada en relación con los litigios en materia de validez e
inscripción de patentes, es una solución avanzada, que favorece la tutela efectiva
de los derechos de propiedad industrial. Se trata de un criterio que facilita
que el titular de los derechos pueda obtener tutela en relación con la
infracción en múltiples países ante los tribunales del domicilio del demandado,
lo que resulta especialmente adecuado en el marco tecnológico y económico actual
que ciertas actividades de infracción vayan referidas a múltiples territorios.
Por lo demás, el diferente trato entre, de una parte, las situaciones en
las que la cuestión de la validez se suscita como excepción en el marco de un procedimiento
de infracción y da lugar a un pronunciamiento con efectos inter partes y,
de otra las situaciones en las que la cuestión de la validez se suscita por vía
de acción (a título principal) resulta plenamente coherente con las principales
propuestas académicas tanto a nivel europeo (Principios CLIP) como
internacional (ILA Kyoto Guidelines).
Lo que resulta difícil de asumir es que las carencias de las mencionadas sentencias GAT y Roche Nederland, y muy especialmente el que el legislador de la Unión las codificara en el texto del artículo 24.4 RBIbis, al incluir el inciso “independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”, impida al Tribunal de Justicia adoptar ese mismo criterio en relación con las situaciones en las que la cuestión relativa a la validez se plantea a modo de excepción en el marco de un litigio relativo a una patente expedida en otro Estado miembro. Como resulta de lo indicado en la parte final del apartado II, supra, cuando la patente cuya validez se cuestiona a título de excepción es la otro Estado miembro, la amplia formulación del artículo 24.4 favorece el riesgo de la eventual disociación entre procedimientos en distintos Estados miembros y obstaculiza potencialmente la litigación en un mismo foro relativa a la infracción de derechos de otros Estados miembros, junto con la incertidumbre acerca de la eventual suspensión del procedimiento de infracción. Todo ello por negar con carácter general al tribunal del Estado miembro del domicilio del demandado competente para conocer de la infracción de la posibilidad de pronunciarse incidentalmente y con eficacia inter partes sobre la validez de la patente de otro Estado miembro.
Carece de sentido que el marco resultante facilite en mayor
medida la litigación ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del
demandado respecto de la infracción de patentes por ese demandado en Estados no
miembros de la UE (como, en el litigio principal, Turquía o el RU) que en otros
Estados miembros de la UE, como se desprende de la parte final del apartado II,
supra. Urge, en consecuencia, la eliminación del inciso “independientemente
de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”
del texto del artículo 24.4 RBIbis.
