En la medida en que
el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), en tanto que tribunal común para todos
los Estados contratantes (en la actualidad, 19 de los 27 Estados miembros de la
UE, entre los que, como es conocido, no se encuentra España), está sujeto a las
mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro
tribunal nacional de los Estados miembros contratantes, debe aplicar también el
Reglamento (UE) 1215/2012 (RBIbis). En consecuencia, en lo relativo a su
competencia judicial internacional, el Artículo 31 del Acuerdo TUP se limita a remitirse a las normas contenidas en
el RBIbis y en el Convenio de Lugano (CL). Precisamente, el Reglamento (UE) 542/2014 modificó el Reglamento (UE)
1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta
al TUP (sobre la competencia judicial internacional del TUP, vid. aquí, con ulteriores referencias). Por lo tanto, resulta una obviedad que los
criterios acerca de la interacción entre la competencia en materia de
infracción y la competencia en materia de validez establecidos en la sentencia BSH
Hausgeräte (analizados en la entrada precedente) resultan de aplicación
por el TUP (constatando la competencia judicial internacional del TUP con base
en el RBIbis para conocer de la eventual infracción de una patente en el RU con
base en el fuero general del domicilio del demandado cuando éste se encuentra
en un Estado participante en Acuerdo TUP, vid. la resolución de 28 de enero de
2025 de la División Local de Düsseldorf del TUP, UPC_CFI_355/2023). Si bien
la creación del TUP elimina en gran medida los riesgos de fragmentación en la
tutela transfronteriza de patentes con respecto a los Estados miembros de la UE
participantes en el sistema de la patente unitaria, podría ser fuente de alguna distorsión adicional en las situaciones que impliquen a ciertos Estados
terceros.
Ciertamente, el TUP fue creado en buena
medida precisamente para superar las carencias inherentes a la tutela
transfronteriza de las patentes en el seno de la Unión, en especial en lo
relativo a la posibilidad de concentrar la tutela de las diversas patentes
nacionales de los Estados miembros derivadas de una patente europea ante un
único tribunal, típicamente el del domicilio del demandado con base en el art.
4 RBIbis (o de uno de los varios demandados en virtud del artículo 8.1 RBbis).
Ello implica que, en relación con las partes
de una patente europea relativas a los, de momento, 18 Estados participantes en
el TUP, el riesgo de fragmentación pueda eliminarse, lo que constituye un
progreso muy significativo y limita la trascendencia práctica del problema. Cabe
recordar que el TUP tiene “competencia exclusiva” en el sentido del artículo
32.2 del Acuerdo TUP (en qué medida la tiene en el sentido del art. 24.4 RBIbis
-sólo en materia de inscripciones o validez- lo determina éste, previamente y
de manera directa) con respecto, entre otras, a: acciones por violación, en
grado de consumación o de tentativa; acciones de declaración de inexistencia de
violación; acciones de solicitud de medidas provisionales y cautelares; acciones
y demandas de reconvención de nulidad; demandas de indemnización derivadas de
la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea
publicada; acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la
concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la
invención… Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros
contratantes seguirán siendo competentes para aquellas acciones relativas a
patentes y certificados complementarios de protección que no sean de
competencia exclusiva del Tribunal (art. 32.2).
Ahora bien, la sentencia BSH Hausgeräte ilustra
cómo la existencia del TUP no afecta a que esa fragmentación perviva cuando la
tutela pretendida vaya referida también a las partes de la patente europea
relativas a Estados miembros de la UE no participantes en el TUP, como España,
así como cuando pretenda abarcar las partes de una patente europea relativas a
Estados no miembro de la UE, como sucedía en el litigio principal en el asunto BSH
Hausgeräte con Turquía, o en la resolución mencionada de la División Local
de Düsseldorf del TUP con el RU. Este contexto se presta también a la reflexión
acerca del tratamiento de las situaciones en las que la tutela pretendida
abarque patentes expedidas en terceros Estados no participantes en el sistema
de la patente europea.
En concreto, habida cuenta de que el
fundamento mismo de la existencia del TUP es hacer posible la concentración de
tales litigios ante un único tribunal, superando la situación actualmente
existente, puede resultar paradójico que la puesta en marcha del TUP pueda
resultar en cierta medida un elemento adicional de fragmentación de la
litigación transfronteriza en materia de patentes. En la medida en que el TUP
se crea específicamente para “para la resolución de los litigios relativos a
las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art. 1
Acuerdo TUP). Ante esa delimitación del objeto del TUP, se plantea la cuestión del tratamiento de las situaciones en las
que los tribunales de un Estado contratante del TUP son competentes con base en
el Reglamento Bruselas I bis –por ejemplo en virtud del criterio de competencia
general basado en el domicilio del demandado- para conocer de acciones
relativas no sólo a la infracción por el demandado de patentes europeas sino
también a la infracción de patentes de Estados no europeos, que quedan fuera
del ámbito propio del TUP.
Los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes del TUP
continuarán siendo competentes con respecto a las acciones no relativas a
patentes europeas, en la medida en que tal competencia les sea atribuida por el
Reglamento Bruselas I bis, el Convenio de Lugano o las reglas nacionales de
competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Bruselas
I bis. Además, esos tribunales nacionales seguirán siendo competentes para
aquellas acciones relativas a patentes que no sean de competencia exclusiva del
Tribunal (art. 32.2 Acuerdo TUP). En consecuencia, si el demandante en una
situación como la del litigio principal en el asunto BSH Hausgeräte,
respecto de un demandado domiciliado en un Estado participante en el Acuerdo TUP,
pretendiera obtener también la tutela en relación con la infracción de otra patente sobre la misma
invención expedida en un tercer Estado no participante en el sistema europeo de
patentes, pese a que el art. 4 RBIbis atribuye competencia a los tribunales de
ese Estado para conocer de la infracción de esa patente, cabe entender que al
no tratarse de una “patente europea” a los efectos de la delimitación del alcance del TUP conforme al artículo 1 del Acuerdo
TUP, no podría ejercitar esa acción de infracción ante el TUP.
