Como
recoge el artículo 1 del Acuerdo TUP, el nuevo Tribunal se constituye como un
tribunal común para todos los Estados miembros contratantes, que está sujeto a
las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro
tribunal nacional de los Estados miembros contratantes. Con
respecto a su competencia, el Acuerdo detalla las acciones relativas a patentes
europeas y patentes europeas con efecto unitario (así como certificados
complementarios de protección) para las que tendrá competencia exclusiva el TUP,
de modo que quedarán excluidas de la competencia de los tribunales nacionales
de los Estados miembros contratantes. En concreto, el artículo 32 del Acuerdo
atribuye competencia exclusiva al TUP con respecto, entre otras, a: acciones
por violación, en grado de consumación o de tentativa; acciones de declaración
de inexistencia de violación; acciones de solicitud de medidas provisionales y
cautelares; acciones y demandas de reconvención de nulidad; demandas de
indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud
de patente europea publicada; acciones relativas al uso de la invención
anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una
utilización anterior de la invención… Los órganos jurisdiccionales nacionales
de los Estados miembros contratantes seguirán siendo competentes para aquellas
acciones relativas a patentes y certificados complementarios de protección que
no sean de competencia exclusiva del Tribunal (art. 32.2). De este modo, el Acuerdo TUP regula la
distribución de competencias entre el TUP y los órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros contratantes. Además, parte del contenido del Acuerdo TUP es
la regulación del reparto interno de competencias entre las divisiones del TUP
(art. 33). Por el contrario, el Acuerdo no regula la competencia judicial
internacional del TUP, limitando a remitirse a las normas contenidas en el Reglamento
(UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas Ibis (RBIbis) y en el Convenio de Lugano
(CL) (art. 31 Acuerdo TUP). La ausencia de normas sobre el particular en el Acuerdo
TUP se vincula con la circunstancia de que la competencia judicial
internacional en las materias sobre las que puede conocer el TUP había sido ya
objeto de regulación en el seno de la UE -regulación contenida ahora en el RBIbis
que sustituyó al Reglamento 44/2001 o Reglamento Bruselas I-, al tiempo que la
UE había concluido ya un convenio internacional paralelo con algunos terceros
Estados, en concreto, el Convenio de Lugano.
I. Adaptación del Reglamento 1215/2012
mediante el Reglamento (UE) 542/2014
Ya el
artículo 71 del Reglamento 44/2001 -que en lo sustancial se reproduce en el
art. 71 del RBIbis- reflejaba que, en relación con las materias comprendidas en
su ámbito de aplicación, los Estados miembros del Reglamento habían quedado
privados de la competencia para concluir convenios internacionales que, en
materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la
ejecución de las resoluciones. Por ello, acerca de la competencia judicial
internacional del Tribunal, el Acuerdo TUP se limita a establecer en su
artículo 31 que la misma se establecerá de conformidad con el RBIbis o, cuando
proceda, basándose en el Convenio de Lugano (típicamente, por encontrarse la
demandada domiciliada en un Estado contratante de dicho Convenio que no sea
miembro de la UE, es decir, Islandia, Noruega o Suiza). El Acuerdo TUP asumió
que la aplicación del RBIbis por parte del TUP debía ir unida a una
modificación del Reglamento que asegurara su coordinación con el Acuerdo TUP,
lo que motivó la adopción del Reglamento (UE) 542/2014, por el que se modifica
el Reglamento (UE) 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse
por lo que respecta al TUP.
Con el
propósito de garantizar la aplicación coherente del Reglamento Bruselas I bis y
del Acuerdo TUP, el Reglamento (UE) 542/2014 introdujo cuatro nuevos artículos
en el primero, en concreto los artículos 71 bis, 71 ter, 71 quater y 71
quinquies RBIbis.
El
considerando 5 del Preámbulo del Reglamento (UE) nº 542/2014 destaca que las
modificaciones que en materia de competencia del TUP introduce en el Reglamento
Bruselas I bis están destinadas únicamente a establecer la competencia judicial
internacional del dicho Tribunal, aclarando que sus disposiciones no afectan al
reparto interno de procedimientos entre las divisiones del Tribunal, ni a las
disposiciones del Acuerdo TUP relativas al reparto de competencias con los
tribunales de los Estados miembros contratantes durante el período transitorio
que fija el Acuerdo. En particular, es el artículo 33 del Acuerdo TUP el que regula la competencia
de las divisiones del Tribunal de Primera Instancia. La coordinación entre las
reglas de competencia judicial internacional y las relativas a la distribución
de competencia entre las divisiones del TUP pueden plantear dificultades
prácticas, pero el reparto interno de competencias queda al margen del alcance
del Reglamento Bruselas I bis, así como del presente análisis.
El
artículo 71 bis clarifica en el texto del RBIbis que, a sus efectos, el TUP es
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. La justificación de revisar el
RBIbis para establecer de manera expresa que el TUP es un tribunal de un
Estado miembro se vincula con la circunstancia de que, como consecuencia de la
estructura del TUP y de las reglas sobre el reparto interno de competencias entre
sus divisiones, puede ocurrir que una persona sea demandada ante una división
del TUP situada en un Estado distinto de aquel cuyos tribunales serían
competentes conforme al Reglamento Bruselas I bis. Aunque España se mantiene al
margen del Acuerdo TUP, esta circunstancia puede afectar a las personas
domiciliadas en España cuando sean demandadas ante el TUP, por ejemplo, con
base en el artículo 7.2 RBIbis, si la división del TUP que conoce de la demanda
se encuentra en un Estado contratante del Acuerdo TUP distinto del Estado
(también parte del Acuerdo TUP) en “donde se hubiere producido o pudiere
producirse el hecho dañoso”.
II. Referencia a la aplicación del
Convenio de Lugano
Una
modificación en ese sentido se consideró necesaria, en los términos del
considerando cuarto del Reglamento (UE) 504/2012 “a fin de ofrecer garantías de
seguridad jurídica y previsibilidad a las personas que puedan ser demandadas
ante” el TUP “en un lugar situado en un Estado miembro que no sea el que
determinen las normas del Reglamento 1215/2012” (Bruselas I bis). Ahora bien,
como recoge el artículo 31 Acuerdo TUP, la competencia del TUP puede
establecerse con base en el Reglamento Bruselas I bis o, cuando proceda
(típicamente, cuando el domicilio del demandado se encuentre en Suiza, Noruega
o Islandia) con base en el Convenio de Lugano. Cabe, entonces, constatar que
parece cuestionable que la puesta en funcionamiento del TUP tenga lugar sin que
se hayan adoptado medidas paralelas para su eventual coordinación con el
Convenio de Lugano.
En
ausencia de una previsión en el Convenio de Lugano similar a la introducida en
el RBIbis con respecto a la consideración del TUP como tribunal de un Estado
miembro, cabe entender que la posibilidad de que un demandado (típicamente
domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia) deba comparecer ante una división del
TUP situada en un Estado miembro del Acuerdo TUP (y del Convenio de Lugano) que
no sea el designado, por ejemplo, por el artículo 5.3 CL menoscabaría la
“seguridad jurídica y previsibilidad” del demandado, a las que alude el citado
considerando cuarto del Reglamento (UE) 504/2012, en la medida en
que se vería forzado con base en el Convenio de Lugano a litigar (ante el TUP)
en un Estado distinto de aquel cuyos
tribunales designa como competentes el Convenio de Lugano. Aunque, a diferencia
del RBIbis, el artículo 67 del Convenio de Lugano prevé que los convenios
aplicables a los Estados contratantes que regulan la competencia judicial
(internacional) y el reconocimiento y ejecución de resoluciones pueden
prevalecer sobre el Convenio de Lugano, cabe sostener que el Acuerdo TUP no
tiene ese carácter. Además, no puede tenerlo, habida cuenta de que los Estados miembros de la UE carecen de competencia para celebrar convenios sobre competencia
judicial y reconocimiento en esa materia, al tener la UE competencia exclusiva
externa.
III. Litispendencia y conexidad
Por su
parte, el artículo 71 quater aborda la aplicación de las reglas sobre
litispendencia y conexidad del Reglamento Bruselas I bis. El artículo 71 quater
se limita a establecer que los artículos 29 a 32 RBIbis se aplicarán cuando se ejerciten acciones ante el TUP y ante un órgano
jurisdiccional de un Estado miembro que no sea parte en el Acuerdo TUP (o ante
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que sea parte en el Acuerdo TUP
durante el periodo transitorio). La modificación no implicó una revisión del
contenido de las reglas sobre litispendencia y conexidad del Reglamento sino
que básicamente precisó el ámbito de
aplicación para aclarar que abarca los procesos tramitados por el TUP. Resulta
claro que el artículo 71 quater no pretende regular situaciones próximas que
pueden surgir en el seno del propio Tribunal, como, por ejemplo, puede ser el
caso cuando entre las mismas partes se ejerciten acciones ante diferentes
divisiones del Tribunal de Primera Instancia. Será conforme a la normativa
reguladora del TUP, como el artículo 33.2 Acuerdo TUP, como habrá que dar
respuesta a esas situaciones.
El Reglamento (UE) nº 542/2014 no hace referencia a la coordinación entre los procedimientos que se tramitan en el TUP y los iniciados en Estados no miembros del Reglamento Bruselas I bis. En lo relativo a la litispendencia y conexidad con procedimientos pendientes ante tribunales de terceros Estados, los artículos 33 y 34 del RBIbis contienen mecanismos flexibles que hacen posible la coordinación entre procedimientos. En virtud de estas normas, un tribunal de un Estado miembro puede suspender el procedimiento si cabe esperar que el procedimiento pendiente previamente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado con el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes, cabe esperar que dé lugar a una resolución susceptible de ser reconocida en el Estado miembro en cuestión. En la medida en que el TUP se considera, conforme al artículo 71 bis, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a los efectos del RBIbis, sus artículos 33 y 34 pueden resultar de aplicación en situaciones en las que la competencia del TUP se base en los artículos 4, 7 o 8 del Reglamento.
IV. Alcance de la competencia judicial
internacional del TUP
Desde la perspectiva
de la tutela transfronteriza en materia de patentes, la competencia judicial
internacional del TUP plantea cuestiones adicionales a las que fueron objeto
del Reglamento 542/2014. Así, puede resultar paradójico que la puesta en marcha
del TUP pueda resultar en cierta medida un elemento adicional de fragmentación
de la litigación transfronteriza en materia de patentes, habida cuenta de que
el fundamento mismo de la existencia del TUP es hacer posible la concentración
de tales litigios ante un único tribunal, superando la situación actualmente
existente.
En la
medida en que el TUP se crea específicamente para “para la resolución de los
litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto
unitario” (art. 1 Acuerdo TUP), se plantea la cuestión del tratamiento de las
situaciones en las que los tribunales de un Estado contratante del TUP son
competentes con base en el Reglamento Bruselas I bis –por ejemplo en virtud del
criterio de competencia general basado en el domicilio del demandado- para
conocer de acciones relativas no sólo a la infracción por el demandado de
patentes europeas sino también a la infracción de patentes de Estados no
europeos, que quedan fuera del ámbito propio del TUP.
Los
tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes del TUP continuarán
siendo competentes con respecto a las acciones no relativas a patentes
europeas, en la medida en que tal competencia les sea atribuida por el
Reglamento Bruselas I bis, el Convenio de Lugano o las reglas nacionales de
competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Bruselas
I bis. Además, esos tribunales nacionales seguirán siendo competentes para
aquellas acciones relativas a patentes que no sean de competencia exclusiva del
Tribunal (art. 32.2 Acuerdo TUP).
V. Aplicación por el TUP de las reglas
de competencia del Reglamento Bruselas I bis
Punto de
partida de la regulación de la competencia judicial internacional del TUP en el
RBIbis es lo dispuesto en el apartado 1 de su artículo 71 ter. Conforme a esta
disposición, el TUP será competente cuando en virtud del RBIbis los órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro que sea parte en el Acuerdo TUP hubieran
sido competentes en una materia regulada por dicho Acuerdo. Se trata de un
enfoque acorde con la previsión del artículo 31 Acuerdo TUP, según el cual la
competencia del TUP se establecerá de acuerdo con el Reglamento Bruselas I bis,
así como con la circunstancia de que el TUP es considerado como un tribunal de
un Estado miembro (art. 71 bis RBIbis).
Por consiguiente, los criterios de competencia previstos en el Reglamento Bruselas I bis, como la competencia exclusiva establecida en su artículo 24.4, la competencia fundada en el acuerdo entre las partes (arts. 25 y 26), la competencia general basada en el domicilio del demandado (art. 4), así como las competencias especiales previstas en los 7 y 8 resultan aplicables en relación con el TUP.
En la
práctica, el alcance de la competencia exclusiva del artículo 24.4 RBIbis (art.
22.2 CL), a la que se aludió en la entrada precedente, y que opera
independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por
vía de excepción, puede obstaculizar con frecuencia el que TUP conozca de
litigios relativos a la infracción en el territorio de Estados miembros del RBI
o del Convenio de Lugano que no sean partes contratantes del Acuerdo TUP, como
es el caso de España, aunque el domicilio del demandado u otro criterio del RBIbis
atribuyera en principio competencia al Estado miembro de que se trate.
VI. Extensión de las reglas de
competencia a los demandados no domiciliados en un Estado miembro
El
TUP sustituye a los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes
del Acuerdo TUP, pero el Reglamento Bruselas I bis no contempla reglas de
competencia con respecto a los demandados no domiciliados en un Estado miembro,
en la medida en que conforme a su artículo 6 se remite a las legislaciones de
los Estados miembros. Los apartados 2 y 3 del artículo 71 ter RBI bis alteran
el alcance de ese instrumento en relación con la competencia del TUP para
conocer respecto de demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro
del Reglamento. Debido a su peculiar ámbito de aplicación, estas reglas de
competencia no resultan aplicables con respecto a los demandados domiciliados
en un Estado miembro de la UE, incluso si se trata de un Estado no contratante
del Acuerdo TUP (como es el caso de España), ni en Islandia, Noruega o Suiza,
en la medida en que resulten aplicables las reglas de competencia del Convenio
de Lugano.
El
artículo 71 ter apartado 2 extiende el alcance de las reglas de competencia del
Reglamento Bruselas I bis, de modo que resultan de aplicación por parte del TUP
también cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro. En
concreto, establece que cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado
miembro, y el Reglamento no confiera de otro modo competencia respecto de él
–como, por ejemplo, puede suceder si la competencia se basa en el fuero
exclusivo en materia de inscripciones o validez de patentes del artículo 24.4 o
si se basa en la norma sobre prórroga de jurisdicción del artículo 25-, se
aplicará el capítulo II, según proceda, con independencia del domicilio del
demandado. Como es conocido el capítulo II del RBIbis establece el conjunto de
sus reglas de competencia judicial internacional, incluidas, por ejemplo, las
competencias especiales de los artículos 7 y 8, así como las normas sobre
sumisión tácita del artículo 26.
Como
complemento de lo anterior, el artículo 71 ter apartado 2 RBIbis se refiere en
su segundo párrafo a la posibilidad de que el TUP adopte medidas provisionales
incluso si los tribunales de un tercer Estado son competentes para conocer del
fondo del asunto. Esta norma viene a aclarar que ante el TUP el criterio
establecido en el artículo 35 Reglamento Bruselas I bis respecto de la
posibilidad de adoptar medidas provisionales resulta de aplicación también
respecto de demandados no domiciliados en un Estado miembro.
VII. Regla de competencia subsidiaria
Merece
especial atención la inclusión en el apartado tercero del artículo 71 ter
Reglamento Bruselas I bis de una regla de competencia subsidiaria que permite
que el TUP conozca de ciertos litigios por vulneración de patente con base en
la presencia de bienes propiedad del demandado en un Estado miembro contratante
del Acuerdo TUP. La redacción final del artículo 71 ter apartado 3 es la
siguiente:
“cuando un
órgano jurisdiccional común sea competente respecto de un demandado, con
arreglo al punto 2, en un litigio por vulneración de una patente europea que
ocasione perjuicios dentro de la Unión, dicho órgano jurisdiccional también
podrá ser competente en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya
ocasionado fuera de la Unión.
Dicha
competencia judicial solo podrá establecerse cuando los bienes propiedad del
demandado estén situados en cualquier Estado miembro que sea parte en el
instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común y el litigio
guarde suficiente conexión con ese Estado miembro.”
En
virtud de este texto, la competencia supletoria resultará de aplicación
únicamente en situaciones en las que, conforme a las reglas del capítulo II RBIbis,
el TUP tenga competencia respecto a un demandado no domiciliado en un Estado
miembro “en un litigio por vulneración de una patente europea que ocasione
perjuicios dentro de la Unión” (cabe plantear que la referencia a la Unión
debería entenderse como referida en el caso del TUP únicamente al territorio de
los Estados miembros contratantes del Acuerdo TUP). Además, la competencia
supletoria se limita a añadir que el TUP “también podrá ser competente en
relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la
Unión". La competencia supletoria requiere que el litigio presente conexión
suficiente con el Estado miembro en el que estén situados los bienes del
demandado.
El
considerando 7 del Reglamento 542/2014 insiste expresamente en la circunstancia
de que la regla de competencia supletoria del artículo 71 ter apartado 3 hace
posible que el TUP conozca de ciertas controversias en que intervengan
demandados de terceros Estados, por vulneración de una patente europea que
ocasione perjuicios tanto dentro como fuera de la Unión. Pero además el
considerando 7 proporciona indicaciones acerca de los elementos que pueden ser
relevantes para apreciar que se cumple el requisito de que un litigio presente
una conexión suficiente con el Estado contratante del Acuerdo TUP en el que se
encuentran los bienes propiedad del demandado. En concreto, como ejemplos de
tal conexión menciona que el demandante tenga en ese Estado su domicilio o que
se disponga ahí de pruebas relativas al asunto.
Desde
la perspectiva española, en la medida en que la norma va referida a demandados
no domiciliados en un Estado miembro del Reglamento Bruselas I bis, el artículo
71(b)(3) no resulta aplicable a los demandados domiciliados en España. Tampoco
resulta de aplicación directa por los tribunales españoles, pues en tanto
España se mantenga al margen del Acuerdo TUP, respecto a los demandados no
domiciliados en un Estado miembro de la UE ni del Convenio de Lugano los
tribunales españoles deberán seguir aplicando la LOPJ para determinar su
competencia judicial internacional en materia de patentes (sin perjuicio de la
eventual aplicación de los arts. 24.4 y 25 RBIbis con independencia del
domicilio del demandado). Ahora bien, como se analizará en una entrada
posterior, los tribunales españoles si tendrán que aplicar el régimen de
reconocimiento y ejecución del Reglamento Bruselas I bis con respecto a la
eficacia en España de las resoluciones adoptadas por el TUP con base en esa
regla de competencia.
La
introducción de esta regla de competencia supletoria parece responder al
objetivo de potenciar una de las principales ventajas que el TUP podría llegar
a ofrecer para poder convertirse en una alternativa a los tribunales de EEUU
como foro de litigación principal en materia de patentes. Facilitar en especial a los titulares de
patentes la posibilidad de obtener ante un único tribunal la tutela de sus
derechos a nivel europeo resulta muy relevante a
ese respecto. La regla adicional de competencia proporciona la posibilidad de
ampliar el alcance de la tutela unitaria para abarcar la infracción de patentes
europeas fuera de la Unión Europea respecto de demandados domiciliados en
terceros Estados, sin necesidad de tener que acudir a los tribunales del Estado
de la vulneración correspondiente.
Ciertamente,
la regla de competencia subsidiaria parece destinada a complementar la
competencia basada en el artículo 7.2 RBIbis, que en materia delictual atribuye
competencia a los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda
producirse el hecho dañoso. A la luz de la interpretación de esa disposición por
parte del Tribunal de Justicia, la expresión “lugar donde se haya producido o
pueda producirse el hecho dañoso” debe entenderse referida tanto al lugar donde
se ha producido el daño como al lugar del hecho causal que lo originó, de modo
que el demandante puede ejercitar la acción, a su elección, ante los tribunales
de cualquiera de esos dos lugares. Como
es conocido, en contraste con el limitado alcance de la competencia de los
tribunales del lugar de manifestación del daño, que se restringe a los daños
causados en el foro, los tribunales del lugar del hecho que lo originó tienen
competencia para reparar la totalidad de los daños causados.
Por
consiguiente, si el lugar donde se localiza el hecho generador de la
vulneración de la patente europea que ocasiona perjuicios fuera de la Unión se
encuentra en un Estado miembro contratante del Acuerdo TUP, cabe entender que
el TUP tendría competencia para conocer de la totalidad de los daños causados
(incluso en Estados europeos no pertenecientes a la UE) con base en el artículo
7.2 Reglamento Bruselas I bis, sin necesidad de una regla adicional de
competencia. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la posibilidad de
disociación entre el lugar donde se produce el daño y el lugar del hecho causal
que lo originó resulta excepcional en la práctica relativa a vulneraciones de
patentes.
VIII. Valoración crítica de la
competencia subsidiaria
Lo
más habitual será que los hechos que originan la vulneración de una patente
europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión y fuera de la Unión se
localicen en diversos Estados y pueda tratarse de infracciones independientes. Del
artículo 64.3 CPE resulta que cualquier violación de patente europea debe
examinarse a la luz de la normativa nacional de cada uno de los Estados para
los que se ha concedido (STJUE de 13 de julio de 2006, Roche Nederland,
C-593/03, EU:C:2006:458, apdos. 27 y ss).
Aunque el texto del primer párrafo del artículo 71 ter apartado 3
Reglamento Bruselas I bis se refiera a “dicha vulneración (de una patente
europea)”, cabe considerar que un procedimiento relativo a la vulneración de
una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión y fuera de la
Unión irá propiamente referido a varias vulneraciones de la patente europea, en
el sentido de vulneraciones en territorios diversos regidas por diferentes
legislaciones.
En tales circunstancias, la extensión de la competencia del TUP para permitirle conocer sobre la vulneración de patentes europeas fuera del territorio de los Estados contratantes del Acuerdo TUP, sencillamente porque el demandado tenga bienes en un Estado miembro del Acuerdo TUP, en situaciones en las que el TUP no resultaría competente con base en las reglas del Reglamento Bruselas I bis, no parece justificada. Esta postura se ve reforzada por la circunstancia de que el criterio de conexión que utiliza el artículo 71 ter apartado tercero RBIbis no parece adecuado en relación con litigios relativos a la vulneración de patentes. La norma exige que los bienes del demandado se encuentren en un Estado parte del Acuerdo TUP con el que el litigio presente una conexión suficiente. Según el considerando 7 del Reglamento 542/2014, tal conexión se apreciará sencillamente porque el demandante esté domiciliado en ese país.
Tratándose
de la infracción de una patente (aunque la protección tenga su origen en la
concesión de una patente europea) en un Estado parte del CPE no miembro de la
UE como consecuencia de actividades realizadas en ese Estado, atribuir
competencia al TUP por la mera presencia en un Estado miembro del Acuerdo TUP
de bienes del demandado (unido a que ahí se encuentre el domicilio del
demandante) no parece resultar normalmente apropiado.
Esa
conclusión no resulta alterada por el hecho de que desde una perspectiva general
un fuero basado en el lugar de existencia de bienes del demandado en el foro
puede en ocasiones resultar apropiado. Por ejemplo, cabe entender que así lo es
un fuero, como el establecido en el artículo 22 quinquies f) LOPJ, que atribuye
competencia a los tribunales españoles “en las acciones relativas a derechos
reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al
tiempo de la interposición de la demanda”. Ahora bien, lo que puede tener
sentido como fuero especial en los litigios relativos a derechos reales sobre bienes muebles no
parece resultar apropiado como fuero de competencia judicial internacional en
los litigios sobre patentes y protecciones afines sometidos al TUP.
Por otra
parte, es cierto que en varios Estados miembros hay reglas de competencia
judicial internacional que atribuyen competencia con base en la existencia en
el foro de bienes propiedad del demandado, incluso si el litigio no es relativo
a los bienes en cuestión. Además, aunque se trata de criterios de competencia
que pueden resultar excesivos o exorbitantes, con determinadas salvaguardias pueden
llegar a resultar apropiados en ciertas situaciones; y de hecho, el artículo 71
ter apartado 3 exige una cierta vinculación. Ahora bien, cuando la norma de
competencia se pretende introducir en relación con litigios sobre patentes y
protecciones afines (como los sometidos al TUP), la atribución de competencia
judicial internacional en ese tipo de litigios con base en la existencia de
bienes del demandado en el foro no parece justificada.
La
regla supletoria sólo se aplica en situaciones en las que el TUP carezca de
competencia con respecto a esa vulneración de la patente europea con base en
las reglas de competencia del capítulo II del Reglamento Bruselas I bis, de
modo que la acción ejercitada no debe ir referida a bienes muebles directamente
relacionados con la vulneración de la patente. Típicamente la presencia de
bienes directamente relacionados con la infracción, como mercancías
infractoras, resultará determinante para atribuir competencia con base en el
artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis. También conforme al capítulo II del
Reglamento (y el párrafo segundo de su art. 71 ter apartado 2) pueden adoptarse
medidas provisionales para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos
comerciales de la jurisdicción correspondiente o sean retirados de los mismos.
Atribuir competencia adicional al TUP para conocer de vulneraciones de patentes (europeas) en terceros Estados con base en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro contratante del Acuerdo TUP resultará normalmente un criterio de competencia exorbitante e inapropiado. Tal carácter potencialmente exorbitante se ve reafirmado por la circunstancia de que según el considerando 7 del Reglamento (UE) 542/2014 para apreciar que el litigio presenta una conexión suficiente con el Estado en el que se localicen bienes propiedad del demandado basta con que en ese Estado el demandante tenga su domicilio. Además, ese criterio de competencia resultará básicamente aplicable en situaciones en las que el Estado no miembro de la UE en el que la patente (también) se infringe (y posiblemente en el que el demandado tiene su domicilio) será un Estado contratante del Convenio de Múnich que presente una conexión particularmente estrecha con la controversia, referida la vulneración de una patente europea en su territorio.
En tales
circunstancias, una resolución del TUP fundada en tal criterio de competencia
típicamente podría no superar el estándar del control de la competencia
judicial internacional del tribunal de origen en el marco de reconocimiento y
ejecución de resoluciones, de modo que difícilmente podrá hacerse valer con
éxito en terceros Estados. Sin embargo, precisamente la presencia de bienes del
demandado en el foro, y las reglas sobre reconocimiento y ejecución del RBIbis,
normalmente harán posible la ejecución de la resolución sin necesidad de tener
que acudir al Estado europeo (no miembro de la UE) en el que (también) se ha
vulnerado la patente europea y en el que puede encontrarse el domicilio del
demandado. Resulta relevante que el considerando 7 Reglamento 542/2014 señale que,
al establecer su competencia, el TUP debe tener en cuenta el valor de los
bienes propiedad del demandado, que debe ser tal que permita ejecutar la
resolución judicial, por lo menos parcialmente, en los Estados miembros partes
del Acuerdo TUP.
[El contenido de esta entrada recoge en gran medida planteamientos previamente expuestos con mayor detalle
y elaboración en:
