El
artículo 71 quinquies del Reglamento Bruselas I bis -introducido por el
Reglamento 542/2014- contiene ciertas normas relativas a la coordinación del régimen
de reconocimiento y ejecución de resoluciones del Reglamento Bruselas I bis con el
Acuerdo TUP. Se trata de una disposición en buena medida superflua, que clarifica
que el Reglamento Bruselas I bis es aplicable al reconocimiento y ejecución de
las resoluciones del TUP en los Estados miembros que no sean parte del Acuerdo
TUP, así como a las resoluciones de los tribunales de estos últimos que
pretendan ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro contratante del
Acuerdo TUP. Este último aspecto resulta una obviedad a la luz del ámbito de
aplicación del Reglamento Bruselas I, al margen de la adopción del Reglamento
542/2014. Se abordan seguidamente ciertos aspectos de la eficacia de las
resoluciones del TUP en los Estados contratantes del Acuerdo TUP (I, infra),
así como sobre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones del TUP en los
Estados miembros de la UE no contratantes del Acuerdo TUP (II, infra).
I. Eficacia de las resoluciones en los Estados
contratantes del Acuerdo TUP
El apartado segundo del artículo 71 quinquies RBIbis incorpora una previsión según la cual, en caso de que se solicite el reconocimiento y la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional común (como es el caso del TUP) en un Estado miembro que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, las normas de dicho instrumento (como el Acuerdo TUP) en materia de reconocimiento y ejecución se aplicarán en lugar de las del presente Reglamento.
Conforme al artículo 34 del Acuerdo TUP, relativo al alcance territorial de las
resoluciones del TUP, éstas tendrán fuerza de cosa juzgada, en el caso de una
patente europea, en el territorio de los Estados miembros contratantes en que
tenga efecto la patente europea. Ciertamente, tal alcance no comprende el territorio de los
Estados miembros de la UE -por ejemplo, España- en los que la patente europea
fue validada pero que no son parte del Acuerdo TUP. Como criterio
general, el alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos
de violación de una patente viene determinado por dos elementos: el alcance de
la competencia judicial internacional del tribunal que conoce del asunto y el
ámbito territorial del derecho infringido.
El artículo 82.1 Acuerdo TUP establece que las resoluciones y órdenes del TUP
tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes. No
obstante, los mecanismos de ejecución no son objeto de unificación por el
Acuerdo TUP. El procedimiento de ejecución de las resoluciones del TUP se rige básicamente por el
Derecho del Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución. Se exige que la ejecución se produzca en las mismas condiciones que
la de una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución. Este régimen
resulta coherente con la circunstancia de que como las resoluciones del Acuerdo
TUP son ejecutivas en todos los Estados miembros contratantes del Acuerdo TUP,
se incorporan en los respectivos ordenamientos jurídicos como si se tratara de
resoluciones nacionales susceptibles de ejecución.
El artículo 82.4 Acuerdo TUP incorpora una disposición específica sobre medidas de ejecución. En concreto, establece que si una parte incumple lo dispuesto en una orden del TUP, podrá ser sancionada con el pago de una multa coercitiva pagadera al Tribunal. Se trata de un tipo de medida de ejecución muy relevante en especial para asegurar la efectividad de los mandamientos judiciales de abstención o cesación de conductas, habituales en los litigios en materia de patentes. Acerca de la configuración de la multa, el Acuerdo se limita a prever que será proporcional a la importancia de la orden que deba ejecutarse y se entenderá sin perjuicio del derecho de la parte a reclamar indemnización por daños y perjuicios o una garantía.
II. Reconocimiento y ejecución de las
resoluciones del TUP en los Estados miembros de la UE no contratantes del
Acuerdo TUP
El artículo 71 quinquies RBIbis deja claro que el régimen de reconocimiento y ejecución de dicho Reglamento resulta aplicable a la eficacia de las resoluciones del TUP en los Estados miembros del Reglamento no contratantes del Acuerdo TUP, como es el caso de España. Como es conocido, los posibles motivos de denegación del reconocimiento y ejecución se hallan establecidos en el artículo 45 Reglamento Bruselas I bis. Además, serán aplicables los motivos de denegación o de suspensión de la ejecución de la legislación del Estado requerido en la medida en que no sean incompatibles con los motivos del artículo 45 (art. 41.2 Reglamento Bruselas I bis).
En el marco del artículo 45 Reglamento Bruselas I bis sólo es posible el control de la competencia judicial internacional del tribunal de origen en supuestos muy limitados, como para controlar que la resolución no es contraria a las reglas sobre competencias exclusivas. A este respecto, una resolución del TUP acerca de la invalidez de una patente europea no puede abarcar el territorio (o la patente) de un Estado miembro de la UE que no sea parte contratante del Acuerdo TUP (como España). Este criterio opera también como un límite al reconocimiento y ejecución de las resoluciones del TUP en el marco del Reglamento Bruselas I bis, pues el alcance de la competencia exclusiva conforme a su artículo 24.4 se proyecta sobre la aplicación del artículo 45. No debe olvidarse que conforme a esa disposición la competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de patentes se afirma independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción.
El
enfoque muy restrictivo del RBIbis en relación con el control de la competencia del
tribunal de origen se vincula con la circunstancia de que el
Reglamento unifica en los Estados miembros las reglas sobre competencia
judicial internacional. Tal unificación no existe en principio con respecto a
los demandados no domiciliados en un Estado miembro (art. 6 Reglamento Bruselas
I bis). Las críticas formuladas en relación con la regla supletoria de
competencia prevista en el apartado 3 del artículo 71 ter para los demandados
domiciliadas en terceros Estados, que se basa en la presencia de bienes
propiedad del demandado en un Estado miembro contratante del Acuerdo TUP (véase
aquí), resultan relevantes en este contexto. El artículo 45.1.e)
Reglamento Bruselas I no permite denegar el reconocimiento y ejecución por el
hecho de que el criterio en que el TUP hubiera fundado su competencia pudiera
ser considerado exorbitante.
Con
respecto al reconocimiento y ejecución en el marco del RBIbis de las multas
coercitivas a las que hace referencia el artículo 82.4 Acuerdo TUP, cabe
recordar que, conforme al artículo 55 RBIbis, las resoluciones que condenen al
pago de tales multas únicamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando
la cuantía haya sido fijada definitivamente por el órgano jurisdiccional de
origen.