En
virtud de lo dispuesto en su artículo 89, y con casi una década de retraso con
respecto a la primera de las posibles fechas que contempla, el próximo 1 de
junio entrará en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes,
de 19 de febrero de 2013 (en adelante, Acuerdo TUP o Acuerdo), y comenzará su actividad jurisdiccional el TUP. Como es
conocido, España no es un Estado contratante del Acuerdo -ni participa en los Reglamentos
relativos a la cooperación reforzada sobre patente unitaria-, lo cual no impide
apreciar que la puesta en marcha del TUP constituye un acontecimiento
extraordinario que transforma el marco europeo de tutela de las patentes con
implicaciones muy importantes en materia de Derecho internacional privado,
relevantes también desde la perspectiva española. Dedicaré las próximas tres
entradas a recapitular las principales cuestiones que la puesta en marcha del
TUP plantea en lo relativo a la competencia judicial internacional, la determinación
del régimen jurídico aplicable en materia de patentes, y el reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en este ámbito. Con carácter previo,
sintetizaré en esta entrada los fundamentos del entramado normativo sobre el
que está construido y llamado a operar el TUP, y algunas particularidades de su entrada en vigor.
I. Marco normativo
Cabe
recordar que, con base en la Decisión 2011/167/UE -avalada por el TJUE en su
sentencia de 16 de abril de 2013, C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240-, se adoptaron
el 17 de diciembre de 2012 el Reglamento 1257/2012, por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante
patente unitaria, y el Reglamento 1260/2012, relativo a las disposiciones sobre
traducción. Estos dos instrumentos forman, junto con el Acuerdo TUP, el llamado
“paquete de patentes”, y fueron también avalados por las sentencias del
Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, en los asuntos, C-146/13 y C 147/13,
EU:C:2015:298
y EU:C:2015:299.
El
sistema diseñado se basa en la posibilidad de que una patente europea, es decir
concedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP) con arreglo a lo establecido
en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 1973 (CPE), pueda gozar
de efecto unitario en los Estados miembros de la UE participantes en el
Reglamento (UE) nº 1257/2012, pasando así a ser una “patente europea con efecto
unitario” o patente unitaria, que no necesita ser validada en esos Estados.
A
diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los Reglamentos sobre la marca de
la Unión y sobre el diseño comunitario, con respecto a la creación propiamente
de un título de propiedad industrial autónomo, el Reglamento (UE) 1257/2012 se
limita, básicamente, a establecer el efecto unitario de una patente europea
para el territorio de todos los Estados miembros participantes y a remitir el
alcance de la protección unitaria a la legislación de uno de esos Estados, como
se analizará más adelante.
En
todo caso, el nuevo sistema supone, con respecto a los Estados miembros participantes,
una transformación sustancial de la situación existente hasta ahora, en la
medida en que el CPE no ha superado la mera coexistencia de sistemas nacionales
de patentes y las patentes europeas, concedidas por la OEP, sólo otorgan
protección en cada uno de los Estados miembros en los que son validadas. El
sistema del CPE implica que tras el procedimiento de concesión y las
correspondientes validaciones en los Estados miembros que seleccione el
titular, éste tendrá un conjunto de patentes nacionales, cuyo contenido y
régimen viene en lo esencial determinado por las respectivas legislaciones
nacionales. Tal estado de cosas implica costes más elevados y una mayor
complejidad como consecuencia de que la protección de una invención en el seno
de la UE se traduce en la existencia de un haz de patentes nacionales relativas
a la misma invención, lo que el nuevo modelo supera respecto de los Estados
miembros participantes.
II. Razones para el establecimiento de
una jurisdicción unitaria
El
fraccionamiento tradicional del sistema europeo de patentes se considera que va
a asociado a costes muy elevados en relación con la tutela de las patentes y
genera el riesgo de resoluciones diversas acerca de, por ejemplo, la validez de
las diversas patentes nacionales expedidas a partir de una patente europea. Esa
fragmentación en la tutela judicial de las invenciones a nivel europeo, que el
nuevo sistema supera respecto de los Estados miembros participantes, es
consecuencia de la coexistencia de una pluralidad de derechos de exclusiva
nacionales y del alcance atribuido a la competencia exclusiva prevista en el
artículo 24.4 del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis). En
concreto, en virtud de esa norma, en materia de inscripciones o validez de
patentes se atribuye competencia exclusiva a los tribunales del Estado de
registro de la patente, lo que respecto de las patentes europeas ha supuesto hasta
ahora que los tribunales de cada Estado miembro de la Unión Europea son los
únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea
expedida para dicho Estado miembro.
Por lo
tanto, en la medida en la que opera la competencia exclusiva, no es posible
acumular ante un mismo tribunal nacional litigios relativos a patentes
nacionales de varios Estados aunque las patentes en cuestión tengan su origen
en una misma patente europea, lo que se proyecta habitualmente sobre los
litigios relativos a la infracción de derechos, habida cuenta de que la
competencia exclusiva incluye tanto aquellas situaciones en las que la cuestión
relativa a la inscripción o la validez de la patente se suscita por vía de
acción como aquellas en las que se plantea por vía de excepción, por ejemplo
como defensa frente a una demanda por infracción (STJUE de 13 de julio de 2006,
GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, y STJUE
de 12 de julio de 2012, Solvay, C-616/10,
EU:C:2012:445). Además, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se impuso
también una interpretación restrictiva de la posibilidad de utilizar el fuero
de la pluralidad de demandados para acumular ante un mismo tribunal demandas
relativas a la infracción de patentes en varios Estados miembros derivadas de
una misma patente europea pese a que los demandados presenten una estrecha
conexión entre sí (STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, Roche Nederland,
EU:C:2006:458).
Para
superar la tradicional fragmentación de la litigación relativa a las patentes
europeas, asociada a importantes costes, la creación del TUP pretende la
concentración de tales litigios ante un único tribunal. Este Tribunal se
configura como un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y
sometido al Derecho de la Unión, si bien no todos los Estados miembros de la
Unión Europea participan en el Acuerdo TUP (ese es el caso, en particular, de
España). A diferencia de los dos reglamentos que integran también el
llamado “paquete de patentes”, el Acuerdo TUP es un convenio internacional, no
un acto de las instituciones de la UE. El Acuerdo crea un tribunal común para
todos los Estados miembros contratantes que además se considera como un
tribunal de cada uno de esos Estados, para resolver los litigios relativos a
las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario. Su
objetivo básico es la creación de un tribunal unificado “para la resolución de
los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con
efecto unitario” (art. 1), que sustituirá a los tribunales nacionales de los
Estados miembros contratantes para las controversias relativas a las materias
en las que se atribuye competencia exclusiva al TUP.
III. Contenido básico de los instrumentos normativos
Pese a la
primacía atribuida al Derecho de la Unión, lo cierto es que éste, incluido el
Reglamento (UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE) no 1260/2012, básicamente
carece de normas sustantivas sobre Derecho de patentes. Por ello, en la
práctica reviste singular importancia la inclusión de normas de Derecho
sustantivo de patentes en el Acuerdo TUP, especialmente en sus artículos 25 a
30.
Ciertamente,
resulta de interés destacar que el contenido normativo de los dos instrumentos
de Derecho de la UE adoptados es muy limitado, destacando la ausencia de normas
de Derecho sustantivo de patentes. Por una parte, el Reglamento (UE) 1260/2012
se limita, como indica su título, a establecer normas sobre traducción. Por su
parte, el Reglamento (UE) 1257/2012 se declara un acuerdo especial en el
sentido del artículo 142 CPE (art. 1.2) y prevé que la OEP asuma ciertas tareas
administrativas relacionadas con las patentes europeas con efecto unitario,
empezando por la gestión de las peticiones de tal efecto por los titulares de
patentes europeas y la inclusión del Registro para la protección unitaria en el
Registro Europeo de Patentes (art. 9), lo que condiciona también sus disposiciones
financieras (arts. 10 a 13). Por lo demás, básicamente se limita a establecer
que una patente europea con efecto unitario tendrá carácter unitario, de modo
que otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los
Estados participantes (art. 3), pero sin incluir reglas adicionales.
En
consecuencia, el Reglamento (UE) 1257/2012 no establece un régimen propio
relativo a los efectos de la patente europea con efecto unitario, pues su
Capítulo II que aparece dedicado a esta materia, prácticamente se limita a
prever una remisión a la legislación de un Estado miembro para fijar tales
efectos (art. 5), además de reproducir la exigencia bien conocida con base en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de que el agotamiento de los derechos
vaya referido al conjunto de la Unión (art. 6). El Reglamento se completa con
normas sobre la patente europea con efecto unitario como objeto de propiedad,
para lo que también utiliza una técnica de remisión a las legislaciones
nacionales de patentes (art. 7). Aclara además el Reglamento que las licencias
obligatorias sobre estas patentes se regirán “por el Derecho de los Estados
miembros participantes respecto de sus territorios correspondientes”
(considerando 10). Resulta así manifiesto que el contenido material del
Reglamento (UE) nº 1257/2012 no se corresponde en absoluto con el que es propio
de una legislación en materia de patentes, optando básicamente por remitirse a
la aplicación de la ley de alguno de los Estados participantes.
IV. Aplicación del Acuerdo TUP y
periodo transitorio
La entrada
en vigor el próximo 1 de junio del Acuerdo TUP y la puesta en marcha del
sistema de la patente europea con efecto unitario es consecuencia de que
ese día es el
primero del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual depositó Alemania
su instrumento de ratificación -en concreto, lo hizo el pasado 17 de febrero-,
en los términos del artículo 89 del Acuerdo. De momento, el efecto unitario se
limitará a los 17 Estados miembros (únicamente los Estados de la UE pueden participar) que hasta la fecha han ratificado el Acuerdo
TUP: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Portugal y Suecia. De momento, el TUP solo es un tribunal común para estos
Estados miembros contratantes, a cuyos territorios alcanzará el efecto unitario
de las patentes. Los detalles de las ratificaciones y su eventual evolución pueden consultarse aquí. España, Polonia y Croacia son los Estados miembros que ni tan siquiera lo han firmado.
Con motivo
de su próxima entrada en vigor, también resulta de gran relevancia en la actualidad
el régimen transitorio. Punto de partida es que el Acuerdo y con ello la
competencia exclusiva del TUP no se limita a las acciones relativas a las patentes
europeas con efecto unitario sino que también reemplaza a las jurisdicciones
nacionales de los Estados miembros participantes respecto de las acciones
relativas a cualquier patente europea (y certificado complementario de
protección) que no haya caducado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo o se
conceda después de dicha fecha, así como a cualquier solicitud de patente
europea que se encuentre en curso en esa fecha o se presente posteriormente (arts.
3 y 32 del Acuerdo). Todo ello sin perjuicio del régimen transitorio establecido
en el artículo 83 TUP.
Ciertamente,
conforme al artículo 83.1 del Acuerdo, durante un período transitorio de siete
años a partir de su fecha de entrada en vigor, podrán seguir ejercitándose
acciones por violación o por nulidad de patente europea ante los órganos
nacionales competentes. Además, salvo que ya se haya
ejercitado una acción ante el TUP, el artículo 83.3 atribuye al titular o
al solicitante de una patente europea concedida o solicitada antes del término
del período transitorio de siete años, la posibilidad de eximirse de la
competencia exclusiva del Tribunal y litigar ante los tribunales nacionales de
los Estados miembros contratantes, siendo preciso notificar esa opción a la
Secretaría del TUP a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del
período transitorio.
Desde el pasado
1 de marzo, inicio del llamado “sunrise period”, los titulares o solicitantes
de una patente europea, así como los titulares de certificados complementarios
de protección expedidos para productos protegidos por patentes europeas, tienen
la posibilidad de ejercitar, en los términos de la regla 5 del Reglamento de Procedimiento del TUP y a través de esta vía, esa opción de exención
o exclusión de la jurisdicción del TUP, en la medida en que estén interesados en
que la competencia continúe recayendo en los órganos nacionales, por ejemplo,
para evitar una declaración de nulidad centralizada respecto de todos los Estados
miembros participantes. Habida cuenta de que la exclusión no cabe una vez que se
haya ejercitado una acción ante el TUP, hacer uso de esta posibilidad -susceptible
de ser retirada en los términos del art. 83.4 TUP- durante este periodo previo a
la entrada en vigor del Acuerdo resulta clave para asegurar la plena exclusión
de la jurisdicción del TUP desde el inicio de su actividad.
