Con respecto a las fuentes del Derecho en las que el TUP debe fundar sus resoluciones, el artículo 24 del Acuerdo proporciona la siguiente enumeración: a) el Derecho de la Unión, incluido el Reglamento (UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE) no 1260/2012; b) el propio Acuerdo; c) el CPE; d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, y e) el Derecho nacional. Proporciona además el artículo 24 una relación de las fuentes que utilizará de manera sucesiva el TUP para determinar el Derecho nacional aplicable (III, infra). Pese a la primacía atribuida al Derecho de la Unión, lo cierto es que éste básicamente carece de normas sustantivas sobre Derecho de patentes. En particular, tal es el caso del Reglamento (UE) 1257/2012, pues las inicialmente previstas fueron eliminadas antes de su aprobación y trasladadas al Acuerdo TUP, con el objetivo de privar al TJUE de competencia para su interpretación, al estar contenidas de esta manera en un acuerdo internacional entre los Estados participantes y no en un instrumento de Derecho de la UE. En su sentencia de 5 de mayo de 2015, C-146/13, EU:C:2015:298 (apdos. 45 y ss) el TJUE avaló que el carácter uniforme de la protección se logre mediante la designación en cada caso de un único Derecho nacional aplicable en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes, cuyas disposiciones de Derecho material definen los actos contra los cuales protege la patente europea con efecto unitario y las características de ésta como objeto de propiedad (I, infra). La uniformidad de la protección derivada del Reglamento 1257/2012 resulta de lo dispuesto en sus artículos 5.3 y 7, que garantizan que el Derecho nacional designado será de aplicación en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes en los que la patente tenga un efecto unitario (II, infra). Por otra parte, el artículo 24.2 Acuerdo TUP regula cuáles deben ser las reglas conflicto aplicables por el TUP como DIPr del foro cuando deba determinar la legislación nacional aplicable (III, infra).
I. Protección uniforme
Conforme
al artículo 3 Reglamento 1257/2012, toda patente europea concedida con el mismo
juego de reivindicaciones respecto de todos los Estados miembros participantes
en el Reglamento 1257/2012 gozará de efecto unitario en dichos Estados a
condición de que su efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la
protección unitaria mediante patente. El carácter unitario de una patente
europea con efecto unitario implica que otorgará protección uniforme y tendrá
los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes. No obstante,
conforme al segundo párrafo del artículo 18.2 del Reglamento 1257/2012,
cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el
Registro mencionado, tendrá efecto unitario solo en aquellos Estados miembros
participantes en los que el TUP tenga competencia exclusiva con respecto a las
patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro.
Elemento
esencial de la patente unitaria, como recoge el artículo 5 del Reglamento
1257/2012, es conferir una protección uniforme, si bien lo hace de manera muy
peculiar y alejada del modelo previo de creación de títulos de propiedad
industrial comunitarios o de la Unión, al que responden el RMUE y el RDC.
Conforme al artículo 5 del Reglamento 1257/2012, el alcance y las limitaciones
del derecho de exclusiva derivado de una patente unitaria serán uniformes en
todos los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto
unitario. Ahora bien, ese efecto unitario no deriva de las normas del
Reglamento 1257/2012.
El contenido de la tutela uniforme y sus
límites no vienen establecidos por el propio Reglamento. Por consiguiente, la
protección uniforme deriva de la aplicación en cada caso a la patente europea
de la ley de un Estado participante en el Reglamento 1257/2012, incluyendo, en
su caso, las normas sobre derechos y limitaciones conferidos por la patente del
Acuerdo TUP (arts. 25-30). Entre estas normas destaca la regulación del derecho
que la patente confiere a su titular para impedir a los terceros el uso directo
e indirecto de la invención (arts. 25 y 26), las limitaciones de los efectos de
la patente determinantes de los actos a los que no se hacen extensivos los
derechos que confiere la patente (art. 27), así como el derecho fundado en una
utilización anterior de la invención (art. 28).
II. Ley nacional aplicable a cada
patente unitaria
En
virtud del artículo 5.3 del Reglamento 1257/2012, los actos contra los que la
patente europea con efecto unitario ofrece protección y las limitaciones
aplicables serán los determinados por la Ley del “Estado miembro participante
cuya legislación nacional se aplique a la patente europea con efecto unitario
en cuanto objeto de propiedad de conformidad con el artículo 7”. La remisión en
esos términos a las legislaciones nacionales como mecanismo básico resulta
cuestionable, en la medida en que la ausencia de un régimen material común
puede conducir a una disparidad de soluciones en función de la legislación
nacional que resulte aplicable.
Los
criterios para determinar la ley nacional aplicable a cada patente unitaria
vienen establecidos en el artículo 7 del Reglamento 1257/2012, sin que para esa
finalidad pueda resultar operativo el criterio tradicional en materia de ley
aplicable a la protección de la propiedad industrial, basado en la aplicación
de la ley del país para el que se reclama la protección (lex loci
protectionis), ya que aquí típicamente está en cuestión la protección al
mismo tiempo en los diversos Estados cuyo territorio abarca el efecto unitario
y se trata precisamente de designar la ley de uno de esos Estados para colmar
lagunas de la normativa uniforme.
Conforme
al artículo 7 del Reglamento 1257/2012, los efectos de la patente unitaria son
los que establece la legislación de patentes del Estado miembro participante
del Reglamento 1257/2012 en el que el solicitante tenga su domicilio o centro
principal de actividad o, en su defecto, un centro de actividad al solicitar la
patente europea. Cuando ningún solicitante tenga su domicilio, centro principal
de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante, la
patente unitaria se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros
participantes como una patente nacional del Estado en cuyo territorio tiene su
sede la OEP, es decir, Alemania. A modo de ejemplo, cuando el solicitante tenga
su domicilio en EEUU o en España y carezca de centro de actividad en un Estado
miembro participante, el efecto unitario vendrá determinado por la aplicación
subsidiaria de la ley alemana.
En todo
caso, la remisión a la normativa nacional presenta particularidades en el marco
del artículo 5.3 con respecto al artículo 7 del Reglamento 1257/2012. Este
último, prevé la asimilación en cuanto objeto de propiedad de una patente
europea con efecto unitario a una patente nacional del Estado miembro
participante al que remiten los puntos de conexión empleados en el artículo 7.
Por su parte, el artículo 5.3 se remite a “la normativa aplicada a las patentes
europeas con efecto unitario en el Estado miembro participante cuya legislación
se aplique en virtud del artículo 7”, lo que se corresponde con la pretensión
de asegurar que los efectos de esas patentes europeas sean los mismos en todos
los Estados participantes, de modo que en las materias no reguladas en el
Reglamento 1257/2012 deben aplicarse las disposiciones del CPE, del Acuerdo
TUP, incluyendo sus disposiciones sobre el alcance del derecho y sus
limitaciones, y la legislación nacional, incluidas las normas de Derecho
internacional privado (considerando 9 del Reglamento 1257/2012). En
consecuencia, la remisión del artículo 5.3 del Reglamento 1257/2012 comprende
la aplicación preferente de las normas del Acuerdo TUP, en particular acerca
del alcance del derecho conferido por la patente y las limitaciones de la
patente (arts. 25 a 27 Acuerdo TUP) junto con otras normas relativas a los
procedimientos ante el TUP que resultarán relevantes, como las relativas a la
legitimación, los medios de prueba, la carga de la prueba, el plazo de
prescripción de las acciones de compensación económica (art. 72 Acuerdo TUP).
Para los
Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, las normas sobre
ley aplicable de los arts. 5.3 y 7 Reglamento 1257/2012, en la medida en que
pueden ser determinantes del alcance de la responsabilidad, resultarán de
aplicación en todo caso, pues operan como normas que integran cuál es el
contenido en cada caso de la lex loci protectionis. El criterio de base
es que el propio Reglamento 1257/2012, y en la medida en que sea aplicable, la
legislación nacional a la que se remiren sus artículos 5 y 7 operan como lex
loci protectionis, de conformidad, en su caso, con lo previsto en el
artículo 8.1 del Reglamento Roma II.
Este artículo 8, además de establecer con carácter
general la aplicación imperativa del criterio lex loci protectionis para
determinar la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad
intelectual (incluyendo los derechos de propiedad industrial), incorpora en su
segundo apartado una regla específica, según la cual: “En caso de una obligación extracontractual
que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual
comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el
que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por
el respectivo instrumento comunitario”. Ahora bien, en su artículo 27 el
Reglamento Roma II prevé que no afectará a la aplicación de disposiciones del
Derecho comunitario que en materias concretas, regulen los conflictos de leyes
relativos a las obligaciones extracontractuales, al tiempo que la regla de
conflicto de su artículo 8.2 va sólo referida a las cuestiones no reguladas en
el instrumento comunitario correspondiente (ni siquiera mediante remisión). De
modo que el artículo 8.2 del Reglamento Roma II, y su remisión a la ley del
país en el que se ha cometido la infracción, no afecta a la aplicación
preferente de los artículos 5.3 y 7 del Reglamento 1257/2012 en los Estados
participantes, cuyos criterios de conexión prevalecen a esos efectos sobre lo
previsto en el artículo 8.2 del Reglamento Roma II.
Los
artículos 5.3 y 7.1 Reglamento 1257/2012 no son propiamente reglas de conflicto
multilaterales, pues su función es únicamente la selección del ordenamiento de
un Estado miembro participante (y no potencialmente de cualquier Estado) que
complementa lo previsto en el Reglamento 1257/2012, el Acuerdo TUP y el CPE en
tanto que lex loci protectionis. Por consiguiente, se trata de normas
que pueden resultar aplicables también por tribunales nacionales de Estados no
participantes en el Acuerdo TUP, como es el caso de España, si llegan a conocer
de litigios relativos a una patente europea con efecto unitario (por ejemplo,
por encontrarse en España el domicilio del demandado y optar el demandante por
presentar su demanda en España) y han de aplicar la lex loci protectionis
con respecto a dicha patente.
3. Reglas de Derecho internacional
privado del TUP
Tratándose
de cuestiones no reguladas (directamente o por remisión) en el Derecho de la
UE, el Acuerdo TUP, el CPE y otros acuerdos internacionales aplicables
vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, procede
supletoriamente la aplicación por el Tribunal Unificado del Derecho nacional,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del Acuerdo TUP. Dentro del
Derecho de la UE destacan a este respecto los Reglamentos 1257/2012 y
1260/2012, si bien también serán relevantes otros instrumentos como la
Directiva 2004/48 relativa a la protección de los derechos de propiedad
intelectual, junto con la eventual repercusión de las normas de los Tratados
constitutivos. Con respecto a la
interpretación de estas normas, así como de los tratados internacionales
vinculantes para la UE, en caso de duda deberá el TUP plantear la
correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Además, el
considerando 9 del Reglamento 1257/2012 establece que en las materias que no
estén reguladas en ese Reglamento ni en el Reglamento 1260/2012 han de
aplicarse las disposiciones del CPE, el Acuerdo TUP y la legislación nacional,
incluidas las normas de Derecho internacional privado. A lo anterior, el
considerando 13 de ese mismo Reglamento añade que el régimen de indemnización
de daños y perjuicios debe regirse por la normativa propia de los Estados
miembros participantes, en particular, por las disposiciones de aplicación del
artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE.
El
artículo 24.2 Acuerdo TUP contempla cuáles deben ser las reglas de conflicto
aplicables por el TUP como Derecho internacional privado del foro cuando el TUP
deba determinar la legislación nacional (potencialmente incluso la de un Estado
no miembro, en particular en la medida en que puede conocer de litigios relativos
a patentes europeas –incluso sin efecto unitario-). El artículo 24.2 prevé el
recurso de manera sucesiva a tres grupos de normas: a) las disposiciones
directamente aplicables del Derecho de la Unión que contengan normas de Derecho
internacional privado, b) los instrumentos internacionales que contengan normas
de Derecho internacional privado, o c) disposiciones nacionales sobre Derecho
internacional privado “según determine el Tribunal”. El ejemplo más
significativo de normas de la primera categoría viene representado por el ya mencionado
artículo 8 del Reglamento Roma II. Con respecto a la concreción de las
disposiciones “según determine el Tribunal”, en defecto de reglas de conflicto
en disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión o en
instrumentos internacionales –por ejemplo, para determinar la ley aplicable a
la titularidad originaria-, tal determinación no debería variar en función de
la división del Tribunal Unificado que conozca de un asunto, lo que podría
favorecer la aplicación analógica de los puntos de conexión establecidos en el
artículo 7 del Reglamento 1257/2012.
Expresamente
prevé el artículo 24.3 del Acuerdo TUP la posibilidad de que el TUP deba aplicar
el Derecho de un Estado no contratante, en relación con los aspectos
sustantivos del Derecho de patentes, carga de la prueba, medidas correctivas en
los procedimientos por violación de patente, indemnización por daños y
perjuicios y prescripción. En la medida en que el Tribunal conoce de los
“litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con
efecto unitario”, puede suceder que conozca, por ejemplo, de la infracción en
España de una patente europea validada en España en particular cuando el
demandado tenga su domicilio en un Estado miembro del Acuerdo. En tales
circunstancias, en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II la ley
aplicable por parte del TUP respecto de la infracción de la patente española
debe ser el Derecho español, en tanto que ley del país para el que se reclama
la protección.
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