A raíz del carácter
estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial, podría
pensarse que los actos -por ejemplo, de almacenamiento de productos
infractores- realizados en el país A no pueden infringir una marca en el país
B. No obstante, es cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia había
puesto ya de relieve que, en el contexto del comercio electrónico, ciertas
actividades llevadas a cabo en el país A pueden infringir una marca en el país
B, como sucede cuando a través de un interfaz en línea el supuesto infractor
desde el país A ofrece y comercializa en línea en el país B productos que
infringen una marca en este último país. En su sentencia del pasado día 1, Tradeinn
Retail Services, C-76/24, EU:C:2025:593 el Tribunal de Justicia ha
establecido que de su jurisprudencia previa al respecto se desprende también
que el almacenamiento de productos en el país A (en el litigio principal era
España) para su venta en línea en el país B (en el litigio principal, Alemania)
puede constituir una infracción de marca en el país B, lo que determina que los
tribunales del país B puedan prohibir a la empresa establecida en el país A el
almacenamiento en el país A de los productos en cuestión con
el fin de ofrecerlos a la venta o comercializarlos en el país B (Estado miembro
en el que esa marca esté protegida) (I, infra). La sentencia precisa
también el alcance de la noción de “almacenamiento” como hecho preparatorio de
la infracción en situaciones en las que el supuesto infractor no ejerce el dominio
directo y efectivo sobre los productos almacenados (II, infra).
I. Almacenamiento de productos en el país de origen para la venta en
línea como acto de infracción en el país de destino
En el apartado 37 de
la nueva sentencia, el Tribunal de Justicia entiende que ese resulta se deriva
de su jurisprudencia previa según la cual el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero
ofrecer en línea productos con el signo en cuestión, “incluso cuando ese
tercero, el servidor del sitio de Internet que utiliza o esos productos están
situados fuera del Estado miembro de registro, si esa oferta o esa publicidad
están destinadas a consumidores situados en el territorio” de protección de la
marca en cuestión (con referencia a sus sentencias de 12 de julio de 2011, L’Oréal
y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apdos 62 y 63 -reseñada aquí-, y de 6 de febrero de 2014, Blomqvist,
C‑98/13, EU:C:2014:55, apdo 32 -reseñada aquí-).
La sentencia deja claro que para que se pueda
apreciar la eventual infracción en el país B (en este caso Alemania) es preciso
que la actividad de comercialización en línea de los productos en cuestión (a
la que va referida su almacenamiento) por parte del infractor vaya dirigida al
país B, de modo que no basta la mera accesibilidad de la oferta en el país B
(apdos. 34 y 38 de la nueva sentencia con referencias a las sentencias de 7 de
diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof, C‑585/08 y C‑144/09,
EU:C:2010:740, apdo. 83, y de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474,
apdo. 66). Con respecto a la interpretación de ese criterio de las actividades
dirigidas en materia de marcas es también muy relevante su más reciente
sentencia de 27 de abril de 2023, Lännen , C-104/22, EU:C:2023:343
-reseñada aquí-, que el Tribunal, sin embargo no cita (tal
vez por ir referida a la interpretación de las normas del RMUE).
Un elemento clave al valorar la sentencia es
que ciertamente la prohibición va referida únicamente al almacenamiento en otro
Estado miembro (España) de productos destinados a ser ofrecidos a la venta o
comercializados en el Estado miembro en el que la marca está protegida
(Alemania). En la práctica, con frecuencia, puede resultar difícil establecer
que ciertos productos almacenados están destinados a ese concreto fin, cuando
se trata productos que se comercialicen en línea en diversos Estados, incluidos
otros en los que la marca infringida no está protegida. El Tribunal no entra a
valorar esta circunstancia. Como elemento indicativo de que el almacenamiento
tiene lugar con el fin de ofrecer los productos a la venta o comercializarlos
en el Estado miembro en el que la marca está registrada (en el litigio
principal, Alemania), el Tribunal parece considerar determinante la
circunstancia de que la demandada, además de en su sitio web, publicitaba la
venta de esos productos “a través de la plataforma de comercio electrónico
www.amazon.de”, que considera que “parece destinada, a falta de pruebas en
sentido contrario, a consumidores que se encuentran en el territorio cubierto
por las marcas controvertidas” (apdo. 10 y 38 de la sentencia).
Desde el punto de vista del Derecho internacional privado, en la medida en que la actividad realizada en España esté orientada a la venta en línea a potenciales clientes situados en Alemania, cabe normalmente entender que en este país se localiza el lugar de manifestación del daño con respecto a la eventual infracción en Alemania, de modo que los tribunales de ese país tienen competencia con base en el artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis para conocer de la eventual infracción en su territorio. A esa infracción, con base en el artículo 8 Reglamento Roma II, resulta de aplicación la legislación alemana pues de lo que se trata es de la protección de la marca para el territorio alemán. La eficacia de la eventual resolución alemana en los demás Estados de la UE vendrá determinada por el Reglamento Bruselas I bis.
II. Significado del “almacenamiento” de productos en la economía de las
plataformas
La segunda aportación de la sentencia tiene
que ver con la interpretación del término “almacenamiento” en el artículo
10.3.b) de la Directiva (UE) 2015/2436 de marcas. Cabe recordar que esa norma
permite al titular prohibir a cualquier tercero, entre otras actividades, “ofrecer
los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o
prestar servicios con el signo”. En el contexto de la economía de las
plataformas, especialmente en relación con las versiones en otros idioma de la
Directiva que hacen referencia a la posesión de esos bienes por el infractor,
resulta relevante la aclaración por parte del Tribunal de que el termino
almacenamiento en esa norma no solo incluye el supuesto infractor que “ejerce
el dominio directo y efectivo de los productos de que se trate, sino también
aquellos en los que tiene un dominio indirecto, pero no obstante efectivo, de
esos productos en la medida en que dispone de un poder de control o de
dirección sobre la persona que tiene el dominio directo y efectivo de estos”
(apdo. 45).
Pese a las dudas que podría generar la
redacción de esa norma en sus distintas versiones lingüísticas, el Tribunal
considera que esa interpretación resulta de que la finalidad del mencionado
artículo 10.3 es ofrecer al titular de una marca un instrumento legal que le
permita prohibir y hacer cesar cualquier comportamiento de un tercero que haga
uso de un signo que sea constitutivo de la infracción de la marca conforme al
artículo 10.2 (apdo. 44 de nueva sentencia).
