En su Sentencia de antesdeayer en el asunto C‑323/09, Interflora –de la que, como de costumbre, daba cuenta de inmediato Federico Garau en su blog- el Tribunal de Justicia vuelve a abordar, en relación con el funcionamiento del servicio publicitario “AdWords” de Google, los límites a la licitud de la utilización de marcas de terceros como palabras clave en la contratación de la publicidad en Internet. Es bien conocido que se trata de una cuestión previamente tratada por el Tribunal, en especial en sus sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08; de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C‑278/08; y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-588/08, de las que me he ocupada en entradas previas. La nueva Sentencia viene a confirmar en lo esencial los criterios sentados por el Tribunal en su jurisprudencia previa, pero también incluye precisiones adicionales de importancia para fijar los límites a la protección de las marcas en relación con ese tipo de prácticas e incluso con respecto al significado de las funciones de las marcas en general, si bien me centraré en el primero de esos aspectos.
Como punto de partida, cabe señalar que el litigio principal tiene su origen en la demanda por infracción de marca interpuesta por Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc en relación con la aparición en el buscador Google de anuncios de Marks & Spencer relativos a la comercialización de flores y plantas frescas por el anunciante a partir de palabras clave correspondientes a la marca Interflora seleccionadas por el anunciante en el servicio de referenciación “AdWords”. Precisamente para determinar si existe o no infracción de marca resulta determinante la interpretación en relación con esas prácticas del artículo 5 de la Directiva sobre marcas (Directiva 89/104 sustituida por la Directiva 2008/95/CE) –incorporado al Derecho español básicamente en el artículo 34 de la Ley de marcas- y del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria (Reglamento nº 40/94 sustituido por el Reglamento nº 207/2009), a los que van referidos las cuestiones prejudiciales que el tribunal remitente mantuvo por entender que las sentencias dictadas por el Tribunal recientemente no daban respuesta a sus dudas interpretativas.
El Tribunal de Justicia agrupa las cuestiones planteadas en dos bloques. El primero relativo a la interpretación de si la actividad del anunciante demandado en el litigio principal resulta prohibida conforme al artículo 5.1.a) de la Directiva de marcas y el artículo 9.1.a) del Reglamento de la marca comunitaria por constituir un supuesto de uso por Marks & Spencer en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca Interflora para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. Obviamente, todo ello sin desconocer que el análisis del Tribunal se halla constreñido por su función de interpretación del Derecho de la Unión sin pronunciarse sobre el resultado de su aplicación al litigio principal que corresponde al tribunal remitente. La segunda parte del análisis va referida al alcance en ese tipo de situaciones de la protección específica de las marcas renombradas o notorias prevista en el artículo 5.2 de la Directiva y el artículo 9.1.c) del Reglamento.
En el análisis del primer aspecto, es decir, si la actividad del anunciante resulta prohibida por constituir un uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, el punto de partida del Tribunal es que, de conformidad con su jurisprudencia previa, lo determinante en este tipo de situaciones es apreciar si el uso de la marca hecho por el anunciante al contratar que su publicidad se muestre mediante el empleo de la marca del tercero como palabra clave en el servicio de referenciación menoscaba alguna de las funciones de la marca, pues el Tribunal entiende que no resulta controvertido que se trata de un uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca Interflora para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada (pues el anuncio se refería a ese tipo de productos que también comercializa el anunciante). A este respecto, el Tribunal confirma que sólo en la medida en que quepa considerar que el uso del signo por el tercero (Marks & Spencer) puede menoscabar alguna -cualquiera- de las funciones de la marca es posible considerar que esa utilización resulta prohibida conforme al artículo 5.1.a) de la Directiva y 9.1.a) del Reglamento. Por lo tanto, el Tribunal se centra en elaborar elementos de interpretación acerca del significado de las “funciones de indicación de la procedencia, de publicidad y de inversión de la marca” a situaciones como la planteada en el litigio principal (aps. 43 a 66).
Con respecto a la función esencial de indicación del origen, el Tribunal reitera su criterio de que el eventual menoscabo de tal función en los supuestos de utilización de la marca por un competidor como palabra clave para hacer publicidad de sus productos depende fundamentalmente del modo en el que se presente el anuncio (es decir, el contenido y configuración del enlace patrocinado en el que consiste la publicidad del anunciante que se muestra en Google): “Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la marca (sentencias Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin, apartado 35)” (sentencia Interflora, ap. 45).
Como precisiones adicionales con respecto a la interpretación de esta función, la sentencia Interflora aclara que para apreciar si ha sido menoscabada no es relevante el hecho “de que el operador del servicio de referenciación no haya permitido al titular de la marca prohibir que se seleccionara como palabra clave el signo idéntico a dicha marca” (ap. 47); pero por el contrario si puede serlo el que la presentación del enlace patrocinado del competidor pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando en realidad no lo es sino que es un competidor del titular de la marca: “si de las apreciaciones fácticas realizadas por el órgano jurisdiccional remitente resultara que la publicidad de M & S, mostrada en respuesta a las búsquedas efectuadas por los internautas con la ayuda de la palabra «Interflora» corre el riesgo de hacer creer erróneamente a éstos que el servicio de envío de flores propuesto por M & S forma parte de la red comercial de Interflora, debería concluirse que dicha publicidad no permite determinar si M & S es un tercero en relación con el titular de la marca o si, por el contrario, esta última sociedad está vinculada económicamente a éste. En esas circunstancias se produciría un menoscabo a la función de indicación del origen de la marca Interflora” (ap. 49). Tras insistir en la necesidad de que la apreciación se lleve a cabo en atención a la impresión que la publicidad produzca en “internautas normalmente informados y razonablemente atentos” (ap. 50), el Tribunal realiza ciertas apreciaciones con respecto a las características de las partes implicadas en el caso que pueden ser relevantes para apreciar el eventual menoscabo de la función indicadora de la marca (y, por lo tanto, su infracción): “En particular, el órgano jurisdiccional remitente podrá tener en cuenta el hecho de que, en el presente asunto, la red comercial del titular de la marca está compuesta por un elevado número de minoristas que presentan una gran diversidad entre ellos en términos de tamaño y de perfil comercial. En efecto, ha de considerarse que, en estas circunstancias, a falta de indicaciones proporcionadas por el anunciante, puede ser especialmente difícil para el internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si dicho anunciante, cuya publicidad aparece en respuesta a una búsqueda que emplea la citada marca como término de búsqueda, forma parte o no de la mencionada red” (ap. 52).
En lo relativo al eventual menoscabo de la función publicitaria de la marca, el Tribunal se limita básicamente a reiterar el criterio sentado previamente en su sentencia Google France y Google en el sentido de que el uso de la marca de un tercero en un servicio como “AdWords” no puede menoscabar esa función de la marca, en la medida en que esa práctica de los anunciantes son en sí mismas prácticas inherentes al juego de la competencia frente a las que no protege el derecho de marca, cuyo titular conserva la posibilidad de utilizar la marca para informar y persuadir a los consumidores como es propio de su función publicitaria (aps. 54 a 60).
Por último con respecto al eventual menoscabo de la función de inversión, el Tribunal se detiene en la caracterización de esta función de la marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel” (ap. 60) poniendo de relieve su eventual solapamiento con la función publicitaria (lo que, junto a otras consideraciones para las que este no es el lugar apropiado podría servir para cuestionar esa clasificación de las funciones de la marca). Conforme al criterio del Tribunal, el titular de la marca está facultado para prohibir su uso conforme al artículo 5.1.a) de la Directiva y 9.1.a) del Reglamento por haberse menoscabado esta función cuando el uso por el tercero “supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel” (ap. 62). A este respecto, la aportación más importante de cara a apreciar en qué medida el uso de un signo idéntico a una marca por parte del anunciante en el marco de un servicio de referenciación como “AdWords” supone un peligro para que el titular de la marca mantenga su reputación, cabe entender que se encuentra en el apartado 64 de la sentencia, según el cual: “[…] no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca”.
Como ha quedado señalado, el segundo bloque de cuestiones abordado en esta sentencia se refiere al alcance de la protección específica de las marcas renombradas o notorias prevista en los artículos 5.2 de la Directiva y 9.1.c) del Reglamento en relación con el uso por un competidor de la marca como palabra clave en un sistema de referenciación como “AdWords”. En primer lugar, el Tribunal reitera su jurisprudencia previa en el sentido de que esas normas protegen también frente al uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca esté registrada –como en el asunto Interflora- pese a que su texto vaya referido sólo al uso para productos o servicios que no son similares (ap. 68).
Si bien en el caso de la protección como marca de renombre no es necesario que exista riesgo de confusión, de acuerdo con el criterio del Tribunal la protección de las marcas renombradas se ciñe a tres tipos de infracciones: el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca (dilución); el perjuicio causado a su notoriedad (difuminación); y el provecho indebido que se obtenga del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (parasitismo) (aps. 72-74). Por ello, la parte final de la sentencia se centra en valorar en qué medida el uso de la marca en un servicio como “AdWords” puede dar lugar a alguno de esos tipos de infracciones. Con respecto a la eventual dilución de la marca de renombre, el Tribunal de Justicia establece que cabe apreciar infracción cuando una publicidad realizada a partir de esa palabra clave contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico, pone de relieve como frente a lo sostenido por Interflora el uso como palabra clave en “AdWords” de la marca de un competidor no contribuye necesariamente a esa evolución (ap. 80), en particular en aquellos casos en los que la publicidad que se muestra permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que los productos o los servicios ofrecidos no proceden del titular de la marca sino de un competidor. De este planteamiento resulta que en aquellas situaciones en las que el uso de la marca como palabra clave no menoscaba la función indicadora de origen de acuerdo con lo antes señalado no cabrá tampoco normalmente apreciar infracción como consecuencia del perjuicio causado al carácter distintivo de la marca cuando esta sea de renombre (ap. 82). En consecuencia, el planteamiento adoptado viene a reforzar el criterio de que, también respecto de la especial protección otorgada a las marcas de renombre, resulta determinante el contenido y configuración del enlace patrocinado para poder apreciar que el anunciante no infringe el derecho de marca.
Para finalizar, el Tribunal se detiene en la eventual infracción por el anunciante derivada del provecho indebido obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca renombrada. El Tribunal pone de relieve cómo el empleo por el anunciante de la marca ajena como palabra clave en un servicio como “AdWords” cabe considerar que típicamente concurre la circunstancia de que el anunciante pretende obtener una ventaja del carácter distintivo o del renombre de la marca. Ahora bien, para apreciar si existe infracción de la marca de renombre, el Tribunal destaca cómo resulta determinante valorar en qué medida en el uso de la marca de renombre por el anunciante concurre “justa causa” en el sentido de los artículos 5.2 de la Directiva (conforme al cual debe interpretarse el artículo 34.2 Ley de marcas) y 9.1.c) del Reglamento, pues sólo en ausencia de “justa causa” cabe apreciar infracción. Ilustrativo del alcance de este criterio para considerar lícitos supuestos de utilización de marcas renombradas como palabras claves en la contratación de publicidad por competidores del titular de la marca es el apartado 91 de la sentencia: “cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa»”.
