Por las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Justicia, la futura Sentencia en el asunto C‑324/09, L’Oréal, está llamada a representar un hito en la interpretación de ciertos aspectos especialmente controvertidos del Derecho de Internet, especialmente vinculados al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. El pasado jueves presentó el Abogado General Jääskinen sus Conclusiones en dicho asunto, que tiene su origen en un litigio relativo a la supuesta infracción de derechos de marca y de propiedad intelectual de L’Oréal por parte de eBay en relación con la venta de artículos infractores en los sitios web europeos de eBay. El asunto plantea múltiples aspectos de interés.
Por una parte, en relación con el agotamiento del derecho de marca, las Conclusiones contemplan que el agotamiento no impide que el titular de la marca se pueda oponer a la comercialización de probadores y frascos de muestra facilitados gratuitamente a sus distribuidores; al tiempo que también contempla el alcance de la facultad del titular para oponerse a la comercialización ulterior de los productos sin embalaje. Por otra, parte, en lo relativo al uso de marcas en servicios de referenciación -como el conocido AdWords de Google objeto ya de otras decisiones del Tribunal de Justicia-, el Abogado General se muestra favorable a la licitud de esa práctica cuando es llevada a cabo por prestadores que explotan “mercados electrónicos” en relación con los productos que terceros ofrecen en sus servicios –aunque algunos de ellos infrinjan la marcas utilizadas como palabras clave- “en la medida en que tenga lugar de modo que un consumidor medio razonable comprenda, sobre la base de la información incluida en el enlace patrocinado, que el operador del mercado electrónico almacena en su sistema anuncios u ofertas de venta de terceros.” Asimismo, las Conclusiones se pronuncian sobre el alcance de la lex loci protectionis con respecto a actividades de comercialización de productos con marca llevadas a cabo en Internet, recogiendo el criterio ampliamente aceptado de que “es suficiente… para que el derecho exclusivo conferido por la marca nacional o comunitaria se aplique demostrar que el anuncio se dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca”. También abordan las Conclusiones un conjunto de importantes cuestiones acerca del régimen de responsabilidad de los prestadores intermediarios, en el que me detendré algo más.
Por una parte, en relación con el agotamiento del derecho de marca, las Conclusiones contemplan que el agotamiento no impide que el titular de la marca se pueda oponer a la comercialización de probadores y frascos de muestra facilitados gratuitamente a sus distribuidores; al tiempo que también contempla el alcance de la facultad del titular para oponerse a la comercialización ulterior de los productos sin embalaje. Por otra, parte, en lo relativo al uso de marcas en servicios de referenciación -como el conocido AdWords de Google objeto ya de otras decisiones del Tribunal de Justicia-, el Abogado General se muestra favorable a la licitud de esa práctica cuando es llevada a cabo por prestadores que explotan “mercados electrónicos” en relación con los productos que terceros ofrecen en sus servicios –aunque algunos de ellos infrinjan la marcas utilizadas como palabras clave- “en la medida en que tenga lugar de modo que un consumidor medio razonable comprenda, sobre la base de la información incluida en el enlace patrocinado, que el operador del mercado electrónico almacena en su sistema anuncios u ofertas de venta de terceros.” Asimismo, las Conclusiones se pronuncian sobre el alcance de la lex loci protectionis con respecto a actividades de comercialización de productos con marca llevadas a cabo en Internet, recogiendo el criterio ampliamente aceptado de que “es suficiente… para que el derecho exclusivo conferido por la marca nacional o comunitaria se aplique demostrar que el anuncio se dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca”. También abordan las Conclusiones un conjunto de importantes cuestiones acerca del régimen de responsabilidad de los prestadores intermediarios, en el que me detendré algo más.
Un primer elemento a destacar es su análisis del régimen de la que denomina responsabilidad secundaria (la conocida “secondary liability”) entendida como la eventual responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información por las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios, que se aborda en los apartados 54 a 56 y que resulta clave en la aplicación del artículo 14 Directiva 2001/31/CE sobre el comercio electrónico (DCE) –en el ordenamiento español, art. 16 LSSI- y el régimen de responsabilidad de los prestadores intermediarios –especialmente de servicios de alojamiento-. Se trata de una cuestión de gran trascendencia práctica especialmente en relación con las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de servicios de Internet, que no ha sido objeto de tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Abogado General concluye que este tipo de responsabilidad por infracciones de marca cometidas por terceros no está armonizado en la UE, por lo que su eventual establecimiento depende de la legislación nacional aplicable en cada caso. Por lo tanto, existe únicamente una armonización parcial contenida en los artículos 12 a 14 DCE, que se limita al establecimiento “de los requisitos de su inexistencia”, al tiempo que de la legislación de la UE resulta también la exigencia de que puedan obtenerse requerimientos judiciales contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para vulnerar cualquier derecho de propiedad intelectual. El Abogado General destaca que no existe ninguna disposición en la legislación de la UE que exija a los intermediarios impedir infracciones de derechos de marca por terceros o abstenerse de actos o prácticas que puedan contribuir a dichas infracciones o facilitarlas. En síntesis, los artículos 12 a 14 DCE imponen únicamente que en determinadas circunstancias los prestadores intermediarios deban quedar exentos de responsabilidad pero no exigen que sean considerados responsables de no concurrir esas circunstancias.
Menos preciso resulta el análisis del Abogado General acerca de la interpretación de cuándo concurren las circunstancias que determinan que el prestador de servicios de alojamiento no pueda ser considerado responsable. Como punto de partida, pone de relieve que las normas sobre responsabilidad de los intermediarios de los artículos 12 a 14 DCE no deben ser necesariamente consideradas como excepciones de modo que hayan de ser interpretadas de forma estricta, “porque en muchos Estados miembros la responsabilidad de un prestador de servicios en las situaciones mencionadas en dichos artículos quedaría excluida por falta de culpa subjetiva” (apartado 136).
Algunas de los elementos incluidos en esta parte de las Conclusiones del Abogado General pueden generar cierta confusión, como es el caso de la referencia al criterio de que el conocimiento efectivo o conocimiento mencionado en el artículo 14 de la DCE se produce cuando se recibe una resolución judicial al respecto, como se apunta en el apartado 160 de las Conclusiones. Ese planteamiento no conduce con carácter general a una respuesta equilibrada en relación con el conjunto de situaciones a las que resultan aplicable el artículo 14 DCE, que tenga debidamente en cuenta los intereses en presencia y el propio texto del artículo 14 DCE, como ha puesto de relieve la jurisprudencia del TS relativa al artículo 16 LSSI (STS de 9 de diciembre de 2009 y 3 de marzo de 2010) de la que me ocupé en algunas entradas previas. Ello sin perjuicio de que obviamente cuando existe una decisión previa que declara la ilicitud de los contenidos alojados, la referencia a su conocimiento por parte del prestador resultará normalmente determinante para acreditar que concurre el requisito del conocimiento efectivo (como refleja la Sent. Aud. Prov. de Madrid (Secc. 12ª) núm. 278/2008 de 17 abril) pero no es exigible en absoluto con carácter general, como resulta con claridad de lo establecido en el apartado 164 de las Conclusiones en el que se establece que el conocimiento efectivo deriva del conocimiento de la información o actividades pasados o presentes que el prestador de servicios tiene en virtud de una notificación externa o de su propia búsqueda voluntaria.
Una exención que cubriera cualquier situación en la que no existiera una declaración judicial previa de ilicitud no resultaría una solución equilibrada; basta pensar en que dificultaría una rápida reacción (en particular, para bloquear el acceso a los contenidos ilícitos) que es imprescindible para limitar los daños derivados de la difusión de contenidos en Internet, así como que resulta inaceptable ante la evidencia de que en ocasiones la ilicitud de los contenidos resulta absolutamente manifiesta –como puede ser especialmente el caso de la pornografía infantil pero también en ciertas intromisiones en derechos de la personalidad- y de que su presencia puede ser puesta en conocimiento del prestador de servicios de manera fehaciente sin necesidad de que medie una resolución judicial. En los términos de la Sent. Aud. Prov. de Madrid (Secc. 13ª) núm. 420/2009 de 22 septiembre JUR\2009\107918: “[…] es claro que en el actual mundo de las telecomunicaciones, caracterizado por la facilidad y rapidez de difusión de los datos, remitir al perjudicado a la previa obtención de una declaración formal de ilicitud cuando la intromisión en el derecho fundamental al honor es tan notoria como en el caso que nos ocupa […] multiplicaría los perjuicios que se le ocasionarían hasta el extremo de que, cuando obtuviese respuesta a la tutela judicial pretendida, aquellos perjuicios pudieran ser ya irreparables”. De los apartados 164 y 168 de las Conclusiones, entre otros, se desprende que puede bastar la mera notificación de un uso infractor de la marca para considerar que el intermediario tienen conocimiento efectivo de la infracción, si bien los términos utilizados en esos apartados constituyen un progreso muy limitado en el esclarecimiento de cuándo está presente el conocimiento al que hace referencia el art. 14 DCE. Por ejemplo, las Conclusiones no contribuyen a aclarar precisamente en relación con ciertos servicios asociados a la infracción masiva de derechos de propiedad intelectual, que se benefician económicamente de las actividades de infracción y en los que el prestador “interviene y orienta el contenido de las ofertas de artículos en su sistema” si el nivel de diligencia exigible en el marco del artículo 14 DCE para beneficiarse de la exención puede requerir por parte del prestador ir más allá en determinadas situaciones de la mera reacción ante la notificación individualizada de las actividades de infracción, tarea ésta que implica para los titulares de derechos elevados costes de supervisión de las actividades llevadas a cabo a través de los servicios del prestador intermediario.
Ahora bien, el criterio de que en el marco del artículo 14 DCE no resulta, con carácter general, exigible la existencia de una resolución previa que declare la ilicitud no impide apreciar que la valoración de si realmente existe ese conocimiento efectivo resulta en muchas ocasiones una tarea de gran complejidad, y exige tomar en consideración todos los factores relevantes y de manera especial si resultaba claro o evidente el carácter ilícito de los contenidos, lo que puede exigir un proceso de valoración especialmente delicado cuando se plantea un conflicto entre derechos fundamentales. Especialmente en tales circunstancias, cabrá en ocasiones considerar que no es posible apreciar la presencia del “conocimiento efectivo” por parte del prestador intermediario hasta que tenga conocimiento de una resolución judicial que declare la ilicitud.
En todo caso, la respuesta que el Abogado General propone al Tribunal es únicamente que: “El “conocimiento efectivo” de la actividad o información ilícita o el “conocimiento” de hechos o circunstancias en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 existe cuando el operador del mercado electrónico tiene conocimiento de que se han anunciado, ofrecido a la venta o vendido productos en su sitio web infringiendo una marca registrada, y que las infracciones de dicha marca registrada pueden continuar respecto de los mismos productos u otros similares por el mismo usuario del sitio web” y, como ha quedado dicho, en el apartado 164 de las Conclusiones se establece que el conocimiento efectivo es el conocimiento de la información o actividades pasados o presentes que el prestador de servicios tiene en virtud de una notificación externa o de su propia búsqueda voluntaria.
Por último, resulta también reseñable que las Conclusiones ponen de relieve cómo cuando un tercero ha utilizado los servicios de un intermediario para infringir una marca registrada, el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual exige que “los Estados miembros garanticen que el titular de la marca pueda obtener un requerimiento judicial efectivo, disuasorio y proporcionado contra el intermediario para impedir la continuación o reiteración de la infracción por dicho tercero”, precisando que las condiciones y los procedimientos relativos a dichos requerimientos judiciales se definen en el Derecho nacional”. Se trata de una posibilidad que aparece además recogida en el artículo 8.3 Directiva 2001/29/CE en relación con los derechos de autor. Desde la perspectiva de la práctica española la insistencia sobre este punto parece apropiada, en la medida en que varias decisiones de tribunales españoles han negado la posibilidad de ejercitar acciones de cesación frente a tales intermediarios, lo que contrasta con el contenido del artículo 8.3 Directiva 2001/29/CE y del artículo11 de la Directiva 2004/48/CE y las normas españolas de transposición.
