En una de las primeras entradas de este blog anuncié que volvería a tratar de los contratos de licencia cuando se publicara la sentencia del TJCE en el asunto Falco (C‑533/07). La sentencia se ha hecho pública hace una semana, el pasado 23 de abril. Se trata de una decisión relevante, en la medida en que es la primera ocasión en la que el TJCE se pronuncia sobre el significado de la categoría contratos de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1.b) Reglamento 44/2001 (RBI), lo que resulta determinante del alcance del concepto autónomo del lugar de prestación de servicios que incorpora ese artículo como elemento determinante de la competencia judicial internacional en los litigios en materia contractual. Además, debe tenerse en cuenta que el significado del concepto “contrato de prestación de servicios” será también decisivo a partir de la próxima entrada en vigor del Reglamento 593/2008 (RRI) de cara a la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales, en la medida en que el nuevo artículo 4.1 RRI incluye una regla específica para ese tipo de contratos.
I. Acerca de los contratos de prestación de servicios
Para responder a las cuestiones que le habían sido planteadas, el TJCE se pronuncia sobre la relevancia en la interpretación del artículo 5.1.b) RBI del concepto de “prestación de servicios” adoptado en otros ámbitos del Derecho comunitario, en los que concurren circunstancias que justifican interpretaciones especialmente amplias de esa categoría. En este sentido, el Tribunal pone de relieve que las soluciones adoptadas en materia de libre prestación de servicios al interpretar el artículo 50 Tratado CE responden a la voluntad de que el Tratado resulte de aplicación al mayor número posible de actividades económicas que no estén comprendidas dentro del ámbito de la libre circulación de mercancías, de capitales o de personas. En la medida en que la calificación como contrato de prestación de servicios no resulta determinante de que el litigio se halle comprendido en el ámbito de aplicación del RBI sino únicamente de que le resulte aplicable en concreto su artículo 5.1.b) y teniendo en cuenta que, al ser ésta una regla de competencia especial, el sistema y la estructura del RBI exigen que se interprete de manera restrictiva, el Tribunal concluye que el amplio concepto de prestación de servicios adoptado en el marco del artículo 50 del Tratado no coincide con el significado de ese término en el artículo 5.1.b) RBI, que ha de ser más restrictivo.
En la misma línea, el TJCE considera que en la interpretación del artículo 5.1.b) RBI el concepto de prestación de servicios no debe ser interpretado a la luz de la definición del concepto de servicios en las directivas en materia de IVA, pues éstas incorporan una definición negativa que comprende todas las operaciones que no constituyan una entrega de bienes. Mientras que para esas directivas todas las operaciones gravadas han de recaer en una de esas dos categorías de actividades económicas -entrega de bienes o prestación de servicios-, es claro que en el RBI se prevé un tratamiento propio para los contratos que no sean compraventa de mercaderías ni prestación de servicios, como resulta de su artículo 5.1.c).
De estas apreciaciones del TJCE, que incluyen la afirmación de que en el marco del artículo 5.1 RBI carece de justificación delimitar en sentido amplio el ámbito de aplicación de su letra b) –prestación de servicios- con respecto a su letra a) -compraventa-, resulta que el concepto autónomo de contrato de prestación de servicios en el marco de ese artículo es más restringido que el empleado en esos otros ámbitos del Derecho comunitario. Se trata además de un resultado relevante no sólo para la concreta categoría de contratos a la que se refería la cuestión prejudicial –licencia de derechos de propiedad intelectual- sino para cualquier otra categoría respecto de la cual su caracterización como contrato de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1 RBI pueda resultar controvertida. Asimismo, en la medida en que el considerando 17 RRI establece que en el marco de su artículo 4, el concepto de prestación de servicios debe interpretarse en el mismo sentido que en el artículo 5 RBI, los criterios establecidos por el TJCE en esta decisión acerca de la delimitación de ese concepto habrán de ser tenidos en cuenta en la interpretación del artículo 4 RRI, si bien ese mismo considerando 17 termina con una referencia a que “los contratos de franquicias y de distribución son contratos de servicios”, que puede resultar problemática en el marco del artículo 5.1.b) RBI.
II. Acerca de los contratos de licencia
Más allá de la caracterización de los contratos de prestación de servicios en el seno del RBI, esta sentencia del TJCE se pronuncia en concreto sobre si los contratos de licencia de propiedad intelectual se hallan o no comprendidos dentro de esa categoría. Su respuesta es negativa, lo que resulta coherente con su delimitación previa de la categoría contratos de prestación de servicios y con la configuración típica de los contratos de licencia. Si bien el resultado al que llega el TJCE sobre el particular parece, sin duda, apropiado, importantes interrogantes siguen abiertas de cara al futuro.
Un aspecto reseñable es que, posiblemente condicionado por las características del contrato objeto de la controversia -contrato de licencia relativo a las grabaciones en vídeo de un concierto relativo al territorio de Austria, Alemania y Suiza, según la descripción contenida en las Conclusiones del Abogado General- y por su voluntad de diferenciarlo de los elementos propios de los contratos de prestación de servicios, el TJCE caracteriza los contratos de licencia de un modo que puede resultar demasiado restrictivo, pues según la sentencia se trata de un contrato mediante el cual “el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último” (apartado 31). Es obvio que en muchas modalidades de contratos de licencia no es así, como resulta, por ejemplo, de la caracterización de los contratos de licencia de patente en la legislación española. Conforme al artículo 76.1 Ley 11/1986, de Patentes: “Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención”.
Si bien de esta decisión cabe derivar que, con buen criterio, los contratos cuyo principal objeto es la concesión de una licencia o la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales no constituyen contratos de prestación de servicios a los efectos del artículo 5.1.b) RBI, en el plano práctico es relevante poner de relieve que la tipología de los contratos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual es muy heterogénea. Cabe entender que algunos de esos acuerdos –que integran la licencia de derechos- pueden ser considerados contratos de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1.b), en especial si la obligación de conceder una licencia aparece en el conjunto del contrato como funcionalmente subordinada a la obligación de una de las partes de prestar ciertos servicios, como es frecuente, por ejemplo, en ciertos contratos de investigación y desarrollo.
La diferencia de los contratos de licencia de la categoría de prestación de servicios determina en el marco del artículo 5.1 RBI que la concreción del lugar de ejecución del contrato deba hacerse para los contratos de licencia en virtud de lo dispuesto en su apartado a), según el cual ese lugar es el del cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda. Con respecto a esta cuestión, la decisión se limita a afirmar la aplicabilidad de la jurisprudencia previa del TJCE relativa al artículo 5.1 Convenio de Bruselas, en el sentido de que tal lugar debe determinarse según la ley por la que se rige dicha obligación según las normas de conflicto del tribunal que conoce del asunto. En consecuencia, no existe un concepto autónomo de lugar de ejecución respecto de las obligaciones resultantes de los contratos de licencia. En lo que se refiere al artículo 4 RRI, la consecuencia fundamental de esta decisión es que confirma que, al no estar comprendidos los contratos de licencia entre las categorías de contratos para los que el apartado 1 fija reglas específicas, resulta de aplicación a tales contratos el apartado segundo del artículo 4, de modo que el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. Se trata de una cuestión que puede resultar especialmente controvertida en relación con los contratos sobre bienes inmateriales (Yearbook PIL, 2008, pp. 199-219). Tan sólo diré ahora que, si para el TJCE en la sentencia Falco al delimitar el significado del concepto contrato de prestación de servicios resulta clave en el marco del artículo 5.1 RBI la búsqueda de la previsibilidad y la identificación de la seguridad jurídica como objetivo primordial que rige las reglas de competencia del RBI -aps. 21 a 26-, ese objetivo debería ser igualmente determinante cuando el TJCE se pronuncie –como previsiblemente deberá hacer- acerca de cuál es la prestación característica en estos contratos. Tanto en el artículo 4 CR como en el artículo 4 RRI la previsibilidad acerca de la ley del contrato y la seguridad jurídica resultan claves y aconsejan que la determinación de tal prestación no dependa de un complejo proceso de valoración y sea respetuosa con el fundamento de la doctrina de la prestación característica adoptada ya en 1980 por el CR, en línea con lo que manifiesta su Informe explicativo, teniendo en cuenta que los orígenes y antecedentes del artículo 4.2 RRI se encuentran en el artículo 4.2 CR.
I. Acerca de los contratos de prestación de servicios
Para responder a las cuestiones que le habían sido planteadas, el TJCE se pronuncia sobre la relevancia en la interpretación del artículo 5.1.b) RBI del concepto de “prestación de servicios” adoptado en otros ámbitos del Derecho comunitario, en los que concurren circunstancias que justifican interpretaciones especialmente amplias de esa categoría. En este sentido, el Tribunal pone de relieve que las soluciones adoptadas en materia de libre prestación de servicios al interpretar el artículo 50 Tratado CE responden a la voluntad de que el Tratado resulte de aplicación al mayor número posible de actividades económicas que no estén comprendidas dentro del ámbito de la libre circulación de mercancías, de capitales o de personas. En la medida en que la calificación como contrato de prestación de servicios no resulta determinante de que el litigio se halle comprendido en el ámbito de aplicación del RBI sino únicamente de que le resulte aplicable en concreto su artículo 5.1.b) y teniendo en cuenta que, al ser ésta una regla de competencia especial, el sistema y la estructura del RBI exigen que se interprete de manera restrictiva, el Tribunal concluye que el amplio concepto de prestación de servicios adoptado en el marco del artículo 50 del Tratado no coincide con el significado de ese término en el artículo 5.1.b) RBI, que ha de ser más restrictivo.
En la misma línea, el TJCE considera que en la interpretación del artículo 5.1.b) RBI el concepto de prestación de servicios no debe ser interpretado a la luz de la definición del concepto de servicios en las directivas en materia de IVA, pues éstas incorporan una definición negativa que comprende todas las operaciones que no constituyan una entrega de bienes. Mientras que para esas directivas todas las operaciones gravadas han de recaer en una de esas dos categorías de actividades económicas -entrega de bienes o prestación de servicios-, es claro que en el RBI se prevé un tratamiento propio para los contratos que no sean compraventa de mercaderías ni prestación de servicios, como resulta de su artículo 5.1.c).
De estas apreciaciones del TJCE, que incluyen la afirmación de que en el marco del artículo 5.1 RBI carece de justificación delimitar en sentido amplio el ámbito de aplicación de su letra b) –prestación de servicios- con respecto a su letra a) -compraventa-, resulta que el concepto autónomo de contrato de prestación de servicios en el marco de ese artículo es más restringido que el empleado en esos otros ámbitos del Derecho comunitario. Se trata además de un resultado relevante no sólo para la concreta categoría de contratos a la que se refería la cuestión prejudicial –licencia de derechos de propiedad intelectual- sino para cualquier otra categoría respecto de la cual su caracterización como contrato de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1 RBI pueda resultar controvertida. Asimismo, en la medida en que el considerando 17 RRI establece que en el marco de su artículo 4, el concepto de prestación de servicios debe interpretarse en el mismo sentido que en el artículo 5 RBI, los criterios establecidos por el TJCE en esta decisión acerca de la delimitación de ese concepto habrán de ser tenidos en cuenta en la interpretación del artículo 4 RRI, si bien ese mismo considerando 17 termina con una referencia a que “los contratos de franquicias y de distribución son contratos de servicios”, que puede resultar problemática en el marco del artículo 5.1.b) RBI.
II. Acerca de los contratos de licencia
Más allá de la caracterización de los contratos de prestación de servicios en el seno del RBI, esta sentencia del TJCE se pronuncia en concreto sobre si los contratos de licencia de propiedad intelectual se hallan o no comprendidos dentro de esa categoría. Su respuesta es negativa, lo que resulta coherente con su delimitación previa de la categoría contratos de prestación de servicios y con la configuración típica de los contratos de licencia. Si bien el resultado al que llega el TJCE sobre el particular parece, sin duda, apropiado, importantes interrogantes siguen abiertas de cara al futuro.
Un aspecto reseñable es que, posiblemente condicionado por las características del contrato objeto de la controversia -contrato de licencia relativo a las grabaciones en vídeo de un concierto relativo al territorio de Austria, Alemania y Suiza, según la descripción contenida en las Conclusiones del Abogado General- y por su voluntad de diferenciarlo de los elementos propios de los contratos de prestación de servicios, el TJCE caracteriza los contratos de licencia de un modo que puede resultar demasiado restrictivo, pues según la sentencia se trata de un contrato mediante el cual “el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último” (apartado 31). Es obvio que en muchas modalidades de contratos de licencia no es así, como resulta, por ejemplo, de la caracterización de los contratos de licencia de patente en la legislación española. Conforme al artículo 76.1 Ley 11/1986, de Patentes: “Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención”.
Si bien de esta decisión cabe derivar que, con buen criterio, los contratos cuyo principal objeto es la concesión de una licencia o la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales no constituyen contratos de prestación de servicios a los efectos del artículo 5.1.b) RBI, en el plano práctico es relevante poner de relieve que la tipología de los contratos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual es muy heterogénea. Cabe entender que algunos de esos acuerdos –que integran la licencia de derechos- pueden ser considerados contratos de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1.b), en especial si la obligación de conceder una licencia aparece en el conjunto del contrato como funcionalmente subordinada a la obligación de una de las partes de prestar ciertos servicios, como es frecuente, por ejemplo, en ciertos contratos de investigación y desarrollo.
La diferencia de los contratos de licencia de la categoría de prestación de servicios determina en el marco del artículo 5.1 RBI que la concreción del lugar de ejecución del contrato deba hacerse para los contratos de licencia en virtud de lo dispuesto en su apartado a), según el cual ese lugar es el del cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda. Con respecto a esta cuestión, la decisión se limita a afirmar la aplicabilidad de la jurisprudencia previa del TJCE relativa al artículo 5.1 Convenio de Bruselas, en el sentido de que tal lugar debe determinarse según la ley por la que se rige dicha obligación según las normas de conflicto del tribunal que conoce del asunto. En consecuencia, no existe un concepto autónomo de lugar de ejecución respecto de las obligaciones resultantes de los contratos de licencia. En lo que se refiere al artículo 4 RRI, la consecuencia fundamental de esta decisión es que confirma que, al no estar comprendidos los contratos de licencia entre las categorías de contratos para los que el apartado 1 fija reglas específicas, resulta de aplicación a tales contratos el apartado segundo del artículo 4, de modo que el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. Se trata de una cuestión que puede resultar especialmente controvertida en relación con los contratos sobre bienes inmateriales (Yearbook PIL, 2008, pp. 199-219). Tan sólo diré ahora que, si para el TJCE en la sentencia Falco al delimitar el significado del concepto contrato de prestación de servicios resulta clave en el marco del artículo 5.1 RBI la búsqueda de la previsibilidad y la identificación de la seguridad jurídica como objetivo primordial que rige las reglas de competencia del RBI -aps. 21 a 26-, ese objetivo debería ser igualmente determinante cuando el TJCE se pronuncie –como previsiblemente deberá hacer- acerca de cuál es la prestación característica en estos contratos. Tanto en el artículo 4 CR como en el artículo 4 RRI la previsibilidad acerca de la ley del contrato y la seguridad jurídica resultan claves y aconsejan que la determinación de tal prestación no dependa de un complejo proceso de valoración y sea respetuosa con el fundamento de la doctrina de la prestación característica adoptada ya en 1980 por el CR, en línea con lo que manifiesta su Informe explicativo, teniendo en cuenta que los orígenes y antecedentes del artículo 4.2 RRI se encuentran en el artículo 4.2 CR.
