Seminario en Múnich sobre los Principios CLIP

El pasado mes de octubre se celebró en el Instituto Max Plank de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia un seminario sobre el Borrador de Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborado por el denominado European Max Planck Research Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. El seminario tuvo por objeto la discusión del texto del segundo borrador provisional de los Principios con algunos destacados especialistas en la materia no sólo de Europa sino también de EEUU y Asia, con el propósito de recibir observaciones, críticas y sugerencias que pudieran contribuir a la mejora de los Principios en la última fase de elaboración de su texto final.

El objetivo del seminario justificaba que su estructura se correspondiera básicamente con la de los Principios y que su organización no estuviera orientada a presentar el borrador actual a los asistentes sino a facilitar la discusión entre estos y los miembros del grupo sobre el contenido del segundo borrador, ya conocido previamente por todos los participantes. En consecuencia, cada uno de los apartados del seminario estuvo precedido por una breve presentación de uno de los autores de los Principios como simple introducción para el debate posterior.
La sesión inicial estuvo dedicada a las normas sobre competencia judicial internacional divididas en tres grandes bloques, presentados respectivamente por Christian Heinze, Paul Torremans y Mireille van Eechoud. El primer bloque se centró en la regla sobre competencia general basada en la residencia habitual del demandado, los fueros especiales en materia de infracción contractual y extracontractual, así como en las disposiciones relativas a la competencia para la adopción de medidas provisionales. Como cabía esperar, el debate giró especialmente en torno al análisis de las normas sobre competencia en materia de infracción, con especial atención a la concreción del lugar de infracción y al alcance de la competencia del país de origen de las actividades. Entre las otras cuestiones debatidas en esa sesión, el alcance de las competencias exclusivas y la eventual clarificación de las normas sobre pluralidad de los demandados, suscitaron un particular debate.
Objeto de la segunda sesión fueron las normas sobre derecho aplicable, con una introducción de conjunto realizada por Jürgen Basedow, y otras referidas a las concretas normas sobre titularidad inicial, transmisibilidad, cotitularidad, contratos e infracción de derechos, llevadas a cabo, respectivamente, por Josef Drexl, Paul Torremans, Axel Metzger y Alexander Peukert. Entre las cuestiones que suscitaron mayor debate cabe reseñar los aspectos relativos al régimen de las garantías constituidas sobre bienes inmateriales al hilo de los trabajos de la CNUDMI en la materia. La etapa final de la segunda sesión se centró en la Parte IV del borrador de Principios, que me correspondió presentar y que dio lugar a otro animado intercambio de pareceres. La tercera sesión estuvo dedicada especialmente al tratamiento de las cuestiones que plantean las situaciones conocidas como “ubiquitous infringements”, presentadas por Annette Kur, Alexander Peukert y Graeme Dimwoodie. Estas situaciones ligadas a la expansión de Internet, que suscitaron también un intenso debate incluyendo la delimitación misma de ese concepto en el texto. En la segunda parte de esta tercera sesión el debate acerca de la eventual necesidad de una regla especial relativa a la responsabilidad de los intermediarios en el contexto de la sociedad de la información mereció especial atención.

Los intensos debates suscitados con respecto a cada una de estas cuestiones incluyeron valiosas aportaciones, entre otros, de Marie-Elodie Ancel, Stefania Bariatti, François Dessemontet, Rochelle Dreyfuss, Paul Katzenberger, Catherine Kessedjian, Soichi Kidana, Stefan Luginbühl, Dario Moura Vicente, Gottfried Musger, Yuko Nishitani, Rufus Pichler, Winfried Tilmann, Marketa Trimble, Guido Westkamp y Dai Yokomizo. Sin duda todas estas aportaciones ayudarán de manera importante a la mejora del texto final de los Principios. En particular, cabe destacar que la presencia de dos de los tres “Reporters” de los Principios del American Law Institute entre los asistentes a este seminario junto con la participación de algunos de los autores más directamente implicados en proyectos similares existentes en Asia facilitó especialmente la valoración del proyecto y del texto provisional de los Principios desde una perspectiva comparada en un contexto global y abre nuevas perspectivas de cooperación con vistas al logro de un consenso con una más amplia base territorial.

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Seguridad jurídica y ley aplicable al contrato

Una de las carencias más significativas del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a los contratos (CR) es que su artículo más importante, el que regula la determinación de la ley aplicable a falta de elección por las partes, se presta a interpretaciones muy diferentes, que con el paso del tiempo se han ido reflejando en la dispar jurisprudencia de varios Estados miembros. Esta situación menoscaba gravemente el objetivo básico del Convenio, destinado a asegurar la unificación entre los Estados miembros, de modo que la ley aplicable a los contratos internacionales sea la misma con independencia del Estado miembro ante cuyos tribunales se plantea el litigio, favoreciendo la previsibilidad y la seguridad jurídica. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-133/08, ICF, junto a otras cuestiones relativas a los contratos de transporte de mercancías a las que no voy a hacer referencia, aborda la cuestión clave de la relación entre las presunciones de los apartados 2 a 4 del artículo 4 CR con su apartado 5.

Precisamente, esta cuestión prejudicial fue planteada por el Hoge Raad holandés, uno de los tribunales que habían tomado partido con mayor rotundidad a favor de la interpretación del artículo 4 CR en el sentido de que en los contratos en los que cabe identificar una prestación característica o la posibilidad de que operen las otras presunciones, el recurso a otro ordenamiento como más vinculado con la situación -en el marco del art. 4.5 CR- debe quedar limitado a supuestos específicos, en los que la sede del prestador característico resulte inapropiada como expresión de conexidad entre el contrato y el país en cuestión. De hecho, el máximo órgano judicial holandés ya había establecido (sentencia del Hoge Raad de 25 septiembre 1992 en el asunto Société Nouvelle des Papéteries c. BV Machinenfabriek) que, cuando se trata de un contrato en el que se puede determinar la prestación característica, el recurso al artículo 4.5 CR debe ser excepcional, siendo posible sólo si la sede del contratante que debe realizar la prestación característica no resulta expresión de vinculación real alguna, por lo que respecto de un contrato de compraventa consideró que la ley aplicable debía ser la de la residencia del vendedor (Países Bajos), aunque las negociaciones previas, la celebración del contrato y el lugar de entrega de los bienes se localizaran en el país donde la empresa compradora tuviera su sede (Francia).
La procedencia de esta cuestión prejudicial parece fuera de duda. Debe tenerse en cuenta que la mencionada sentencia del Hoge Raad de 1992 había sido pronunciada en una época en la que el Tribunal de Justicia no era competente para interpretar el CR -pues su competencia para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial relativas al CR se basa en el Primer Protocolo, que entró en vigor el 1 de agosto de 2004- y que en el periodo transcurrido desde entonces diversos órganos judiciales de Estados miembros –como es el caso de los tribunales ingleses en el Reino Unido- habían interpretado en sentido muy diferente la interacción entre la cláusula de escape del apartado 5 del artículo 4 y las presunciones, al considerar necesario que el aplicador determinara en cada caso cuál es el país más vinculado con el contrato, sin que las presunciones de los apartados 2 a 4 excluyeran la necesidad de ese examen individualizado del supuesto concreto.Como cabía esperar, en la respuesta del Tribunal ocupa un lugar destacado la referencia al objetivo de garantizar un elevado nivel de seguridad jurídica en las relaciones contractuales como uno de los rasgos esenciales del artículo 4 CR, según los apartados 55 y 62 de la Sentencia. La respuesta del Tribunal no resulta una sorpresa, en la medida en que confirma que la cláusula de corrección del artículo 4.5 debe interpretarse de manera restrictiva, pues el juez debe proceder a determinar la ley aplicable basándose siempre en las presunciones, salvo cuando del conjunto de circunstancias resulte claramente que el contrato presenta lazos más estrechos con un país distinto del designado sobre la base de las presunciones (apartados 62 y 63). Esta restricción adicional de que la mayor vinculación con otro país deba resultar “claramente”, que el Tribunal deduce de la estructura y finalidad del artículo 4 pese a que no figura en su texto, viene a confirmar el criterio de quienes se oponían a la idea de que el apartado 5 hacía necesario que el aplicador precisara en cada caso cuál es el país más vinculado con el contrato a los efectos de determinar la ley aplicable, sin que la presunciones limitaran la necesidad de ese examen individualizado del supuesto concreto. Por lo demás, este enfoque restrictivo de la cláusula de corrección basada en el principio de proximidad se corresponde con la redacción del nuevo artículo 4.3 Reglamento Roma I (y también del artículo 4.3 Reglamento Roma II) y logra un equilibrio razonable entre la exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en casos individuales, teniendo en cuenta el significado de la seguridad jurídica en el ámbito de los contratos internacionales y el valor como elemento de integración de las normas comunitarias en la materia. Como es conocido, el Reglamento Roma I sustituirá al Convenio de Roma, siendo de aplicación a los contratos celebrados a partir del 17 de diciembre de 2009. Precisamente la formulación restrictiva de su artículo 4.3, pues la corrección fundada en el principio de proximidad sólo opera si del conjunto de circunstancias se “desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos” con un país distinto, tiene por objeto evitar las dificultades interpretativas derivadas de la ausencia previa de jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de las relaciones entre el apartado 5 y los demás apartados del artículo 4 CR.

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Orden público y oposición a la ejecución de laudos arbitrales

Dos sentencias dictadas por el TJCE esta semana merecen un comentario en este blog, una porque trata de un asunto al que ya dediqué una entrada cuando se publicaron las conclusiones del Abogado General y la otra porque interpreta una de las normas del Derecho internacional privado comunitario que ha generado una mayor controversia –en la doctrina y en la jurisprudencia-, en concreto el artículo 4 del Convenio de Roma y el significado de su apartado 5, clave en la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales. Dejaré este segunda tema para mi próxima entrada y dedicaré ésta a la Sentencia TJCE de 6 de octubre de 2009 en el asunto C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, S.L., como continuación de mi comentario anterior relativo a este mismo asunto, que trata del control de oficio en la fase de ejecución forzosa de un laudo arbitral ya firme (que debe diferenciarse del procedimiento de declaración de ejecutividad de los laudos extranjeros) de su eventual contradicción con el orden público.
Básicamente lo que señalaba en la entrada anterior sigue siendo relevante con respecto a la Sentencia. Aunque introduciendo matizaciones significativas, como consecuencia de la trascendencia que atribuye al principio de cosa juzgada y a la circunstancia de que a falta de normativa comunitaria la aplicación de ese principio se rige por el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, el Tribunal alcanza un resultado en buena medida similar a la propuesta del Abogado General en sus Conclusiones. Ciertamente, el Tribunal admite en su fallo que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional y el consumidor, siempre que las normas procesales nacionales permitan efectuar dicha apreciación en el marco de procedimientos similares de carácter interno. Por lo tanto, la diferencia fundamental con respecto a la propuesta del Abogado General es que esa obligación no se impone en términos absolutos sino que se halla subordinada a que sea posible conforme a la legislación procesal del país en el que va a tener lugar la ejecución del laudo.
El Tribunal aclara que si un Estado miembro excluye un control de ese tipo en la fase de ejecución de un laudo con base en el carácter firme del laudo, pero contempla la posibilidad de que la parte perjudicada (consumidor) ejercite (haya podido ejercitar) una acción de anulación –por ejemplo, en un plazo de dos meses desde la notificación del laudo- que permite controlar la (no) contradicción del laudo con el orden público de ese país, cabe entender que su sistema es compatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En tales circunstancias, la posibilidad de controlar de oficio en la fase de ejecución el carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato depende del ordenamiento procesal interno, pues el Derecho comunitario no lo impone como una exigencia habida cuenta de que del régimen previsto para la acción de anulación resulta que el ordenamiento nacional no imposibilita ni dificulta excesivamente en ese caso el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores. Por lo tanto, la respuesta en estos supuestos a si procede el control de oficio del carácter abusivo de la cláusula arbitral en la fase de ejecución forzosa depende de la legislación nacional. Como corresponde a su función, el Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre la interpretación del derecho español, si bien pone de relieve que en sus alegaciones el Gobierno español destacó que su posición es que en nuestro ordenamiento “el juez que conoce del procedimiento de ejecución de un laudo arbitral firme es competente para apreciar de oficio la nulidad de una cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional por ser tal cláusula contraria a las normas nacionales de orden público” (ap. 55). Aunque el Tribunal de Justicia deja la concreción de este aspecto en manos del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, que planteó la cuestión prejudicial, aporta algunos criterios a tener en cuenta, que merecen especial atención.En particular, el Tribunal destaca el carácter de normas imperativas de las reglas sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo que son indispensables para la elevación del nivel y de la calidad de vida en la Comunidad y responden a un “interés público” de especial importancia. Particularmente explícito al respecto es el apartado 52 de la Sentencia “… dadas la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, procede declarar que el artículo 6 de dicha Directiva debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público.” Alejándome del objeto específico de la Sentencia, creo que es importante destacar que una declaración de este tipo parece venir a confirmar que normas destinadas a la tutela de una parte contractual que se considera merecedora de especial protección pueden ser consideradas leyes de policía a los efectos del artículo 9 Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a los contratos. Lo menciono pues se trata de una cuestión muy controvertida sobre la que existen opiniones dispares y el planteamiento adoptado en esta Sentencia acerca de la caracterización de las normas de protección de los consumidores me parece que puede ser relevante en la interpretación no sólo del concepto de orden público sino también de leyes de policía en el Derecho comunitario, y en particular, en el Reglamento Roma I. Por otra parte, la argumentación del Tribunal deja claro que el eventual control de oficio de un laudo firme en la fase de ejecución (subordinado en los términos señalados a lo establecido en la legislación procesal del Estado miembro correspondiente) no aparece restringido a los supuestos de protección de los consumidores sino que se proyecta también sobre otras situaciones en las que el laudo sea contrario al orden público del país de ejecución, aspecto que desarrollaba en mi entrada relativa a las Conclusiones del Abogado General.

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De nuevo sobre el lugar de ejecución en los contratos internacionales

Las conclusiones del Abogado General en el asunto Car Trim GMBH c. KeySafety Systems Srl abordan, entre otras, la cuestión de cómo debe interpretarse la expresión “el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías” del artículo 5, apartado 1, letra b), primer guión, del Reglamento Bruselas I en el caso de las ventas por correspondencia. La pregunta del tribunal remitente solicitaba la aclaración sobre si tal lugar es el de puesta de las mercaderías en poder material del comprador o el lugar en el que se ponen en poder del primer transportista para su transmisión al comprador. Se trata de una cuestión de indudable trascendencia en el actual contexto del comercio internacional y de la contratación a distancia, en el que las ventas por correspondencia son muy habituales.

La solución que propone el Abogado General es que esa expresión “debe interpretarse en el sentido de que designa el lugar en el cual los bienes se ponen o deben ponerse materialmente en poder del comprador”. El Abogado General funda esta propuesta en varios criterios a los que la jurisprudencia del TJCE atribuye especial peso en la interpretación del Reglamento Bruselas I y en particular de su artículo 5, como son la seguridad jurídica, la previsibilidad del tribunal competente para las partes, la exigencia de un vínculo de proximidad significativo entre el contrato y el tribunal competente y la facilitación del objetivo de interpretación uniforme. La propuesta parece cumplir esos objetivos y tiene la ventaja, como destaca el Abogado General, de que, en principio, permite prescindir de las referencias al Derecho nacional de los diferentes Estados miembros. No obstante, pese a esta respuesta, en la práctica ciertas situaciones plantearán todavía problemas de interpretación y requerirán acudir a otras normas en la aplicación del artículo 5.1.b) Reglamento Bruselas I, como aquellos casos en los que precisamente resulte controvertido entre las partes cuál es el lugar en el que deben ponerse los bienes en poder del comprador. De cara al futuro, puede surgir la duda de si de ser seguida esta propuesta por el TJCE podría condicionar la interpretación del lugar en el que “hubieren sido o debieren ser prestados los servicios” del artículo 5.1.b) –cuestión de la ya trate en dos entradas de mayo y julio- en ciertas situaciones en las que la concreción de esa expresión presenta especiales dificultades. En concreto, se trata de su aplicación en los casos en los que los servicios se prestan a distancia, típicamente a través de Internet, por lo tanto, en situaciones en las que el prestador de servicios y el cliente se encuentran en lugares distintos cuando se produce la prestación “virtual”. En estos casos, en la medida en que no se presten físicamente los servicios al cliente en ningún lugar, parece claro que la respuesta del Tribunal de Justicia tendrá que fundarse en un análisis específico.

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Las “AdWords” de Google y las marcas

Las tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de Cassation francesa ante el TJCE, dando lugar a los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08, acerca de la compatibilidad del llamado sistema “AdWords” de Google para comercializar publicidad con el Derecho de marcas comunitario, constituyen sin duda uno de los procesos pendientes ante el TJCE que despierta mayor expectación, como demuestra la atención prestada en los periódicos de información general a la publicación el 22 de septiembre de las Conclusiones del Abogado General sobre este asunto. Simplificando, el Abogado General considera que la utilización de marcas de terceros como palabras claves en el marco de ese servicio a los efectos de que cuando sean introducidas en el motor de búsqueda por el usuario aparezca un enlace al sitio web del cliente de ese servicio de Google no supone una infracción del derecho de marcas. Habida cuenta de que la propuesta del Abogado General es que el servicio no infringe la legislación comunitaria de marcas, su opinión debe ser percibida como muy favorable a la posición de Google. La trascendencia del asunto resulta de que la interpretación que en su momento proporcione el Tribunal de Justicia será determinante tanto en relación con el Reglamento sobre la marca comunitaria como con la Directiva 89/104/CEE pues los aspectos determinantes del Derecho de marcas han sido objeto de armonización, lo que conducirá a una interpretación uniforme de las legislaciones marcarias de todos los Estados miembros sobre este asunto. Pendiente de la decisión del TJCE, me limitaré a hacer ciertas reflexiones puntuales sobre los argumentos y propuestas del Abogado General.

De los requisitos que deben concurrir para que exista infracción del derecho de marca aquel cuya presencia resulta más controvertida cuando se utiliza una marca como palabra clave que selecciona el anunciante en un sistema como AdWords para que junto a los resultados naturales de búsqueda aparezca un enlace al sitio web del anunciante es el requisito de que el uso de la marca menoscabe las funciones de la marca. En general, el planteamiento del Abogado General crítico con la posibilidad de apreciar un verdadero riesgo de confusión sobre la procedencia de los productos y servicios en estos casos parece razonablemente bien fundado, aunque también presenta algunos aspectos cuestionables. Así, aunque no es determinante de su propuesta de solución, a mi modo de ver, resulta excesiva la práctica equiparación que hace el Abogado General (apartados 72 y 73 y 108 y siguientes) entre resultados naturales del buscador y anuncios, planteando que de alcanzar el Tribunal la conclusión de que el uso de marcas en AdWords supone una violación del derecho de marcas los títulares de éstas pasarían a tener un “control absoluto (que) abarcaría de hecho todo lo que pudiera mostrarse y decirse en el ciberespacio con respecto al producto o servicio asociado a la marca” (apartado 108).
Más problemática que la falta de un riesgo de confusión resulta la valoración de la posibilidad de obtención a través de este servicio de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de una marca o el riesgo de menoscabar tal ventaja o renombre, que es determinante del alcance de la protección de las marcas de renombre. Aunque su argumentación es menos convincente que en el punto anterior (en el que, por cierto, parece admitir que en la práctica los anunciantes seleccionan las marcas como palabras clave para beneficiarse de situaciones en las que los usuarios buscan el sitio web del titular de la marca –apartado 90-), el Abogado General concluye que “los usos por Google en AdWords de palabras clave que corresponden a marcas no menoscaban las otras funciones de la marca, a saber, garantizar la calidad de los productos o servicios o las de comunicación, inversión o publicidad. Las marcas de renombre tienen derecho a una protección especial debido a dichas funciones si bien, aun así, tales funciones no deben considerarse menoscabadas. En consecuencia, los usos por Google no pueden prohibirse aunque se refieran a marcas de renombre” (apartado 113). Con respecto a este punto, en el que la conexión entre el Derecho de marcas y el Derecho de competencia desleal es especialmente estrecha, cabe retener que la próxima sentencia del Tribunal de Justicia puede que no asegure plenamente la -deseable- uniformidad en el conjuntote la UE en el tratamiento del uso de signos distintivos de terceros como palabras claves a estos efectos. En la medida en que los titulares de signos distintivos ejerciten acciones fundadas (no en la legislación de marcas sino) en las normas nacionales que consideran desleal el aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por otro en el mercado, pueden continuar existiendo diferencias, sin perjuicio del alcance unificador de la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales.
Las conclusiones del Abogado General favorables para un servicio como AdWords no parecen trasladables sin más a otros servicios, por ejemplo, aquellos en los que la publicidad asociada al término clave puede no ser un mero enlace, sino una etiqueta publicitaria que incluya imágenes de productos como los que ofrece el titular cuya marca se utiliza por los terceros como palabra clave. Además, es claro que las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal no van referidas al uso por terceros de las marcas en anuncios o en los productos vendidos a través de los sitios web anunciados que, como pone de relieve el Abogado General, sí puede dar lugar a confusión y constituye en sí mismo una violación de la marca por los anunciantes. Asimismo, el Abogado General deja constancia de que la configuración del procedimiento conforme al cual Google permite a los anunciantes que elijan las palabras claves podría ser determinante de que Google incurriera en responsabilidad, por ejemplo, si facilita que los usuarios sean dirigidos a sitios falsificados (apartado 124). Por último, cabe reseñar que entre las cuestiones planteadas ante el TJCE se encuentra la de si el prestador de un servicio como AdWords, que lleva a cabo la remisión a sitios web, suministra un servicio consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico, que prevé un régimen específico de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de alojamiento. La respuesta que propone el Abogado General es negativa. En todo caso, esa calificación de la prestación del servicio de remisión en que consiste un sistema como Adwords no impide apreciar –desde la perspectiva del ordenamiento español- que en relación con la posible responsabilidad de Google por los contenidos de los sitios a los que incorpora enlaces, la regla sobre limitación de responsabilidad “de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda” del artículo 17 Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico –norma que no figura, a diferencia del resto de limitaciones de responsabilidad, en la Directiva- es de aplicación tanto a los enlaces que son producto del funcionamiento normal del buscador como a los enlaces que tienen carácter publicitario, sin perjuicio de que en la aplicación de la norma pueda valorarse la existencia en este último caso de una relación previa entre el anunciante y el prestador de servicio que incorpora el enlace.

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Publicado el libro del Congreso “Intellectual Property and Private International Law”

La editorial Mohr Siebeck ha publicado recientemente el libro Intellectual Property and Private International Law, que recoge las diversas contribuciones presentadas en el Congreso que bajo el mismo título se celebró en la Universidad de Bayreuth en abril de 2008. En síntesis el contenido del libro, editado por los profesores Stefan Leible y Ansgar Ohly, es el siguiente. Annette Kur: “Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?” - Rochelle Dreyfuss by Frank Beckstein: “The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes” - Peter Mankowski: “Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation” - Haimo Schack: “The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights: After Rome II” - Matthias Leistner: “The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Arising from an Infringement of National or Community IP Rights” - Graeme B. Dinwoodie: “Extra-Territorial Application of IP Law: A View from America” - Pedro A. de Miguel Asensio: “The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?” - Paul L.C. Torremans: “The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer” - Markus Norrgård: “A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation” - Stefan Luginbühl: “The Future of Centralised Patent Litigation in Europe: Between the EPLA and the EU Patent Judiciary” - Axel Metzger: “Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals”.

El resultado es un conjunto de artículos que abordan los aspectos clave de la competencia judicial internacional y la determinación de la ley aplicable en el ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual a la luz de la evolución del ordenamiento comunitario y de las nuevas propuestas normativas elaboradas en EEUU y Europa. Desde esta perspectiva es un libro que continúa con la tradición de otras obras colectivas publicadas en años anteriores en Alemania, especialmente de los libros J. Basedow, J. Drexl, A. Kur y A. Metzger (eds.), Intellectual Property in the Conflict of Laws, Tubinga, Mohr Siebeck, 2005 y J. Drexl y A. Kur (eds.), Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Hart, 2005.

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Sobre apuestas, fútbol, Internet y la observancia de las leyes

El desenlace de la cuestión prejudicial en el asunto C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, contra Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mediante la sentencia del TJCE del pasado 8 de septiembre, no se puede decir que resulte una sorpresa a la luz de la jurisprudencia anterior del TJCE sobre la posibilidad de establecer restricciones a la libre prestación de servicios en materia de juegos de azar. Creo, sin embargo, que se trata de una decisión en la que merece la pena detenerse, por la trascendencia económica y social de la actividad a la que se refiere –la organización de apuestas a través de Internet y su publicidad-, y porque recae sobre el ámbito en el que, posiblemente, el desarrollo de Internet y del comercio electrónico en España haya ido unido a una más notoria inobservancia del ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva y en clave de análisis “histórico” (pues no entraré a valorar la situación actual), esta decisión del TJCE puede también llamar a la reflexión acerca de si en una parte de la Península Ibérica las autoridades competentes no hicieron dejación de sus funciones y velaron por el cumplimiento de la ley mientras que en la otra (la española) un supuesto vacío legal y una pretendida ignorancia acerca de la localización de actividades desarrolladas a través de Internet facilitaban la consolidación con una gran notoriedad de ciertas actividades y la inobservancia de las leyes, con graves consecuencias para la posición de los (potenciales) prestadores de ese tipo de servicios o similares establecidos en España, para las arcas públicas y para los intereses generales a los que obedecen las restricciones legales a los juegos de azar y su publicidad.


La Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009 tiene su origen en la imposición de dos multas por el Departamento de Juegos de la Santa Casa a la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional y a la empresa Bwin International Ltd por infracción de la normativa portuguesa aplicable a la oferta de determinados juegos de azar por Internet. De acuerdo con los términos de la propia sentencia, la Santa Casa es la “persona jurídica de utilidad pública administrativa” que tiene la competencia exclusiva para la explotación de los juegos de azar en Portugal y tiene atribuidas potestades de autoridad administrativa para tramitar procedimientos de infracción e imponer multas por explotación ilícita de juegos de azar atribuidos en exclusiva a la Santa Casa.
El importe total de las dos multas fue de 149.500 euros y las conductas objeto de sanción eran la celebración de un contrato de patrocinio con arreglo al cual Bwin asumía la condición de patrocinador institucional de la primera división portuguesa de fútbol, que pasó a llamarse “Liga betandwin.com”; además Bwin adquirió el derecho de estampar el logotipo “betandwin.com” en los equipamientos deportivos de los equipos de ese campeonato y de exhibir este logotipo en sus estadios; así como la inclusión en el sitio web de la Liga de referencias y de un enlace con el sitio web de Bwin, a través del cual se podían realizar apuestas deportivas acerca del resultado de los partidos de la liga potuguesa y partidos de otros países, así como otros juegos de azar, incluyendo juegos de casino como la ruleta y el póquer. Con respecto a los protagonistas, resulta de interés precisar que Bwin, en las conclusiones del Abogado General y en la sentencia, es caracterizada como una empresa de juegos en línea con domicilio en Gibraltar, que ofrece juegos de azar en su sitio web, redactado (entre otros idiomas) en portugués, en el que los consumidores realizan directamente las apuestas. Bwin ha obtenido del Gobierno de Gibraltar las autorizaciones necesarias en materia de juegos de azar. Bwin no cuenta con ningún establecimiento en Portugal. Sus servidores para la oferta en línea se encuentran en Gibraltar y Austria.
El tribunal portugués que conocía del recurso de la Liga y Bwin contra la multa de la Santa Casa planteó al TJCE como cuestión prejudicial si el régimen de exclusividad de la Santa Casa para la explotación de los juegos de azar –un régimen de exclusividad, en favor de una única entidad, para la explotación de loterías y apuestas mutuas que se extiende a “todo el territorio nacional, con inclusión […] de Internet”- puede resultar contrario a las libertades comunitarias de prestación de servicios, establecimiento y pagos en la medida en que se aplica a un prestador de servicios –como Bwin- que está domiciliado en otro Estado miembro, donde presta legalmente servicios análogos, y que no cuenta con ningún establecimiento físico en Portugal.
Como señalaba antes, la respuesta del TJCE, en el sentido de que la libre prestación de servicios no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que impide a operadores como Bwin, establecidos en otros Estados miembros donde ofrecen legalmente servicios análogos, proponer juegos de azar por Internet en el territorio de dicho Estado miembro (Portugal) no es una sorpresa, sino la proyección al caso planteado de la jurisprudencia previa del TJCE relativa al margen de apreciación del que conforme al Derecho comunitario disponen las autoridades nacionales para establecer límites a la libre prestación de servicios en materia de juegos de azar, dejando claro que incluye la posibilidad de restringir la prestación de servicios de juegos de azar a través de Internet.
Aunque se trata de un aspecto en el que no es preciso insistir, pues la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia aparece reseñada en esta nueva sentencia y en las conclusiones presentadas por el Abogado General el 14 de octubre de 2008, cabe dejar constancia de que previamente el TJCE ya había puesto de relieve que si bien las actividades de juegos de azar o apuestas y loterías, así como la publicidad de las mismas constituyen típicamente servicios a los efectos de la libertad comunitaria de prestación de servicios (vid., v.gr., sus sentencias de 24 de marzo de 1994, Schindler, C-275/92, aps. 22 y 37; de 11 de septiembre de 2003, Anomar, C-6/01, aps. 52 y 54; y de 6 de noviembre de 2003, Gambelli, C-243/01 aps. 51-52), las restricciones a estos servicios son compatibles con el Derecho comunitario en la medida en que se trate de restricciones admisibles con base en las excepciones previstas en los artículos 45 y 46 TCE. Entre los elementos que justifican que las autoridades nacionales dispongan de una facultad de apreciación para determinar las exigencias que en este ámbito implica la protección de los consumidores y del orden social, el Tribunal de Justicia ha admitido expresamente “las consecuencias perjudiciales, desde un punto de vista moral y económico, para el individuo y la sociedad, que llevan consigo los juegos y las apuestas” (SSTJCE Gambelli, aps. 63-70; Schindler, ap. 60; y Anomar, aps. 73-75, ya citadas; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Läärä, C-124/97, aps. 32-33; y sentencia de 21 de octubre de 1999, Zenatti, C-67/98, aps. 14-15). Esta línea jurisprudencial ha establecido además que corresponde a las autoridades nacionales determinar con base en el objetivo perseguido el concreto alcance de las restricciones, por ejemplo, si deben prohibirse ciertas actividades de juego o sólo limitarlas o establecer mecanismos de control o prohibir o restringir la publicidad de las mismas (SSTJCE Läärä y otros, ap. 35; Zenatti, ap. 33; y Anomar, ap. 79 y 87).
Esa facultad de apreciación por parte de los Estados se halla limitada por la necesidad de que las restricciones que impongan estén justificadas por razones imperiosas de interés general –entre las que el Tribunal de Justicia ha admitido en este ámbito “la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la incitación a los ciudadanos al gasto excesivo en juegos... y la necesidad de evitar perturbaciones en el orden social”-, así como la exigencia de que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo perseguido -“en el sentido de que dichas restricciones deben contribuir a limitar las actividades de apuesta de modo coherente y sistemático”-, no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y sean aplicadas de modo no discriminatorio. Si bien el Tribunal de Justicia ha puesto de relieve que entre los elementos que deben tener en cuenta para realizar esa apreciación con respecto a las medidas relativas a la comercialización de juegos de azar y loterías, ocupa un lugar destacado la actitud del propio Estado en la materia, también ha concluido que la imposición de importantes restricciones en esta materia es compatible con una política de expansión controlada por parte de ese Estado, que incluya cierto nivel de publicidad de los juegos admitidos e incluso la introducción entre los autorizados de nuevos juegos o juegos organizados a través de nuevos medios (STJCE Sentencia de 6 de marzo de 2007, Placanica, C-338/04, C-359/04 y C-360/04, apartado 55.).
La ausencia de normativa comunitaria de armonización en materia de juegos de azar y loterías y la no aplicación en este sector del principio de reconocimiento mutuo –tanto la Directiva de 2000 sobre el comercio electrónico como la Directiva de 2006 sobre la libre prestación de servicios excluyen este sector- se corresponde con los intereses y elementos determinantes del particularismo estatal y del alto nivel de intervención que caracteriza a las legislaciones de los Estados miembros en esta materia, muchos de los cuales tradicionalmente han establecido importantes restricciones o prohibiciones vinculadas a consideraciones de orden moral y cultural, así como a la voluntad de controlar los importantes riesgos de delito y de fraude existente, y evitar los nocivos efectos sociales de los excesos en el juego. La Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico excluye de su ámbito de aplicación en su artículo 1.5 “las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas”. Por lo tanto, esas actividades quedan al margen de las normas establecidas en la Directiva y de manera muy especial de la cláusula de mercado interior de su artículo 3. Esta circunstancia no resulta modificada por el hecho de que la normativa española de transposición de la Directiva sí prevé su aplicación a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico, en los términos del artículo 5.2 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). Esta previsión tiene dos matizaciones relevantes. De un lado, la aplicación de las normas de la LSSI se contempla en esta materia sin perjuicio de lo establecido en su legislación específica estatal o autonómica. De otro, y más importante aquí, de la aplicación de la LSSI a los juegos de azar se excluye lo establecido en el artículo 7.1 LSSI, que es precisamente la norma que proclama la libre prestación de servicios de la sociedad de la información y establece la cláusula de mercado interior.
También es importante reseñar que en el marco del procedimiento de solución de controversias en el seno de la OMC con respecto al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS) el Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció en su Informe de 7 de abril de 2005 que la imposición de prohibiciones a la prestación de servicios de juegos de azar y apuestas que afectan a empresas establecidas en el extranjero donde prestan lícitamente sus servicios pueden constituir medidas “necesarias para proteger la moral o mantener el orden público” a los efectos del artículo XIV a) AGCS, de modo que la imposición de semejantes restricciones puede ser compatible con las obligaciones liberalizadoras asumidas en el marco de la OMC. En el origen de este asunto se encuentra la reclamación –que no prosperó- presentada por Antigua y Barbuda contra EEUU por considerar que ciertas prohibiciones de EEUU que hacían ilegal la prestación de servicios de apuestas y juegos de azar a consumidores de EEUU y afectaban a prestadores establecidos fuera de EEUU violaban las obligaciones asumidas por EEUU en el marco del AGCS.
En línea con lo anterior, las autoridades estatales disponen a la luz del Derecho comunitario –y de conformidad con el AGCS de la OMC- de un amplio margen de apreciación en el marco de la libre prestación de servicios para adoptar las medidas que consideren necesarias para evitar perturbaciones en el orden social, proteger a los consumidores y prevenir el fraude y la incitación al gasto excesivo en juegos. La necesidad y proporcionalidad de las disposiciones nacionales deben determinarse en función de los objetivos perseguidos y el nivel de protección pretendido por el Estado miembro en cuestión, con independencia de que otros Estados miembros hayan establecido sistemas de protección diferentes.
En realidad, la sentencia del Tribunal de Justicia reseñada tan sólo aclara –para quienes no quisieran verlo antes a la luz de la jurisprudencia previa- que el hecho de que la empresa que organice las apuestas se beneficie de la libertad comunitaria de prestación de servicios no excluye que los Estados miembros puedan (deban) hacer efectivas sus prohibiciones en la materia (respetando ciertas condiciones derivadas del Derecho comunitario). Además, de esta sentencia, para quienes tampoco quisieran verlo antes, deriva lo que parece evidente, y es que si una prestador de servicios dirige claramente su oferta de juegos de azar a los consumidores situados en un país (o en varios países incluido el que sea relevante) está realizando publicidad de juegos de azar y comercializando juegos de azar en ese territorio por lo que lo razonable y ajustado a Derecho es que se cumplan (hagan cumplir) las prohibiciones de la legislación de ese país que resulten aplicables. Por cierto, como particularidad española, donde las competencias autonómicas en la materia podrían complicar el panorama, parece claro que, a los efectos del reparto de competencias en el ámbito interno, los juegos ofrecidos por esa vía tienen típicamente alcance estatal.

Para no cansar al lector, diré sólo que la sentencia también abre nuevos interrogantes y posibilidades para aquellos Estados miembros que tengan interés en hacer cumplir sus leyes y sus prohibiciones en la materia, por ejemplo, en relación con el control del desarrollo en su territorio de partidos en los que el equipo visitante lleve publicidad en sus camisetas de actividades prohibidas o cuya publicidad esté prohibida, e incluso en relación con la retransmisión de acontecimientos deportivos desarrollados en el extranjero que incluyen -por ejemplo, en las vallas- publicidad prohibida, algo en lo que la jurisprudencia previa del TJCE tampoco resulta especialmente tranquilizadora para quienes hacen publicidad de productos o servicios en los que la imposición de amplias restricciones por los Estados miembros resulta compatible con las libertades comunitarias, como ilustra la STJCE de 13 de julio de 2004, en el asunto C-262/02 Comisión de las Comunidades Europeas c. República Francesa, relativa a la célebre Ley “Évin” y la publicidad de bebidas alcohólicas.

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