La existencia de reglas
específicas de competencia en los instrumentos de la Unión relativos a derechos
unitarios, en particular, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el
Reglamento sobre el diseño comunitario, que prevalecen sobre ciertas normas del
Reglamento Bruselas I bis, constituye un factor adicional de complejidad en el
ámbito de la litigación internacional sobre infracción de derechos de propiedad
industrial. Esos instrumentos incluyen una regla especial de competencia –art.
125(5) RMUE 2017- que permite demandar en materia de infracción “ante los
tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o
el intento de violación”, al tiempo que excluyen la aplicación del artículo 7.2
del RBIbis, que como es conocido contiene el fuero especial en materia de
obligaciones extracontractuales y que resulta de gran importancia en la
litigación relativa a derechos de propiedad intelectual e industrial
nacionales. En la interpretación de la norma contenida ahora en el art. 125(5)
RMUE 2017, el Tribunal de Justicia puso de relieve que no es aplicable en
principio su jurisprudencia relativa al artículo 7.2 RBIbis, sino que el
vínculo de conexión establecido por el art. 125(5) RMUE 2017 “se refiere al
territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o
amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado
miembro en el que la mencionada violación produce efectos” (STJUE de 5 de junio
de 2014, Coty Germany, C‑360/12,
EU:C:2014:1318, apdo. 34). Además, aunque en el ámbito diferente de la ley
aplicable, el TJ ha interpretado la expresión similar contenida en el artículo
8.2 del Reglamento Roma II, relativo a la ley aplicable a la infracción de
derechos unitarios en las cuestiones no reguladas por el respectivo instrumento
de la Unión, en el sentido de que el hecho generador del daño en el caso de
publicación de ofertas en un sitio de Internet “es el del lugar en que se ha
iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de dicho
operador en el sitio de su propiedad”( STJUE de 27 de septiembre de 2017,
Nintendo, C‑24/16 y C‑25/16, EU:C:2017:724, apdo. 108).
A partir de estas dos sentencias, el Tribunal Federal alemán ha venido
considerar que resulta claro que una norma como el artículo 125(5) RMUE no
permite atribuir competencia para conocer de la violación de un derecho unitario
a los tribunales de un Estado miembro al que va dirigido un sitio de Internet
operado y publicado desde otro Estado miembro. Frente a este planteamiento, en
el asunto C‑172/18, AMS Neve
y otros, el Tribunal de Justicia, a petición de la Court of Appeal (England
& Wales) habrá de pronunciarse, si el Brexit no lo impide, sobre la
siguiente cuestión:
“Cuando una empresa constituida y domiciliada en un Estado miembro A ha
adoptado medidas en el territorio de dicho Estado para publicitar y poner a la
venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión Europea a través
de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:
i) ¿Es competente un
tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción
por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de
venta de los productos en dicho territorio?...”
En
sus conclusiones presentadas hoy el
Abogado General Szpunar opta por distanciarse del planteamiento del Tribunal
Federal alemán, previamente objeto de crítica también por parte de la doctrina
(vid., en particular, A. Kur, ‘Abolishing Infringement Jurisdiction for EU
Marks? – The Perfume Marks Decision by the German Federal Court of Justice’, IIC, vol. 49, 2018, pp. 452-465). Las
conclusiones ponen de relieve lo complejo del panorama actual resultante de los
textos normativos y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De ser
acogido el planteamiento del Abogado General, podría conducir a incrementar esa complejidad si no va unido a una revisión de más alcance por parte del
Tribunal de Justicia de su jurisprudencia previa.
A modo de ejemplo, en lo relativo al incremento de la complejidad, es cierto que la
interpretación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II en el asunto Nintendo,
al ir referida a una norma sobre ley aplicable, no debería ser sin más
trasladable a la interpretación de una norma de competencia como el 125.5 RMUE
2017. No obstante, una interpretación de ambas normas que atribuya significados
diferentes a eso términos, de modo que permita atribuir competencia para conocer
de la violación de un derecho unitario a los tribunales de un Estado miembro al
que va dirigido un sitio de Internet operado y publicado desde otro Estado
miembro, supone que los tribunales del foro deberán aplicar la ley de ese otro
Estado miembro con respecto a las cuestiones no regidas por el RMUE, lo que
supondrá en la práctica un factor de complejidad a la tramitación del litigio
ante esos tribunales.
Por otra parte,
no deja de resultar llamativo que para alcanzar un resultado equilibrado el
Abogado General entienda que el artículo 125(5) RMUE 2017 debe atribuir
competencia en estas situaciones en términos próximos a los que permite el
artículo 7.2 RBIbis pero a condición de que la publicidad o la oferta en
cuestión llevada a cabo por el sitio de Internet “estén destinadas a
consumidores situados en el territorio de dicho Estado miembro” (apdo. 83 de
las conclusiones), lo que implica un tipo de análisis rechazado –tal vez de una
manera poco matizada- hasta ahora por el Tribunal de Justicia en la
interpretación del artículo 7.2 a los litigios en materia de infracción de
derechos de propiedad industrial e intelectual. En relación con esta cuestión resulta
difícil compartir la idea de que la adopción del criterio de accesibilidad en
el RBIbis “no genera un riesgo de multiplicación de foros… pues el número de
foros disponibles… está limitado por el carácter nacional de la marca de que se
trate” (apdo. 75 de las conclusiones). Cabe entender que ese riesgo se crea en la medida en que ese criterio permite demandar ante tribunales distintos –potencialmente tantos como Estados
miembros y con base en principio en la mera accesibilidad y alegación de
infracción del correspondiente derecho nacional- al del domicilio del demandado
y el lugar de origen del daño.
Determinante
en el análisis del Tribunal debería ser la valoración de en qué medida la
peculiaridad de los litigios relativos a la infracción de Derechos unitarios –y
de las reglas de competencia propias- justifica o no que también en el caso de
ese tipo de derechos los tribunales de cada Estado miembro tengan competencia,
de manera próxima a como sucede con el art. 7.2 RBIbis, para conocer de los
actos de infracción realizados a través de Internet en su concreto territorio. Es cierto
que, a diferencia de las situaciones a las que resulta aplicable el artículo
7.2 RBIbis, en el marco de los derechos unitarios la fragmentación resultante puede
ir unida a un mayor riesgo de resoluciones inconciliables, pues facilita la
eventual interposición ante tribunales de Estados miembros diferentes de
demandas de infracción de un mismo derecho –habida cuenta de su alcance
unitario- por una misma actividad (aunque, eso sí, dirigida a varios Estados
miembros, que serían competentes cada uno de ellos en esa medida). En tales circunstancias, el reconocimiento de la eficacia de cosa juzgada material de la resolución adoptada en cualquier Estado miembro resultaría determinante. Ahora bien,
si la actividad de infracción organizada desde el Estado miembro A va
específicamente dirigida solo al Estado miembro B –y no a otros Estados miembros-
puede resultar difícil justificar que no sea posible demandar ante los tribunales
del Estado miembro B, aunque es cierto que también el demandante tendrá una
vinculación con el Estado A que no estará presente en las situaciones relativas
a marcas nacionales y es que la marca supuestamente infringida de la que es
titular incluye el Estado A en su territorio de protección. Por otra parte, que
la actividad de infracción organizada desde el Estado miembro A vaya
específicamente dirigida solo al Estado miembro B parece un escenario poco habitual en el caso
de la infracción de marcas de la Unión y que, según parece,
tampoco se da en los hechos del litigio principal (apdo. 14 in fine de las conclusiones).
