La Sentencia de 3 de junio de 2010, en el asunto C-569/08, Internetportal constituye la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia ha interpretado los requisitos que determinan que el registro de un nombre de dominio bajo “.eu” se considere especulativo y abusivo en el marco del artículo 21 Reglamento (CE) nº 874/2004, por el que se establecen normas relativas al dominio de primer nivel “.eu”. Tales requisitos se inspiran en los establecidos en la Política uniforme de solución de controversias sobre nombres de dominio de la ICANN –que se aplica a los nombre registrados bajo “.com”, “.net”, “.org” y otros dominios de primer nivel-, pero con ciertas modificaciones de alcance que en general favorecen la posición de quien tiene derechos sobre la denominación con la que coincide el nombre de dominio y puede facilitar la revocación del nombre de dominio registrado bajo “.eu” debido a su carácter especulativo o abusivo.
El artículo 21 Reglamento (CE) nº 874/2004 establece que un nombre de dominio bajo .eu podrá ser revocado en un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado, cuando el nombre coincida o sea tan similar como para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o del Derecho de la UE y además el nombre de dominio: a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe. Entre las diferencias destacadas con el sistema de la Política Uniforme de la ICANN, se encuentra el dato de que el mecanismo específico relativo a registros abusivos y especulativos está previsto en el Reglamento (CE) nº 874/2004 no sólo para la tutela de las marcas sino en general de cualquier derecho relativo a una denominación que pueda resultar menoscabado mediante el registro de un nombre de dominio idéntico o similar. Por otra parte, y este dato sí es especialmente relevante en relación con la sentencia reseñada, para que pueda prosperar la reclamación y proceder a la revocación del nombre de dominio en el marco del Reglamento (CE) nº 874/2004 no es preciso que concurran los tres requisitos que se exigen de manera cumulativa en el artículo 4.a) de la Política Uniforme: idéntidad o similitud que genere confusión entre la denominación del reclamante y el nombre de dominio hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ausencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio por parte de su titular; y registro y utilización de mala fe del nombre de dominio. Conforme al artículo 21 Reglamento (CE) nº 874/2004 basta con que junto con la identidad o similitud entre signos concurra uno, cualquiera de ellos, de los dos últimos requisitos mencionados.
En el litigio que se encuentra en el origen de la cuestión prejudicial, la concurrencia estos dos requisitos resultaba controvertida. Con respecto al primero de ellos, porque el Oberster Gerichtshof austriaco tenía dudas acerca de que se pudiera apreciar la existencia de un derecho o interés legítimo sobre la denominación habida cuenta de las peculiares circunstancias en las que el titular del nombre de dominio había registrado previamente una marca en Suecia con el único propósito de poder obtener el nombre de dominio bajo .eu objeto de litigio que coincidía con un término genérico en alemán. Entre esas circunstancias se encontraba el dato de que el término en el que consiste la marca registrada en Suecia difiere en realidad sustancialmente del dominio, pues en este se eliminaron ciertos caracteres especiales incluidos en la marca con base en la previsión, contenida en el artículo 11 Reglamento (CE) nº 874/2004, sobre el tratamiento de ciertos caracteres especiales al convertir un nombre sobre el que existían derechos anteriores en nombres de dominio durante el periodo de registro escalonado previsto en ese Reglamento.
Por otro lado, la posibilidad de apreciar mala fe en el titular del nombre de dominio resultaba dificultada en este supuesto porque su conducta no podía ser subsumida en ninguno de los casos en los que se considera demostrada la male fe conforme al artículo 21.3 Reglamento (CE) nº 874/2004, inspirado también en la Política Uniforme de la ICANN, y la versión alemana del mencionado artículo 21.3 está redactada en términos que facilitan una interpretación según la cual la enumeración de casos que incluye debe ser considerada exhaustiva. Como no podía ser de otra manera, el Tribunal de Justicia determina (ap. 34) que de otras versiones lingüísticas del artículo 21.3 resulta que la enumeración de supuestos constitutivos de mala fe sólo es ilustrativa, de modo que no excluye la posibilidad de apreciar a la luz de las circunstancias del caso conreto que la mala fe concurre en supuestos distintos de los ahí enumerados. Esta conclusión se funda también en el hecho de que una interpretación según la cual la mala fe únicamente pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas en el mencionado artículo 21.3 menoscabaría el objetivo de impedir de este modo los registros especulativos o abusivos de nombres de dominio. Asimismo, el Tribunal de Justicia recurre a una interpretación que tiene en cuenta los antecedentes de la norma, de modo que hace referencia expresa al informe final de la OMPI de 30 de abril de 1999 sobre el proceso relativo a los nombres de dominio en Internet (fundamento de la Política Uniforme de la ICANN).
Una vez aclarado el carácter meramente indicativo de las circunstancias mencionadas en el Reglamento para demostrar la mala fe, el Tribunal de Justicia aporta importantes claves interpretativas a tener en cuenta para apreciar la mala fe a los efectos del artículo 21 Reglamento 874/2004. En primer lugar, destaca en línea con su juriosprudencia previa en materia de marcas, que la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los que destacan las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca y las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu. Entre las primeras, el Tribunal de Justicia menciona a título de ejemplo como circunstancias que pueden ser relevantes: la intención de no utilizar la marca en el mercado para el que se solicitó la protección; la presentación irracional de la marca; el hecho de haber registrado un número elevado de otras marcas correspondientes a denominaciones genéricas, y la cronología de los acontecimientos, en particular, el hecho de haber registrado la marca poco antes del inicio del registro escalonado de nombres de dominio de primer nivel .eu. Entre las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu, que pueden tomarse en consideración, a título de ejemplo, menciona: el uso abusivo de caracteres especiales o de signos de puntuación para beneficiarse de las reglas de transcripción de dichos caracteres especiales (que en el caso litigioso conducían a que el nombre de dominio resultante coincidiera con un término genérico en el idioma de un Estado miembro de la UE distinto al Estado de registro de la marca); el registro del nombre de dominio durante la primera fase del registro escalonado establecido en el Reglamento 874/2004 en virtud de una marca adquirida en circunstancias que pueden ser indicativas de la presencia de mala fe en el registro de la marca, y el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia reafirma su doctrina previa en el sentido de que puedan existir legítimamente derechos anteriores sobre expresiones genéricas, en particular, habida cuenta de que resulta posible registra en un Estado miembro, como marca nacional, un vocablo genérico tomado de la lengua de otro Estado miembro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.
A diferencia de la Política Uniforme de la ICANN en el marco del Reglamento 874/2004 cuando cabe apreciar mala fe no resulta preciso acreditar que el nombre de dominio controvertido fue registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre ese nombre, para que el registro sea considerado especulativo y abusivo y el nombre de dominio revocado o transferido. Precisamente, el Tribunal de Justicia, habida cuenta de sus respuestas relativas a cómo debe ser apreciada la mala fe y de las circunstancias del asunto principal, considera que no procede responder a las otras cuestiones planteadas, que trataban, en particular, de la interpretación de los criterios para determinar si existe un derecho o intereses legítimos con arreglo al 21.1.a) Reglamento nº 874/2004 en supuestos en los que el nombre de dominio y la marca con la que coincide han sido adquiridos en circunstancias muy peculiares como las del litigio principal.
