Ayer pronunció el Tribunal de Justicia su esperada sentencia en el asunto C‑324/09, L’Oréal, en la que da respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales) en el marco de un litigio relativo a la supuesta infracción de derechos de marca y de propiedad intelectual de L’Oréal por parte de eBay en relación con la venta de artículos infractores en los sitios web europeos de eBay (uno de los varios litigios existentes ante tribunales de Estados de la UE por estas prácticas de E-Bay). Como señalé en la nota relativa a las Conclusiones del Abogado General en este asunto, cabía esperar que esta Sentencia abordara aspectos de gran importancia en relación con la protección de los derechos de propiedad industrial y el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios de Internet, al hilo de las prácticas de los sitios que operan mercado electrónicos. Ciertamente, la Sentencia representa un avance de cara a una interpretación uniforme de importantes normas de la UE en este ámbito, respecto de las que no es extraño hallar interpretaciones divergentes en tribunales de Estados miembros, como sucede con la aplicación de la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14 Directiva 2000/31 respecto de los prestadores de servicios de alojamiento y las condiciones para que opere esa limitación, en particular en relación con la apreciación de que el prestador intermediario no tiene conocimiento de la ilicitud.
Sin embargo, antes de hacer referencia al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de Internet, en relación con las prácticas de sitios como eBay, la Sentencia aborda ciertos aspectos de gran importancia en relación con la infracción de marcas. Sobre estos aspectos, la Sentencia sigue en buena medida los criterios ya expresados por el Abogado General. La primera cuestión que aborda la Sentencia es la relativa a las implicaciones del alcance territorial del principio de agotamiento de los derechos de propiedad industrial en relación con la comercialización de productos de marca por Internet. Como es conocido, conforme a la legislación de la UE (Directiva sobre marcas y Reglamento sobre la marca comunitaria) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el agotamiento de los derechos de marca en la UE va referido al territorio europeo y no se admite el agotamiento internacional, de modo que la comercialización por el titular o con su consentimiento de productos de marca fuera del Espacio Económico Europeo no agota sus derechos de marca europeos. En el presente caso, eBay sostenía “que el titular de una marca registrada en un Estado miembro o de una marca comunitaria no puede esgrimir el derecho exclusivo conferido por tal marca cuando los productos designados por la misma y ofrecidos a la venta en un mercado electrónico se encuentren en un tercer Estado y no se destinen necesariamente al territorio cubierto por dicha marca” (ap. 61). Frente a ese criterio, el Tribunal de Justicia considera que “cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca” (comunitaria o de un Estado miembro de la UE ) sí son aplicables las normas del Reglamento sobre la marca comunitaria o de la correspondiente legislación nacional, lo que en la práctica resultará determinante de que el titular de la marca pueda oponerse a la comercialización en la UE de productos con su marca que se encuentran en un tercer Estado pero se pretendan comercializar a consumidores situados en la Unión a través de un mercado electrónico en el que pueden visualizarse los productos en la pantalla y encargarse. El Tribunal precisa que se trata de un supuesto típico de utilización de la marca en el marco de una oferta de venta o en publicidad y que las normas de la UE (o, si es una marca nacional, del correspondiente Estado miembro) deben ser aplicables cuando la actividad va destinada a consumidores situados en la Unión con independencia de que el tercero que realice la oferta o publicidad “esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado” (ap. 63). En definitiva, este criterio viene a confirmar cuál es la correcta interpretación del alcance de la regla lex loci protectionis con respecto a actividades de comercialización de productos con marca llevadas a cabo en Internet, que lleva a la aplicación de la legislación de marcas del territorio al que va dirigida la oferta o la publicidad. Precisamente, este criterio relativo a dónde van dirigidas las actividades desarrolladas en Internet es también relevante en otros ámbitos, como en relación con el régimen de protección de consumidores en la contratación internacional, lo que explica la referencia del Tribunal de Justicia a su Sentencia de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof, C-585/08 y C-144/09 (sobre la misma, ver aquí) y la confirmación de que “la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio”.
Otras cuestiones que aborda la Sentencia relativas a la interpretación de la legislación de marcas son las que tienen que ver con la posibilidad del titular de la marca de oponerse a la comercialización de probadores y frascos de muestra facilitados gratuitamente a sus distribuidores y designados con la marca (ap. 73), así como a la posibilidad del titular de la marca de prohibir la comercialización ulterior de productos sin embalaje en determinadas circunstancias (ap. 83).
En su respuesta conjunta a las cuestiones quinta y sexta, el Tribunal aborda la eventual infracción de marcas por parte del operador del mercado electrónico -eBay- en relación con la publicidad realizada por ese operador de su sitio web y de los productos que se ofrecen en el mismo. Básicamente, el Tribunal de Justicia reitera los criterios ya sentados en su jurisprudencia previa relativa a la publicidad en Internet a partir de palabras clave que se corresponden con marcas, en particular los criterios establecidos en sus Sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08; y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08). De cara a la aplicación de esa jurisprudencia al presente caso resulta de interés, la diferenciación que establece el Tribunal de Justicia en relación con la publicidad de eBay en el sentido de que supone el empleo de la marca -L'Oréal- para anunciar el propio servicio de mercado electrónico (supuesto en el que el uso de la marca no tiene por objeto productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, de modo que la eventual responsabilidad de eBay por infracción de marca puede “a lo sumo” derivar de la infracción de las normas que reconocen a las marcas de renombre una protección específica en relación los supuestos de utilización para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que están registradas las marcas, ap. 90) y, por otra parte, que en la medida en que “eBay ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas de L’Oréal para promocionar ofertas de venta de productos de marca que proceden de sus clientes vendedores" sí ha hecho un uso en relación con productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada (ap. 91) de modo que con respecto a este aspecto el Tribunal de Justicia proyecta su jurisprudencia anterior acerca de cuándo cabe apreciar que existe infracción de marca conforme al artículo 5.1 de la Directiva de marcas y 9.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria en relación con el uso de marcas como palabras clave en el marco de ese tipo de servicios publicitarios. Además, añade una precisión importante con respecto a la concreción de en qué circunstancias la publicidad de los productos ofrecidos por terceros procedente del operador de un mercado electrónico puede afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca (presupuesto para apreciar que existe infracción conforme a los arts. 5.1 y 9.1 antes mencionados). A este respecto, tras recordar el contenido del artículo 6 Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (en adelante, DCE), el Tribunal de Justicia incluye la afirmación de que: “la publicidad procedente del operador de un mercado electrónico y que presenta el operador de un motor de búsqueda debe, en cualquier caso, mencionar la identidad del operador de ese mercado electrónico y la circunstancia de que los productos de marca anunciados se venden a través del mercado electrónico que gestiona” (ap. 96). Se trata de un criterio preciso que ha de condicionar decisivamente cómo ese tipo de mercados electrónicos hacen publicidad de los productos que ofrecen los usuarios de sus servicios.
Un interés muy especial tienen los aspectos de la sentencia referidos al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos, habida cuenta de las dificultades que ha venido planteando la interpretación del artículo 14 DCE (que en el ordenamiento español básicamente fue incorporado en el art. 16 LSSI). En primer lugar, el Tribunal de Justicia reafirma el significado de las limitaciones de responsabilidad de los prestadores intermediarios contenidas en los artículos 12 a 14 DCE, en el sentido de que esas normas se limitan a establecer que en determinados supuestos los prestadores intermediarios no pueden ser considerados responsables de modo que “pretenden restringir pretenden restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios”, sin que los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad hayan sido armonizados en el seno de la UE por estas normas (ap. 107), de modo que del incumplimiento de las condiciones que establece el artículo 14 DCE para que opere la exención no deriva que el prestador pueda ser considerado responsable, lo que dependerá de que lo sea conforme a la legislación nacional aplicable. Por ello, el Tribunal de Justicia considera que sólo le incumbe examinar si el operador de un mercado electrónico puede invocar la excepción en materia de responsabilidad prevista por el artículo 14 DCE.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia parte de que un prestador de servicios como eBay si es un prestador de servicios de alojamiento de datos habida cuenta de que guarda en la memoria de su servidor datos facilitados por sus clientes, en particular en relación con los datos que proporcionan los clientes en relación con sus ofertas de venta. La clave por lo tanto es la valoración por parte del Tribunal acerca de si en el caso de eBay concurren los requisitos para que se beneficie de la exención de responsabilidad establecidos en el artículo 14 DCE. En concreto, son dos aspectos los que merecen particular atención. Por una parte, el Tribunal de Justicia lleva a cabo importantes precisiones acerca de cuándo un prestador de servicios es realmente un prestador intermediario en el sentido del artículo14 DCE, pues entiende que para ello es necesario, como ya había puesto de relieve en su sentencia Google France y Google, que se limite a “una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes”, lo que se contrapone a los supuestos en los que desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos. Con respecto a eBay, el Tribunal de Justicia destaca que de la descripción de su funcionamiento que se recoge en los apartados 28 a 31 de la propia sentencia resultan una serie de elementos: que eBay realiza un tratamiento de los datos introducidos por sus clientes vendedores; que las ventas a las que pueden dar lugar estas ofertas se ajustan a las condiciones establecidas por eBay; y que en su caso, eBay también presta asistencia para optimizar o promover determinadas ofertas de venta. Aunque el Tribunal de Justicia no da formalmente una respuesta específica sobre el comportamiento de eBay, pues corresponde al tribunal nacional, si establece los criterios que este debe aplicar a la luz del modo de funcionamiento de eBay. Si bien en primer lugar el Tribunal recuerda que “el mero hecho de que el operador de un mercado electrónico almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas por la DCE ” (ap. 115), seguidamente establece que “Cuando, por el contrario, este operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas”, de modo que no puede beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 14 DCE (ap. 116). No cabe desconocer la gran importancia de esta delimitación de los comportamientos que pueden beneficiarse o no de la exención de responsabilidad del artículo 14 DCE, que habrá de ser tenida en cuenta también en su interpretación con respecto a litigios relativos a la infracción de otras categorías de derechos.
En segundo lugar, en la interpretación del artículo 14 DCE también resultan de gran importancia las precisiones que en esta Sentencia lleva a cabo el Tribunal de Justicia acerca de cuándo cabe considerar que el prestador de un servicio como eBay cumple con las condiciones que el artículo 14 impone para que un prestador intermediario –en el caso de que según el tribunal nacional eBay lo sea de acuerdo con las consideraciones anteriores- se pueda beneficiar de la exención de responsabilidad. Esas condiciones son, según el texto de la propia DCE, que no haya tenido “conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita” y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no haya tenido “conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito”, o cuando, tras haber adquirido conocimiento de estos extremos, haya actuado con prontitud para retirar los datos en cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible. A este respecto, el Tribunal establece como punto de partida que “para que las disposiciones contenidas en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 no queden privadas de su efecto útil, deben interpretarse en el sentido de que contemplan cualquier situación en la que el prestatario en cuestión adquiera conocimiento, de una forma o de otra, de tales hechos o circunstancias”, así como que “para que se le niegue al prestador de un servicio de la sociedad de la información la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el artículo 14 de la Directiva 2000/31, basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14” . Se trata de un planteamiento, aunque demasiado impreciso, apropiado en principio a la realidad de Internet y alejado de las interpretaciones más extremas del artículo 16 LSSI y beneficiosas para los prestadores de servicios de alojamiento que vinculaban ese conocimiento a la existencia de una decisión relativa a la ilicitud de los contenidos (de modo que viene a confirmar la jurisprudencia del TS en la materia, a la luz de las SSTS de 9 de diciembre de 2009, 3 de marzo de 2010 y de 10 de febrero de 2011). Especial interés práctico tiene la referencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que tal conocimiento puede derivar tanto de que una notificación por un tercero de la existencia de la información ilícita puede ser relevante a tal fin, concluyendo que “tal notificación constituye, como regla general, un elemento que el juez nacional debe tomar en consideración para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si éste tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito”. En todo caso, el Tribunal no proporciona ulteriores criterios para concretar la presencia de ese conocimiento.
Por último, esta Sentencia se pronuncia sobre el significado de la previsión del artículo 11 Directiva 2004/48 sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar “que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual”. A este respecto, el Tribunal de Justicia establece que esa disposición no puede ser objeto de una interpretación restrictiva y que de esa norma deriva la exigencia de que los Estados miembros garanticen que el operador de un mercado electrónico como eBay pueda verse obligado a adoptar, además de medidas destinadas a poner término a las infracciones de derechos de propiedad intelectual causadas por los usuarios de sus servicios, medidas destinadas a evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo (ap. 131). Si bien el Tribunal admite que en la actualidad los elementos de esos requerimientos vienen determinados por el Derecho nacional, establece ciertos exigencias derivadas del Derecho de la Unión , en particular que las medidas sean efectivas y disuasorias; que tales medidas “no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos de propiedad intelectual causada a través del sitio web de este prestador” (ap. 139); así como que las medidas ordenadas no creen obstáculos al comercio legítimo, de modo que en relación con el caso de eBay “el requerimiento que se dirija a este operador no puede tener por objeto o efecto imponer una prohibición general y permanente de poner a la venta, en este mercado electrónico, productos de estas marcas”. Como ejemplo de las medidas que pueden adoptarse, la sentencia menciona la imposición al operador del mercado electrónico de la obligación de suspender la cuenta del usuario que vulneró los derechos de propiedad intelectual para evitar que vuelva a cometer infracciones en relación con las mismas marcas (ap. 141). Asimismo, la sentencia prevé que puede dirigirse un requerimiento al operador de un mercado electrónico para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores, destacando que quien actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada debe ser claramente identificable, de modo que en tales circunstancias la protección de datos personales no debe ser un obstáculo a su identificación (ap. 142) si bien debe reitera la necesidad de garantizar el equilibrio entre los derechos y deberes implicados (ap. 143 con expresa referencia a la sentencia Promusicae). En relación con la potencial repercusión de la sentencia L'Oreal, debe tenerse presente que la posibilidad de adoptar requerimientos contra los prestadores intermediarios aparece además recogida en el artículo 8.3 Directiva 2001/29/CE en relación con los derechos de autor. No está de más reiterar cómo desde la perspectiva de la práctica española se trata de una cuestión de gran trascendencia –especialmente en el contexto de los derechos de autor- que debe condicionar la evolución de la práctica de nuestros tribunales, habida cuenta de que varias decisiones de tribunales españoles han negado la posibilidad de ejercitar acciones de cesación o tendentes a la suspensión de la prestación de algunos de sus servicios frente a tales intermediarios. En la medida en que tal negativa se ha fundamentado en la circunstancia de que así resultaba de la circunstancia de que esos intermediarios reunían los requisitos para beneficiarse de la limitación de responsabilidad del artículo 14 DCE (16 LSSI) cabe consierar que la negativa a la adopción de las medidas no resultaba justificada y contrasta abiertamente con el contenido y fundamento de los artículos 8.3 Directiva 2001/29/CE y 11 Directiva 2004/48/CE (así como de las normas españolas de transposición), lo que viene a quedar confirmado a la luz del significado que según el Tribunal de Justicia debe atribuirse al mencionado artículo 11 (y a su equivalente en el ámbito de los derechos de autor, el art. 8.3 Directiva 2001/29).
