En un trabajo publicado en IIC -2008, pp. 307-323- C. Heath llama la atención sobre las importantes diferencias existentes entre las legislaciones nacionales respecto al tratamiento de las situaciones en las que una patente es declarada nula después de que el titular hubiera hecho uso de la misma en procesos de infracción habiendo obteniendo frente al demandado medidas correctivas de la infracción (como la retirada de mercancías de los circuitos comerciales o su destrucción) o condenas de cantidad, que han sido ejecutadas antes de que la patente haya sido declarada nula.
Aunque no menciona la situación en España, la Ley 11/1986 de Patentes (LP) (y también la Ley de marcas) se alinea en principio con el criterio seguido en los ordenamientos con los que C. Heath se muestra más crítico, como son el italiano, el francés y el británico, que contrapone a la situación en Alemania y Japón. La esencia de la cuestión sería la siguiente: los primeros ordenamientos imponen restricciones que no existen en los segundos con respecto a la eficacia retroactiva de las decisiones de nulidad de la patente, que en la práctica determinan que las decisiones previas relativas a la infracción sean inatacables y que el “infractor” de la patente declarada nula no tenga posibilidades de resarcimiento.
Desde la perspectiva comparada, la solución en España resulta más clara que en otros ordenamientos, en la medida en que es objeto de regulación expresa. En concreto, el Artículo 114.1 LP establece que la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca efectos, pero fija la excepción de que el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a “resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad”. Por lo tanto, con respecto a este último aspecto se corresponde con el criterio prevalente en la legislación italiana –art. 77 Codice della proprietà industriale- y en los ordenamientos británico y francés, de acuerdo con el análisis de su jurisprudencia llevada a cabo en el estudio antes citado. Además, como pone de relieve el propio C. Heath, la peculiar posición en Alemania y Japón –que facilitaría “relitigar” el litigio relativo a la infracción una vez obtenida la decisión de nulidad- se vincula con la separación existente en esos países entre tribunales competentes para conocer de la infracción y tribunales competentes en materia de nulidad de patentes, de modo que en los procesos por infracción sólo caben pronunciamientos sobre la validez con eficacia limitada al correspondiente proceso de infracción. Esta situación se contrapone a la existente en otros países como España, donde la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente puede alegar en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad de la patente del actor (art. 126 LP).
Como principal ventaja de la situación en Alemania y Japón con respecto a la cuestión de la eficacia de la declaración de nulidad, se destaca que la posibilidad de “relitigar” el litigio sobre la infracción es la que en realidad se corresponde mejor con la eficacia ex tunc de las decisiones de nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 Convenio Europeo de Patentes, al que se atribuye más peso que a los objetivos de certeza propios de la cosa juzgada. Ahora bien, desde el punto de vista práctico las diferencias entre estos dos enfoques no parecen ser tan profundas, pues las excepciones a la retroactividad de la nulidad operan en un sistema como el español con ciertas restricciones. En primer lugar, como, ha quedado ya dicho, sólo se benefician aquellas decisiones relativas a la infracción que hubieran “adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas” antes de la decisión sobre nulidad. Por lo tanto, ciertos ejemplos de la jurisprudencia japonesa referidos a supuestos de ejecución de “interim injunctions” no parece que reúnan ese requisito por sí mismas.
Pero, además, las situaciones típicas en las que la diferencia de trato se presenta como muy relevante tienen que ver con posibles reclamaciones del “infractor” frente al titular de la patente declarada nula por el carácter abusivo del proceso de infracción decidido previamente. A estos efectos, hay que tener en cuenta que el artículo 114.2 LP introduce otra salvedad clave para aproximar los resultados prácticos con las posibilidades disponibles en esos otros ordenamientos. La circunstancia de que las decisiones relativas a la infracción no resulten afectadas por el efecto retroactivo de la nulidad opera “(s)in perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe”. En realidad, el carácter equilibrado de un tratamiento de esta naturaleza parece avalado (aunque no sin mátices) por la solución –más precisa- adoptada en el Reglamento sobre la marca comunitaria. En concreto, el artículo 55.3 de ese Reglamento establece que la nulidad de la marca no afectará a “las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de… nulidad”. Pero aclara que ese criterio se aplica “sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto”. Estas salvedades conducen a que en la práctica quien fue injustamente sancionado como infractor de la patente o marca posteriormente declarada nula tenga posibilidades razonables de resarcimiento. Aunque también es cierto que esas posibilidades sonn más amplias en el marco del Reglamento comunitario que en el caso de la legislación española, pues el Reglamento comunitario no sólo hace referencia a los supuestos de mala fe sino también de negligencia y al enriquecimiento injusto.
Desde la perspectiva comparada, la solución en España resulta más clara que en otros ordenamientos, en la medida en que es objeto de regulación expresa. En concreto, el Artículo 114.1 LP establece que la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca efectos, pero fija la excepción de que el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a “resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad”. Por lo tanto, con respecto a este último aspecto se corresponde con el criterio prevalente en la legislación italiana –art. 77 Codice della proprietà industriale- y en los ordenamientos británico y francés, de acuerdo con el análisis de su jurisprudencia llevada a cabo en el estudio antes citado. Además, como pone de relieve el propio C. Heath, la peculiar posición en Alemania y Japón –que facilitaría “relitigar” el litigio relativo a la infracción una vez obtenida la decisión de nulidad- se vincula con la separación existente en esos países entre tribunales competentes para conocer de la infracción y tribunales competentes en materia de nulidad de patentes, de modo que en los procesos por infracción sólo caben pronunciamientos sobre la validez con eficacia limitada al correspondiente proceso de infracción. Esta situación se contrapone a la existente en otros países como España, donde la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente puede alegar en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad de la patente del actor (art. 126 LP).
Como principal ventaja de la situación en Alemania y Japón con respecto a la cuestión de la eficacia de la declaración de nulidad, se destaca que la posibilidad de “relitigar” el litigio sobre la infracción es la que en realidad se corresponde mejor con la eficacia ex tunc de las decisiones de nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 Convenio Europeo de Patentes, al que se atribuye más peso que a los objetivos de certeza propios de la cosa juzgada. Ahora bien, desde el punto de vista práctico las diferencias entre estos dos enfoques no parecen ser tan profundas, pues las excepciones a la retroactividad de la nulidad operan en un sistema como el español con ciertas restricciones. En primer lugar, como, ha quedado ya dicho, sólo se benefician aquellas decisiones relativas a la infracción que hubieran “adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas” antes de la decisión sobre nulidad. Por lo tanto, ciertos ejemplos de la jurisprudencia japonesa referidos a supuestos de ejecución de “interim injunctions” no parece que reúnan ese requisito por sí mismas.
Pero, además, las situaciones típicas en las que la diferencia de trato se presenta como muy relevante tienen que ver con posibles reclamaciones del “infractor” frente al titular de la patente declarada nula por el carácter abusivo del proceso de infracción decidido previamente. A estos efectos, hay que tener en cuenta que el artículo 114.2 LP introduce otra salvedad clave para aproximar los resultados prácticos con las posibilidades disponibles en esos otros ordenamientos. La circunstancia de que las decisiones relativas a la infracción no resulten afectadas por el efecto retroactivo de la nulidad opera “(s)in perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe”. En realidad, el carácter equilibrado de un tratamiento de esta naturaleza parece avalado (aunque no sin mátices) por la solución –más precisa- adoptada en el Reglamento sobre la marca comunitaria. En concreto, el artículo 55.3 de ese Reglamento establece que la nulidad de la marca no afectará a “las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de… nulidad”. Pero aclara que ese criterio se aplica “sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto”. Estas salvedades conducen a que en la práctica quien fue injustamente sancionado como infractor de la patente o marca posteriormente declarada nula tenga posibilidades razonables de resarcimiento. Aunque también es cierto que esas posibilidades sonn más amplias en el marco del Reglamento comunitario que en el caso de la legislación española, pues el Reglamento comunitario no sólo hace referencia a los supuestos de mala fe sino también de negligencia y al enriquecimiento injusto.
En todo caso, creo que una solución como la recogida en el Reglamento sobre la marca comunitaria es equilibrada teniendo en cuenta los intereses en presencia y que, como ha declarado el propio TJCE (Sentencia de 16 de marzo de 2006, Kapferer, C-234/04, apartado 20): “procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, apartado 38)...”
