Aunque no está previsto que entre en vigor
antes de 2015 y tampoco que España sea parte en el mismo, la creación de un
Tribunal Unificado de Patentes (TUP) constituye uno de los elementos esenciales
del proceso de transformación del Derecho europeo de patentes actualmente en
curso, con relevantes consecuencias para España. De hecho, a la interacción
entre el Acuerdo sobre el TUP y el Reglamento Bruselas I bis me referí ya en un
comentario anterior. Quería ahora
detenerme en algunas implicaciones en materia de arbitraje del Acuerdo TUP,
pues, entre otros aspectos, cabe encontrar en el mismo una referencia expresa –poco
frecuente en los textos legislativos- a los límites a la arbitrabilidad de ciertos
litigios, así como la creación de una institución arbitral específica.
Habida cuenta de su
concisión, parece apropiado como punto de partida, reproducir el Capítulo VII
del Acuerdo TUP, que bajo el enunciado “Mediación y arbitraje en materia de
patentes” está integrado por un solo artículo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 35 Centro de Mediación
y Arbitraje en materia de Patentes
1. Por el presente Acuerdo se
crea un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes (en lo sucesivo
«Centro»). Tendrá sedes en Liubliana y en Lisboa.
2. El Centro prestará servicios
de mediación y arbitraje en los litigios sobre patentes que pertenezcan al
ámbito de aplicación del presente Acuerdo. El artículo 82 se aplicará mutatis
mutandis a los acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del
Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación. No obstante, no podrá
anularse ni limitarse una patente en un procedimiento de arbitraje o mediación.
3. El Centro establecerá el
reglamento de mediación y arbitraje.
4. El Centro elaborará una lista
de mediadores y árbitros para que asistan a las partes en la resolución de su
controversia.
Objeto básico de esta norma es la
creación de una institución arbitral específica, incluyendo la fijación de sus
dos sedes, que desde la perspectiva política debe valorarse en el marco del importante
reparto de sedes de órganos establecidos en el Acuerdo TUP entre los Estados
miembros. A la espera del reglamento que debe establecer el Centro, conforme a
la práctica habitual de las instituciones arbitrales internacionales, no existe
una necesaria correlación entre la localización de la sede (en este caso, sedes)
de la institución y la sede de los concretos arbitrajes desarrollados en el marco
de la institución, que pueden localizarse en otros países.
El alcance de la actividad
encomendada al Centro viene limitada, conforme al apartado segundo a “los litigios
sobre patentes que pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Acuerdo”.
En virtud del artículo 3 el ámbito de aplicación del Acuerdo va referido
básicamente a cualquier patente europea, tenga o no efecto unitario. Una interpretación
estricta del primer inciso del artículo 35.2 llevaría a considerar que un
arbitraje o mediación en el marco del Centro no puede ir referido a litigios
cuyo objeto comprenda patentes europeas y otras patentes
nacionales no incluidas en el ámbito de aplicación del Acuerdo, incluso si se trata, por ejemplo, de la
eventual infracción de tales patentes por la misma persona en virtud de los
mismos hechos.
Por otra parte, cabe entender que
la creación del Centro no excluye con
carácter general que litigios relativos a patentes europeas con efecto unitario
puedan ser objeto de arbitraje o mediación en el marco de otras instituciones o
a través de mecanismos ad hoc, cuando
las partes así lo acuerden. A este
respecto, debe tenerse en cuenta que en su mayor parte, los litigios sometidos
a arbitraje son de naturaleza contractual, sin perjuicio de que en ocasiones
puedan incluir reclamaciones de carácter extracontractual o incluso plantearse excepciones
en las que se cuestione su validez. Ahora bien, aunque puede resultar dudoso,
cabe sostener que el carácter no exclusivo del Centro puede también afirmarse
en relación con el arbitraje en las materias en las que el TUP tiene
competencia exclusiva en virtud del artículo 32 Acuerdo TUP siempre que el
litigio en cuestión sea arbitrable. Por ejemplo, será arbitrable si su objeto
son acciones por violación de patente (ámbito en el que las partes pueden
convenir en resolver sus diferencias mediante arbitraje) -art. 32.1.a)-; pero
no será arbitrable un litigio en el que se ejerciten acciones de nulidad de
patente –art. 32.1.d)-, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante acerca de los límites a la arbitrabilidad. En principio, el Acuerdo TUP no establece una
vinculación entre la competencia exclusiva del TUP (que excluye la posibilidad
de que conozcan otros tribunales de Estados miembros) y la exclusividad en
materia de arbitraje y mediación del Centro.
Particulares dificultades de
interpretación suscitan los dos últimos incisos (segundo y tercero) del
artículo 35.2 Acuerdo TUP. Por una parte, se establece que el artículo 82
Acuerdo TUP se aplicará mutatis mutandis a los acuerdos alcanzados mediante la
utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por
mediación. Pero lo que dispone el artículo 82 es que las resoluciones y órdenes
del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros
contratantes. Este segundo inciso va referido únicamente a “acuerdos” (“settlement”
es el término utilizado en la versión inglesa). En este sentido la Regla 11 del
Borrador de Proyecto de las Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado
de Patentes (Preliminary set ofprovisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court – 15th Draft/ 31.05.13) contempla la posibilidad
de que el Tribunal proponga a las partes que hagan uso de los servicios del
Centro para tratar de llegar a una transacción. Además prevé que el Tribunal confirme
los términos del acuerdo alcanzado “including
a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the
revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third
parties”.
La interacción con el arbitraje del
referido segundo inciso del artículo 35.2 Acuerdo TUP suscita reflexiones
adicionales, en la medida en que va referida a acuerdos alcanzados mediante la
utilización de los servicios del Centro, de modo que no parece ir referido al
conjunto de los laudos arbitrales que puedan adoptarse en el marco del Centro
sino sólo a aquellos supuestos en los que las partes en un arbitraje ante el
Centro llegan a un arreglo del que se deje constancia en un laudo por acuerdo
de las partes (algo que eventualmente tendrá que desarrollar el Reglamento del
Centro, como, por ejemplo hace el artículo 32 del Reglamento de Arbitraje 2012
de la CCI). En relación con el tratamiento que en materia de ejecución deben
recibir (en otros Estados miembros –no España-) los laudos arbitrales dictados
en el marco del Centro, una interpretación literal del artículo 35.2 parece
conducir a que sólo se beneficien de la remisión al artículo 82 TUP los laudos
por acuerdo de las partes (y acuerdos de mediación), pero no el resto de laudos
arbitrales adoptados en el marco del Centro. La aplicación del artículo 82
Acuerdo TUP implicaría que en los Estados miembros del TUP su eficacia tendría
lugar al margen de cualquier mecanismo de execuátur y de manera incondicional,
lo cual podría ser coherente con carácter europeo del Centro pero podría plantear problemas de descoordinación con el eventual ejercicio de acciones de anulación
frente al laudo, en la medida en que éstas típicamente deberán ejercitarse ante
los tribunales del lugar de la sede del arbitraje. En la medida en que el
artículo 82 Acuerdo TUP no resulte aplicable a laudos adoptados en el marco del
Centro –y, como ha quedado señalado, el artículo 35.2 se refiere de manera un
tanto confusa únicamente a “los acuerdos alcanzados mediante la utilización de
los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación” (y,
en la versión inglés “settlement”)-, cabe entender que la ejecución de los
laudos en los demás Estados miembros –al igual que en los terceros Estados,
como España- se regiría por las reglas aplicables en materia de execuátur de
laudos arbitrales en el Estado requerido, típicamente las del Convenio de Nueva
York de 1958. No cabe desconocer, sin embargo, que esa dualidad de regímenes en materia de ejecución en los Estados miembros del Acuerdo en función de que se trate o no de una laudo por acuerdo parece resultar cuestionable.
Tampoco el último inciso del
artículo 35.2 está exento de dificultades interpretativas, al disponer que: “No
obstante, no podrá anularse ni limitarse una patente en un procedimiento de
arbitraje o mediación”. Esta norma parece imponer límites a la arbitrabilidad
de las controversias. Por su contexto va referida a arbitrajes en el marco del
Centro, pero cabe plantearse si no resultaría adecuado que los límites a la
arbitrabilidad de los litigios sobre patentes europeas con efecto unitario estuvieran unificados, de modo que, por ejemplo, se proyecten también sobre un arbitraje
relativo a un contrato de licencia de una de esas patentes, en el marco del
cual se invoque como excepción la nulidad del derecho de patente. Por otra
parte, el contenido de esta norma sobre arbitrabilidad plantea el riesgo de que
su formulación puede servir de base para tratar de defender en esta materia una
interpretación más restrictiva de la que prevalece en la actualidad en la mayor
parte de Estados miembros. Aunque en algún Estado miembro se admite hasta la
posibilidad de una declaración de nulidad de la patente con eventuales efectos erga omnes en el marco del arbitraje, en
general prevalece una posición más restrictiva, pero que en los sistemas más
desarrollados permite que un órgano arbitral pueda pronunciarse con carácter
incidental o eficacia inter partes
sobre la validez de una patente, lo que con frecuencia puede ser de gran relevancia en los litigios por infracción. Resultaría difícil aceptar que el último
inciso del artículo 35.3 Acuerdo TUP pretenda imponer un estándar más
restrictivo. En este contexto, y a la luz de la práctica habitual en algún
Estado miembro, debe valorarse la inclusión en la aludida regla 11 del Borrador
de las Rules of Procedure de la remisión a que los acuerdos de mediación o
arbitraje (laudos por acuerdo de las partes) pueden incluir “a term which obliges the patent owner to
limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it
against the other party and/or third parties”. En todo caso, los límites a
la arbitrabilidad no deben variar en función de que el laudo sea o no por
acuerdo de las partes.
