Hace unas semanas se adoptó el Reglamento de Procedimiento (Rules of Procedure) del Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que constituye un hito muy importante en la puesta en marcha de esta singular institución. Aunque el proceso de ratificación sigue progresando lentamente, el Tribunal pretende estar operativo a principios de 2017. Para el caso de que ello sea así, incluso en los Estados que no participan en el Acuerdo sobre el TUP, como es el caso de España, resulta de interés conocer el alcance de la competencia internacional del TUP, el régimen de reconocimiento de sus resoluciones en nuestro país, así como las cuestiones de Derecho aplicable que se suscitan en relación con el llamado “Paquete de patentes”, integrado por el Acuerdo TUP y los Reglamentos (UE) 1257/2012 y 1260/2012, cuya aplicación está subordinada a la entrada en vigor del Acuerdo TUP.
Con respecto a las cuestiones de competencia judicial internacional y reconocimiento de resoluciones, transcurrido un año desde su publicación, he difundido como E-print el artículo “Regulation (EU) No 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, en el que abordaba esas cuestiones y que publiqué en la International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), Vol. 45, number 8, December 2014, pp. 868-888. Una versión próxima en español puede consultarse también aquí.
Acerca de las cuestiones de Derecho aplicable, reproduzco seguidamente un par de extractos (sin notas a pie) con algunas de las conclusiones a las que he llegado en otro artículo que será objeto de próxima publicación:
Como es conocido, aspecto fundamental del diseño del régimen de la patente europea con efecto unitario ha sido la exclusión de las normas sustantivas de Derecho de patentes del contenido Reglamento 1257/2012. Esas normas han sido trasladadas al Acuerdo TUP, que al no ser un instrumento de Derecho de la Unión ni ser un convenio en el que participe la UE, ha sido la vía elegida para marginar Tribunal de Justicia en la interpretación del Derecho material de patentes. Ante las carencias del Derecho sustantivo de patentes uniforme, el efecto unitario de la patente europea deriva de la aplicación en cada caso de la ley nacional designada en virtud del artículo 5.3 Reglamento 1257/2012, conforme a lo dispuesto en el CPE y el Acuerdo TUP que son de aplicación preferente. En consecuencia los criterios de conexión de los artículos 5 y 7 del Reglamento son determinantes para concretar el régimen de la patente unitaria conforme al Reglamento 1257/2012 y complementar el contenido de la lex loci protectionis, lo que condiciona que el régimen del derecho varíe en función de donde se localicen los elementos (como el domicilio del solicitante) en función de los cuales se determina la legislación nacional aplicable supletoriamente, de modo que no puede no ser exactamente el mismo para todos los derechos.
Ahora bien, los artículos 5.3 y 7.1 Reglamento 1257/2012 no son propiamente reglas de conflicto multilaterales, pues su función es únicamente la selección del ordenamiento de un Estado miembro participante (y no potencialmente de cualquier Estado) que complementa lo previsto en el Reglamento 1257/2012, el Acuerdo TUP y el CPE en tanto que lex loci protectionis. Por consiguiente, se trata de normas que pueden resultar aplicables también por tribunales nacionales de Estados no participantes en el Acuerdo TUP, como es el caso de España, si llegan a conocer de litigios relativos a una patente europea con efecto unitario (por ejemplo, por encontrarse en España el domicilio del demandado y optar el demandante por presentar su demanda en España) y han de aplicar la lex loci protectionis con respecto a dicha patente (por ejemplo, con base en el artículo 8 Reglamento Roma II y sin que la exclusión del reenvío en su artículo 24 altere esa conclusión).
Por otra parte, el artículo 24.2 Acuerdo TUP regula cuál deben ser las reglas conflicto aplicables por el TUP como Derecho internacional privado del foro cuando deba determinar la legislación nacional (potencialmente incluso la de un Estado no miembro). Tras prever la aplicación de las reglas de conflicto contenidas en instrumentos de la UE (como el artículo 8 del Reglamento Roma II) o en instrumentos internacionales que sean aplicables, establece como criterio residual sencillamente “la aplicación de las disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado según determine el Tribunal”. Parece claro que tal determinación no debe variar en función de la división del Tribunal Unificado que conozca de un asunto, por lo que se ha sugerido la aplicación analógica de los criterios establecidos en el artículo 7 Reglamento 1257/2012.
Expresamente prevé el artículo 24.3 del Acuerdo TUP la posibilidad de que el TUP deba aplicar el Derecho de un Estado no contratante, en relación con los aspectos sustantivos del Derecho de patentes, carga de la prueba, medidas correctivas en los procedimientos por violación de patente, indemnización por daños y perjuicios y prescripción. En la medida en que el Tribunal conoce de los “litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario”, puede suceder que conozca, por ejemplo, de la infracción en España de una patente europea validada en España en particular cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro del Acuerdo. En tales circunstancias, en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II la ley aplicable por pare del TUP respecto de la infracción de la patente española debe ser el Derecho español, en tanto que ley del país para el que se reclama la protección.
La posibilidad de que el TUP aplique el Derecho de un Estado no contratante dota de relevancia al régimen de alegación y prueba del Derecho nacional ante el TUP, y en particular a si el TUP debe informarse de oficio, a través de los medios que considere útiles para este fin, sobre el Derecho nacional de que se trate, y en qué medida las facultades del TUP para actuar de oficio al respecto pueden variar en función de que el Derecho nacional en cuestión sea el de un Estado participante o el de uno no participante, e incluso en este último caso si puede ser diferente según el Estado no participante sea miembro de la UE o no. Pese a la singular posición del TUP y el peculiar marco en el que se planteará ante él la eventual aplicación de un Derecho extranjero (Estado no contratante), la práctica al respecto del TUP puede resultar especialmente relevante en un contexto en el que la unificación de las normas de conflicto en el seno de la UE no ha ido unida al desarrollo de normas comunes acerca del régimen de alegación y prueba del Derecho extranjero, lo que constituye una importante carencia en el proceso de unificación del Derecho internacional privado de la Unión Europea.
