Pese al esfuerzo armonizador llevado
a cabo en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, especialmente en su artículo 13, existen entre los
Estados miembros de la Unión significativas diferencias en lo relativo al
régimen de determinación de los daños y perjuicios derivados de la infracción
de derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de propiedad
industrial). La sentencia del
Tribunal de Justicia de anteayer en el asunto C‑367/15, en el procedimiento entre Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» y Stowarzyszenie Filmowców
Polskich, ECLI:EU:C:2017:36, resulta
de interés tanto con respecto a los límites a ciertas modalidades de fijación
de la indemnización como en lo relativo a la eventual caracterización de
determinadas indemnizaciones como “punitivas”. En concreto, el Tribunal de Justicia
aborda fundamentalmente la compatibilidad con el Derecho de la Unión –y en
concreto con el art. 13 de la Directiva 2004/48 de la legislación polaca que
establece la posibilidad de reclamar como indemnización por la infracción de
derechos de propiedad intelectual “una cantidad correspondiente al doble de la
remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para
utilizar la obra afectada”. El Tribunal Supremo polaco planteaba que esa norma podía
implicar la obligación de pagar indemnizaciones “punitivas”, de modo que
albergaba dudas acerca de su compatibilidad con la Directiva 2004/48, de cuyo
considerando 26 resulta que el objetivo de su normativa sobre daños y
perjuicios “no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones
punitivas”.
El
Tribunal de Justicia reitera el carácter de armonización de mínimos que tiene
la Directiva 2004/48, con base en lo dispuesto en su artículo 2.1, de modo que
la Directiva no excluye –como tampoco lo hacen los textos internacionales
relevantes, en particular el Acuerdo ADPIC- que los Estados miembros puedan
adoptar normas que establezcan un mayor nivel de protección de los derechos,
por ejemplo, en relación con el cálculo de las indemnizaciones derivadas de la
infracción de la propiedad intelectual.
En
lo relativo a los indemnizaciones “punitivas”, el Tribunal opta expresamente
por no pronunciarse acerca de si el establecimiento de indemnizaciones de ese
tipo es o no contrario al artículo 13 de la Directiva 2004/48 (cdo. 29), tras
afirmar que si bien esa norma no impone a los Estados miembros la obligación de
preverlas “no puede interpretarse como una prohibición de adoptar(las)” (cdo.
28). Ahora bien, aunque desvinculado de esas afirmaciones resulta de gran
importancia al respecto que el Tribunal establece en el considerando 31 que una
indemnización que exceda de forma clara y considerable del perjuicio realmente
sufrido puede constituir un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3.2, de
la Directiva 2004/48. Cabe apuntar que en un sector distinto, pero en el que a
nivel internacional las indemnizaciones punitivas son bien conocidas, como las
acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, el artículo
3.3 de la Directiva 2014/104/UE prevé que el pleno resarcimiento “no conllevará
una sobrecompensación, bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de
otro tipo”.
Al margen de su aportación con respecto a los límites a la admisibilidad de
indemnizaciones “punitivas”, la nueva sentencia del Tribunal reviste interés
para delimitar esa categoría, en especial al concluir que la medida objeto de
análisis no prevé en realidad la imposición de indemnizaciones que tengan
carácter punitivo. Destaca el Tribunal de Justicia que al considerar el daño
realmente sufrido han de tenerse en cuenta, según las circunstancias, elementos
como los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de
posibles infracciones, evocados en el considerando 26 y la indemnización de un
posible daño moral, de modo que en realidad el mero pago de la cantidad
correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido
abonar por la autorización para utilizar la obra afectada no parece garantizar
una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido (apdo. 30 con referencia a su sentencia de 17 de marzo de 2016, Liffers, C‑99/15, EU:C:2016:173, motivada por el art. 140 LPI).
Más
allá de la dimensión europea, en relación con ciertos ordenamientos, como el
EEUU en el que daños en principio punitivos son más frecuentes –basta pensar en
el interés suscitado por la sentencia Halo
Electronics v. Pulse Electronics del Tribunal Supremo de EEUU del pasado 13
de junio sobre treble damages en
materia de patentes-, el debate sobre estas cuestiones resulta también de gran
interés en relación con el reconocimiento y ejecución de resoluciones y los
eventuales límites derivados del orden público. En concreto las consideraciones
del Tribunal de Justicia acerca de la eventual calificación o no de ciertos
daños como punitivos, junto con la importancia de que al apreciar el daño
realmente sufrido deban tenerse en cuenta elementos como los gastos de
investigación e identificación de posibles infracciones, las costas procesales,
los daños morales…, unida a que la caracterización como un abuso de derecho se
limite a las situaciones en las que la indemnización exceda de forma clara y
considerable del perjuicio realmente sufrido, cabe entender que son relevantes
al precisar el alcance del orden público en el ámbito del reconocimiento y
ejecución de resoluciones, en línea, por cierto, con la práctica de nuestro
Tribunal Supremo -véase Auto TS (Sala de lo Civil) de 13 de noviembre de 2001 (esp.
Fdto. de Dcho. noveno) y con la formulación de normas como el artículo 11 del
Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro.
