Esta
mañana ha hecho pública el Tribunal de Justicia su esperada sentencia en los
asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo.
El interés que había suscitado este procedimiento se ha visto correspondido por
la relevancia de la sentencia, en lo relativo a la interpretación de ciertas
normas de competencia judicial internacional, los criterios de determinación de
la ley aplicable a la infracción de dibujos o modelos comunitarios, así como,
en el plano material, los límites a la licitud de la reproducción de tales
dibujos o modelos con fines de cita para la comercialización de productos
accesorios por terceros. Con respecto a los dos primeros aspectos, a los que me
limitaré en esta reseña, las aportaciones de la sentencia pueden resultar de
utilidad también en relación con litigios relativos a la infracción de otros
derechos, en particular las marcas de la Unión. En materia de competencia
judicial, el interés de la sentencia radica fundamentalmente en su análisis del
fuero general de la pluralidad de demandados y el alcance de la competencia que
atribuye respecto de litigios por infracción de derechos unitarios, lo que
condiciona el poder del tribunal nacional competente para adoptar medidas
relativas al conjunto de la Unión. Con respecto a la ley aplicable, por primera
vez el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la interpretación del artículo
8.2 del Reglamento Roma II, cuya función es determinar la ley de qué Estado
miembro complementa a la legislación de la Unión sobre derechos unitarios –en
este caso, el Reglamento (CE) nº6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios
(RDC)- para las cuestiones no previstas en el instrumento correspondiente en
caso de infracción de tales derechos.
I. Competencia judicial
La
sentencia Nintendo clarifica, en primer lugar, la aplicación del fuero general
de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 Reglamento (UE) 1215/2012 o
Reglamento Bruselas I bis (RBIbis) –artículo 6.1 en la versión previa contenida
en el Reglamento 44/2001- a los litigios por infracción de derechos sobre
dibujos o modelos de la UE. Para valorar la importancia práctica de esta regla
de competencia para hacer posible la tutela ante los tribunales de un Estado
miembro en relación con litigios relativos a la infracción de derechos en
varios países, cabe hacer referencia al objeto del litigio principal. En los
términos de la propia sentencia:
“24 BigBen France fabrica
mandos a distancia y otros accesorios compatibles con la consola de videojuegos
Wii y los vende directamente mediante su sitio de Internet a consumidores
situados, en particular, en Francia, Bélgica y Luxemburgo y a su filial, BigBen
Alemania. Ésta revende los productos fabricados por BigBen Francia, en especial
mediante su sitio de Internet, a consumidores situados en Alemania y en
Austria.
25 … BigBen Alemania no
dispone de stock propio de productos, sino que transmite los pedidos que recibe
de los consumidores a BigBen Francia. De este modo, la entrega de los productos
supuestamente infractores se lleva a cabo a partir de Francia. BigBen Alemania
y BigBen Francia utilizan también imágenes de productos correspondientes a
dibujos y modelos protegidos cuyo titular es Nintendo, incluso con fines de
publicidad, en el marco de la comercialización lícita de otros productos que
comercializan.
26 Nintendo considera que la
comercialización por BigBen Alemania y BigBen Francia de ciertos productos
fabricados por esta última empresa infringe los derechos que le confieren los
dibujos y modelos comunitarios registrados de los que es titular. También
estima que no se puede reconocer a estas dos sociedades el derecho a utilizar
en su actividad comercial las imágenes de productos que corresponden a estos
dibujos y modelos protegidos. En consecuencia, interpuso demandas ante el
Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf,
Alemania) contra BigBen Alemania y BigBen Francia al objeto de que se declarara
que estas empresas habían infringido los derechos que le confieren estos
dibujos y modelos.”
La
competencia de los tribunales alemanes para conocer de la demanda frente a la
sociedad domiciliada en Alemania deriva de lo dispuesto en el artículo 82.1 RDC
que establece el domicilio del demandado como criterio general de competencia.
Ello resulta determinante también de que, como establece el artículo 83.1 RDC,
el alcance de la competencia de ese tribunal no tenga limitación territorial,
al igual que sucede con el fuero general del domicilio del demandado del
artículo 4 RBIbis, respecto al que el artículo 82.1 RDC es lex specialis, sin perjuicio de que las medidas que pueda adoptar
vendrán limitadas por el ámbito territorial del derecho supuestamente
infringido, que en este caso va referido al conjunto de la Unión, al tratarse
de derechos unitarios conforme al RDC. Por el contrario, entre las reglas
especiales de competencia del RDC la posibilidad de que el tribunal alemán
tenga competencia para conocer de la demanda frente a la sociedad domiciliada
en Francia sólo podría resultar del artículo 82.5 RDC, que atribuye competencia
a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere
cometerse la infracción. Ahora bien, conforme al artículo 83.2 RDC un tribunal
que conoce con base en el artículo 82.5 RDC es competente solo respecto de las
violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado
miembro en que se encuentre dicho tribunal, de modo que si ese es el fundamento
de su competencia no podría el tribunal alemán conocer, por ejemplo, con
respecto a las eventuales violaciones cometidas en Francia por el demandado
domiciliado en Francia.
El
Tribunal de Justicia confirma que el fuero general de la pluralidad de
demandados del artículo 8.1 RBIbis es aplicable en los litigios relativos a la
infracción de dibujos y modelos comunitarios, pues nada en las reglas de
competencia del RDC –lex specialis
con respecto al RBIbis- se opone a ello. Entre las disposiciones del RBIbis que
enumera el artículo 79.3 RDC como no aplicables a los litigios en materia de
infracción de dibujos y modelos comunitarios no aparece mencionado el artículo
6.1 RBI (art. 8.1 RBIbis) y conforme al artículo 79.1 RDC, salvo disposición
contraria del RDC es aplicable el RBIbis a los procedimientos relativos a
acciones derivadas de dibujos y modelos comunitarios. En consecuencia, a esos
procedimientos es aplicable el fuero general de la pluralidad de demandados del
artículo 8.1 RBIbis, sin que el RDC incluya precisiones adicionales acerca de
sus requisitos de aplicación (apdo. 44 de la sentencia Nintendo).
Es
bien conocido que la interpretación del fuero de la pluralidad de demandados
respecto de litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad
industrial ha resultado particularmente controvertida, en especial el
cuestionado criterio adoptado por el Tribunal de Justicia respecto de la
apreciación de la inexistencia de una misma situación de Derecho –uno de los
presupuestos de la conexión entre las varias demandas exigida para aplicar ese
fuero- en su célebre sentencia 13 de julio de 2006, as. C-539/03, Roche Nederland. En la nueva sentencia
el TJ confirma expresamente su jurisprudencia previa sobre ese punto en
relación con los litigios relativos a patentes nacionales –incluso derivadas de
una misma patente europea- (apdo. 46 de la sentencia Nintendo). El progreso que cabe apreciar en la sentencia Nintendo es que el Tribunal, en línea
con lo ya apuntado por la doctrina, considera que sí cabe apreciar que existe
una misma situación de Derecho cuando las varias demandas tienen por objeto la
infracción en varios Estados miembros de un mismo derecho unitario, como es el
caso de un dibujo o modelo comunitario –o de una marca de la Unión-, a
diferencia de lo que sucede cuando se trata de demandas de violación de una
patente europea concedida para varios Estados.
El carácter
unitario del derecho conferido por un dibujo o modelo comunitario facilita, por
tanto, el recurso al artículo 8.1 RBIbis en situaciones en las que varios
demandados infringen tal derecho en varios Estados miembros, y la posibilidad
de obtener la tutela frente a la infracción en varios Estados miembros ante los
tribunales de un único Estado miembro. El Tribunal de Justicia pone de relieve
que el que ciertas disposiciones de Derecho nacional puedan ser relevantes al
formular las pretensiones –como consecuencia de las remisiones a la legislación
nacional de los arts. 89.1.d) y 88.2 del RDC- y condicionen las medidas
susceptibles de ser adoptadas no impide apreciar que el derecho de exclusiva
supuestamente infringido produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión
(apdos. 47 a 49 de la sentencia Nintendo).
Por otra parte, en relación con el otro presupuesto para que concurra la
conexión entre demandas que exige el art. 8.1 del RBIbis, el Tribunal de Justicia
confirma su jurisprudencia previa -Roche
Nederland- acerca de la posibilidad de apreciar la existencia de una misma
situación de hecho cuando las codemandadas sean sociedades pertenecientes a un
mismo grupo que en relación con las actividades supuestamente infractoras han
actuado de manera similar con arreglo a un plan de acción conjunta.
Junto
a las precisiones sobre la posibilidad de recurrir al fuero de la pluralidad de
demandados, el otro aspecto clave en esta materia que aborda la sentencia es el
relativo al alcance de la competencia en este tipo de situaciones. En concreto,
en el litigio principal lo que resultaba controvertido era no tanto la
posibilidad de que los tribunales alemanes conocieran de la demanda frente al
codemandado domiciliado en Francia con base en el artículo 6.1 RBIbis sino el
alcance de su competencia frente a ese codemandado, en particular si podían
adoptar mandamientos referidos a todo el territorio de la Unión. Se trata de un
aspecto en el que el Tribunal se distancia del planteamiento del Abogado
General Bot, quien había considerado que la cuestión planteada versa sobre si
las resoluciones que pueda adoptar el órgano remitente “surten efectos en todo
el territorio de la Unión”, de modo que su respuesta no aportaba elementos de
interpretación relevantes, limitándose a decir que la eventual resolución que
adopte el órgano remitente podría surtir efectos en los demás Estados miembros
con arreglo al régimen de reconocimiento y ejecución del RBIbis. Pero en
realidad lo que el órgano remitente deseaba que fuera aclarado era
fundamentalmente el alcance de la competencia con base en el artículo 6.1 RBI
(8.1 RBIbis) en relación con el artículo 79.1 Reglamento 6/2002 para adoptar
medidas (la versión inglesa hace referencia a “measures” donde la española
habla de “diligencias”) contra el codemandado no domiciliado en el foro “que
tengan validez en toda la Unión (“are applicable throughout the EU”) que no se
limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia” (puede
verse aquí mi comentario crítico
sobre este aspecto de la posición del Abogado General).
Frente a ese
planteamiento del Abogado General, el Tribunal sí interpreta la primera
cuestión prejudicial como referida al alcance de las medidas que el órgano
remitente puede adoptar en virtud de la competencia basada en el artículo 6.1
RBI (art. 8.1 RBIbis), en particular si tal alcance es limitado (por ejemplo,
al determinar los productos que deben destruirse o los daños relevantes para
fijar la compensación) o se extiende al territorio de toda la Unión y más allá
de las relaciones de suministro en que se funda la competencia. Como no podía
ser de otra manera, punto de partida del análisis del Tribunal de Justicia
sobre este punto es su sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C‑235/09, y la conocida afirmación de su
apartado 33 en el sentido de que “el alcance territorial de una prohibición de
continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca
comunitaria… viene determinado tanto por la competencia territorial del
tribunal… que dicta dicha prohibición como por el ámbito territorial del
derecho exclusivo… que resulta menoscabado”. Al proyectar ese precedente sobre
las infracciones de dibujos y modelos comunitarios, el Tribunal constata que el
alcance del derecho objeto de infracción se extiende al conjunto del territorio
de la Unión, pero lo que tiene mayor trascendencia es que afirma que la competencia
basada en el artículo 8.1 RBIbis no es una competencia limitada
territorialmente (apdos. 61 a 66 de la sentencia Nintendo). La regla del artículo
83.2 RDC sobre limitación del alcance territorial de la competencia,
restringida a las violaciones cometidas en el foro, opera solo cuando la
competencia se funda en el artículo 82.5 RDC (Estado miembro en el que se
hubiere cometido la infracción), y del artículo 8.1 RBIbis no deriva ninguna
limitación específica al alcance de esa competencia. En consecuencia, el TJUE
concluye que con respecto a la eventual infracción de dibujos y modelos
comunitarios el artículo 8.1 RBIbis atribuye competencia con respecto a todo el
territorio de la Unión, de modo que el tribunal nacional puede adoptar medidas
cuyo alcance vaya referido al conjunto de la Unión. Destaca el Tribunal cómo
esta interpretación contribuye a garantizar el objetivo del RDC de proteger
eficazmente los dibujos y modelos comunitarios en todo el territorio de la
Unión (apdo. 66).
En síntesis,
la interpretación del TJ refuerza la posibilidad de obtener ante un único
tribunal la tutela para el conjunto del territorio de la Unión de los derechos
unitarios, frente a la situación prevalente cuando la tutela va referida a un
haz de derechos nacionales que puede hacer necesario en la práctica la
tramitación de procedimiento separados ante los tribunales de diversos Estados
miembros, debido al limitado alcance territorial de los derechos objeto del
litigio y a que en este último caso no resulta posible beneficiarse en los
mismos términos del fuero de competencia del artículo 8.1 RBIbis. Habida cuenta
de las similitudes entre las normas de competencia internacional del RDC y las
contenidas en el Reglamento sobre la marca de la UE, codificado ahora en el
Reglamento (UE) 2017/1001, la sentencia Nintendo
resultará también particularmente relevante con respecto a los litigios
relativos a la infracción de marcas de la UE.
II. Derecho aplicable
En
materia de Derecho aplicable, la aportación fundamental de la sentencia Nintendo va referida a la interpretación
del artículo 8.2 del Reglamento (CE) 864/2007 relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales o Reglamento Roma II. Su artículo 8 incorpora
en el apartado segundo una regla específica para el caso de infracciones de
derechos de propiedad intelectual comunitarios (o de la Unión). Esa norma tiene
la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa al
respectivo instrumento comunitario en tanto que lex loci protectionis. Esos instrumentos comunitarios no
proporcionan una regulación exhautiva de todas las cuestiones comprendidas
dentro del alcance de la lex loci
protectionis, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico de
la Unión determina la necesidad de suplementar esos instrumentos con otras
reglas como lex loci protectionis de
los derechos de exclusiva comunitarios. El carácter incompleto de estos
instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la
infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo
8 del Reglamento Roma II, debido a la ausencia de normas sobre sanciones en los
reglamentos relevantes. A pesar de que la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual ha armonizado las reglas sobre
sanciones en caso de infracción, subsisten diferencias entre las legislaciones
de los Estados miembros, de modo que resulta necesario concretar qué
ordenamiento nacional complementa en caso de infracción a los instrumentos
comunitarios. En concreto, los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en
relación con las cuestiones no reguladas en el propio Reglamento, y en
particular las sanciones, a la legislación determinada por las normas de
Derecho internacional privado del foro. El Tribunal de Justicia pone de relieve
que como esas normas han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión
debe entender hecha a ese Reglamento (apdo. 93 de la sentencia Nintendo).
Con respecto a
las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de un derecho
de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, el artículo 8.2 del
Reglamento Roma II establece “el país en el que se haya cometido la infracción”
como punto de conexión para determinar
la ley aplicable a lo no previsto en el instrumento respectivo. La necesidad de
interpretación se vincula con la complejidad de la realidad en la que cabe que
la infracción se produzca en varios lugares y especialmente con la dificultad
de localizar ciertas conductas supuestamente infractoras realizadas a través de
Internet, como la venta a través de Internet a consumidores situados en varios
Estados miembros de productos que infringen derechos. Tras afirmar que el
concepto de “país en el que se haya cometido la infracción” del citado artículo
8.2 debe ser objeto de interpretación autónoma, que es una regla específica
diferenciada del criterio general lex loci
damni establecido en el artículo 4 del RRII, así como que el objetivo de
previsibilidad es fundamental en su interpretación, el TJUE considera, en línea
con el planteamiento del Abogado General, que en el artículo 8.2 “el país en el
que se haya cometido la infracción” se
refiere al “país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho
generador del daño” (apdo. 98). Entiende, además, el Tribunal que a tal fin no
es necesario referirse a cada acto de infracción sino que debe apreciarse “de
manera global el comportamiento” del demandado.
En la medida
en que a efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 del Reglamento
Roma II no se remite a su artículo 4.1
ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño,
independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así
como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en
múltiples Estados miembros, cabe entender que en supuestos de disociación
resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el
marco del artículo 8.2. Ahora bien, se trata de un criterio no exento de
dificultades, por ejemplo, en la medida en que el hecho generador puede no
encontrarse en la Unión, de modo que en estas situaciones no ofrecería una
respuesta. Además, la sentencia Nintendo
proporciona criterios de interpretación con respecto a la localización de ese
lugar con respecto a ciertas actividades de infracción típicas llevadas a cabo
a través de Internet, como las que resultan de las ventas de ciertos productos
infractores a través de un sitio de Internet destinado a clientes situados en
varios Estados. En términos próximos a los ya utilizados con respecto a la
determinación del lugar de origen del daño en el marco del fuero especial en
materia extracontractual del artículo 7.2 RBI bis (5.3 RBI) –en particular en
su sentencia Wintersteiger-, el
Tribunal concluye que respecto de la comercialización de productos a través de
un sitio de Internet tal lugar es aquel “en que se ha iniciado el proceso de
publicación de la oferta a la venta por parte de(l) operador en el sitio (web)
de su propiedad” (apdo. 108).
