Ayer, 23 de marzo, el Tribunal de Justicia dictó su esperada sentencia acerca de la compatibilidad del sistema “AdWords” con el Derecho de marcas de la UE, cuestión a la que ya dediqué un comentario cuando se hicieron públicas las conclusiones del Abogado General. Para situar esta sentencia, es preciso recordar que a través de ese sistema Google comercializa publicidad en su buscador mediante palabras clave entre las que se incluyen marcas sin autorización de sus titulares. Al contratar la inclusión de publicidad en el buscador de Google, los anunciantes tienen la posibilidad de seleccionar entre las palabras clave incluidas en el servicio aquellas que mejor se adaptan a sus intereses. Las palabras seleccionadas por el anunciante son determinantes en la medida en que cuando la palabra introducida en el buscador por un usuario coincide con alguna de aquellas es cuando se muestra la publicidad contratada, típicamente como un enlace promocional al sitio web del anunciante que aparece en la misma pantalla que los resultados “naturales” del buscador. El origen de la Sentencia se encuentra en tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de Cassation francesa, que dieron lugar a los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08. En esos tres litigios en instancias previas a la Cour de Cassation los tribunales franceses habían condenado a Google por violación del derecho de marca. Teniendo en cuenta ese contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia resulta en principio bastante favorable para los intereses de Google, no tanto para los de los anunciantes ni tampoco para los de los titulares de marcas que se oponen al empleo de las mismas como palabras claves en relación con ese tipo de servicios. Más allá de una conclusión tan simplista, esta sentencia representa un hito determinante para la valoración de los riesgos legales que asumen los anunciantes y los medios de difusión de publicidad con respecto a ciertas prácticas de comunicación comercial específicas de Internet.
Para la posición de Google el fallo del Tribunal resulta en principio muy favorable en la medida en que el Tribunal considera que la comercialización de marcas como “adwords” en el marco del buscador de Google no constituye un supuesto de utilización por Google de la marca en cuestión para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, de modo que no concurre un elemento imprescindible para apreciar infracción de marca por lo que la actividad no puede ser prohibida por el titular de marca de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre derecho de marcas (lo que resultará determinante para alcanzar la misma solución en aplicación de la legislación de marcas de cualquier Estado miembro) y en el artículo 9, apartado 1, letra a) del Reglamento sobre la marca comunitaria. Ciertamente, con respecto a Google –al que el Tribunal se refiere como “prestador del servicio de referenciación”-, la Sentencia concluye que su actividad de almacenamiento de palabras clave coincidente con marcas “por cuenta de algunos de sus clientes” –incluso competidores de los titulares de las marcas- y de organización de la presentación en pantalla de anuncios a partir de esas palabras supone el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro, pero no la utilización por su parte de la marca para productos o servicios idénticos a los protegidos con la marca. Lo determinante para alcanzar tal conclusión es que en el marco de esas actividades Google no hace uso por sí mismo de los signos como marca (“para productos y servicios”), pues esta circunstancia sólo puede concurrir en quien utiliza el signo en el marco de su propia comunicación comercial; de modo que Google facilita que los anunciantes usen los signos pero tal uso no puede ser directamente atribuido al buscador. Por eso, el Tribunal si bien considera que la actividad de Google no constituye en sí misma infracción de marca, no excluye que su posición de intermediario y de medio de difusión de la publicidad puedan ser determinantes de su responsabilidad con base en otras normas (apartados 53 a 57), aspecto sobre el que insistiré más adelante.
Por otra parte, esta decisión no excluye obviamente que empresas que prestan servicios como los de Google puedan incurrir en responsabilidad por el modo como presentan los enlaces publicitarios. Por ejemplo, eso es algo claro con respecto a las obligaciones que la normativa sobre comercio electrónico y publicitaria (entre otros, art. 11 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad) impone a los titulares de medios de difusión de publicidad con respecto a la exigencia de que la publicidad aparezca claramente identificada como tal y, por lo tanto, la necesidad en este caso de diferenciar los llamados enlaces patrocinados de los "resultados naturales" del buscador. Además, si bien este pronunciamiento del Tribunal de Justicia parece asegurar una interpretación uniforme de la normativa de la UE y de las legislaciones de marcas de los Estados miembros en el sentido de que esas actividades en sí mismas y en las circunstancias reseñadas no constituyen infracción de marca, no parece totalmente descartable que cuando los titulares de ciertos signos distintivos ejerciten acciones fundadas (no en la legislación de marcas sino) en las normas nacionales que consideran desleal el aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por otro en el mercado, puedan continuar existiendo diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, sin perjuicio del alcance unificador de la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales.
Muy diferente es la valoración por parte del Tribunal de la actividad de los anunciantes que seleccionan para su publicidad en el marco de un servicio como "Adwords" palabras clave coincidentes con marcas sin autorización del titular. El Tribunal considera que el uso por el anunciante del signo idéntico a la marca de un competidor como elemento determinante para que se muestre al usuario de Internet la publicidad de productos o servicios ofrecidos por el anunciante –como alternativa a los del titular de la marca o como elemento que puede inducir a inducir a error a los internautas sobre el origen de sus productos o servicios-, constituye un uso para los productos o los servicios de dicho anunciante, de modo que respecto de los anunciantes sí concurre este requisito que es presupuesto de que la actividad pueda resultar constitutiva de infracción de marca (apartados 71 y 72). Esta conclusión conduce a que el titular de la marca pueda prohibir tal uso del signo si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca, con independencia de que el signo idéntico a la marca no aparezca en el anuncio mismo. Las apreciaciones sobre este particular del Tribunal parecen llamadas a tener una gran influencia en la valoración como potenciales infracciones de marcas de otras estrategias de promoción en Internet como las consistentes en el empleo como metaetiquetas o metatags de marcas de un tercero sin su autorización en el sitio web de un competidor.
Con respecto a la función de indicación de origen, el Tribunal establece que la posibilidad de que sea menoscabada depende especialmente del modo en que se presente el anuncio y de la circunstancia de que dé lugar a un riesgo de asociación entre los productos o servicios anunciados y el titular de la marca. El Tribunal considera que el menoscabo de esa función tiene lugar cuando “el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero”, remitiendo al órgano jurisdiccional nacional la determinación a la luz de los hechos del caso concreto de si se ha producido el menoscabo de la función de indicación del origen (apartados 84 y 87). Ciertamente, en relación con los anunciantes, de esta Sentencia deriva la necesidad de aplicar ciertas cautelas en su actuación, especialmente en la configuración del anuncio, de modo que excluya el riesgo de asociación con el titular de la marca. Por el contrario, el Tribunal concluye que la función de publicidad de la marca –su eventual significado como elemento publicitario para informar y atraer al consumidor- no puede verse menoscabada por su empleo por los anunciantes como palabras clave en un servicio como el que es objeto de la cuestión prejudicial, en la medida en que en este servicio tales palabras claves determinan la aparición de enlaces promocionales, identificados como tales, que se muestran junto a la lista de “resultados naturales” de la búsqueda que típicamente incluirán en un lugar destacado la página de inicio del sitio promocional del titular de la marca utilizada como palabra clave en relación con la publicidad (apartados 95 a 97). En todo caso resulta de interés poner de relieve que la sentencia incluye la afirmación de que “(E)n lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial” (apartado 93). Por lo tanto, cabe sostener que la conclusión sobre el particular alcanzada en esta sentencia puede no ser aplicable a situaciones en las que la palabra clave sea determinante de la aparición de mensajes publicitarios de otro tipo o que no aparecen en la misma pantalla en la que se muestran “resultados naturales” del buscador.
Desde la perspectiva de los intereses de los titulares de marcas, la caracterización como infractora de la actividad de los anunciantes en los términos reseñados puede parecer favorable, pero no cabe obviar que la persecución de este tipo de actividades mediante demandas dirigidas frente a los anunciantes resulta en la práctica mucho menos eficaz y mucho más costosa que la tutela frente a la entidad titular del servicio en el que se difunden los mensajes publicitarios.
A este respecto, resulta de especial interés la última cuestión abordada en la Sentencia, que es la relativa a la eventual imputación de responsabilidad al buscador (o, a estos efectos, “prestador del servicio de referenciación”) con respecto a las infracciones cometidas por los anunciantes mediante el uso de sus servicios. El Tribunal establece que la actividad consistente en insertar en una página web propia mensajes publicitarios de terceros constituye normalmente un supuesto de prestación de servicios de alojamiento en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico, de modo que el titular de la página web (motor de búsqueda) no incurrirá en responsabilidad hasta que tenga conocimiento (“se le informe”, según el ap. 105 y 109) de que el anunciante hace un uso ilícito del signo de que se trate, siempre que su actividad sea meramente “técnica, automática y pasiva” y no tenga control sobre la información almacenada (apartado 113 de la Sentencia que recoge el considerando 42 del Preámbulo de la Directiva 2000/31). A este respecto, la Sentencia avala la opción tomada en su momento por el legislador español en el artículo 17 Ley 34/2002 –LSSI- en el sentido de aplicar a la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda el mismo régimen previsto en la Directiva con respecto a los prestadores de servicios de alojamiento. Asimismo, el contenido de esta sentencia, que considera determinante para que el prestador de servicios intermediarios pueda incurrir en responsabilidad el que haya llegado “a su conocimiento, gracias a la información recibida de un perjudicado o de otro modo” la ilicitud de la información alojada, avala la interpretación hecha por el TS en su sentencia de 9 de diciembre de 2009 del artículo 16 LSSI, limitando la trascendencia práctica del inciso añadido en la transposición española de la Directiva relativo a cuándo se entiende que el prestador de servicios tiene conocimiento de la ilicitud.
Volviendo al concreto objeto de la cuestión prejudicial, cabe retener que el Tribunal considera que corresponde al órgano jurisdiccional competente valorar si en el comportamiento del prestador de servicios de alojamiento en el caso concreto concurren esas circunstancias (el carácter técnico, automático y pasivo de su actividad y la ausencia de control sobre el enlace), lo que con respecto a servicios del tipo de “Adwords” de Google exige analizar “el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave” (apartado 118). En definitiva, este último pronunciamiento de la sentencia, si bien introduce una importante vía adicional de potencial responsabilidad por parte de Google, proporciona importantes claves a las empresas que prestan servicios publicitarios similares a los de Google acerca de ciertos límites que deben respetar tanto en lo relativo a su papel en la configuración de los mensajes publicitarios de terceros como en la selección de las palabras claves para limitar sus riesgos legales. En todo caso, se trata de un planteamiento que aparentemente -y sin prejuzgar la concreta configuración de ningún servicio- resulta bastante favorable para los intereses de esas empresas, en la medida en que facilita que pese a actuar como medios de difusión de publicidad no incurran en responsabilidad pese a no ejercer control sobre el contenido de la publicidad que difunden a través de este tipo de servicios, asimilando la responsabilidad por enlaces publicitarios a la que se aplica con respecto a otro tipo de enlaces, como los incluidos entre los “resultados naturales” del buscador. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que ese régimen es de aplicación con respecto a su responsabilidad en tanto que prestadores de servicios de alojamiento de datos y cabe entender que puede no operar con respecto a su eventual responsabilidad directa en tanto que medio de difusión de publicidad cuando su actividad como tal constituya un ilícito conforme a la legislación que resulte aplicable, a diferencia de lo que típicamente sucede en el Derecho de la UE con el empleo de marcas en su actividad como prestador del servicio de referenciación en el marco de un servicio como "Adwords", de acuerdo con esta sentencia.
