miércoles, 31 de mayo de 2017

Precisiones sobre la competencia judicial en litigios por infracción de marca de la Unión

        Entre las reglas específicas de competencia judicial internacional del Reglamento sobre la marca de la Unión (RMUE), que desplazan a las del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis que únicamente es de aplicación residual, destacan especialmente las contenidas en su artículo 97 en materia de violación y de validez de marcas de la Unión [cuyo contenido no se ha visto modificado por el Reglamento (UE) 2015/2414 de reforma del RMUE]. La peculiaridad de estas normas se corresponde, entre otras circunstancias, con el dato de que el RMUE, a diferencia del RBIbis, regula la competencia judicial internacional en materia de infracción también en las situaciones en las que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro. En las demandas relativas a la infracción (o la validez) de marcas de la Unión resulta necesario atribuir competencia a los tribunales de (al menos) un Estado miembro. El RMUE distingue entre los criterios de competencia sucesivos establecidos en los apartados 1 a 3 del artículo 97, que atribuyen competencia con alcance general para conocer de la eventual infracción en el conjunto de la Unión -sin perjuicio de que las medidas de prohibición que se adopten puedan tener un alcance más limitado-, y el previsto en su apartado 5, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiera producido el hecho o el intento de violación pero únicamente con respecto a los hechos ocurridos en el territorio de ese concreto Estado miembro, y en cuya interpretación resultó de gran importancia la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, a la que me referí aquí. Ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2017, C-617/15, Hummel (ECLI:EU:C:2017:390) –y las conclusiones del Abogado General en este asunto- presentan el interés de que exponen en detalle que función cumplen y cómo operan los criterios de competencia establecidos en el artículo 97 RMUE, al tiempo que su principal aportación consiste en las pautas que proporciona acerca de cómo ha de interpretarse el concepto de establecimiento empleado en el mencionado artículo 97.1 a los efectos de atribuir competencia frente a los demandados no domiciliados en un Estado miembro pero que tengan un establecimiento en algún Estado miembro.


            Con respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 3 del artículo 97, que atribuyen competencia con alcance general, el Tribunal viene a confirmar su carácter de conexiones en cascada o sucesivas. Únicamente en defecto de domicilio o, en su ausencia, de un establecimiento del demandado en un Estado miembro (art. 97.1), opera el fuero a favor del domicilio –o en su defecto establecimiento- del demandante en un Estado miembro (art. 97.2),  y únicamente en ausencia de éste se atribuye competencia a los del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina (art. 97.3), es decir España, donde se encuentra la sede de la EUIPO. La sentencia refleja cómo estas reglas de competencia, en las que por ejemplo la referencia al domicilio (establecimiento) del demandante podría extrañar, habida cuenta del rechazo en el marco del Reglamento Bruselas I a que ese elemento (domicilio del demandante) pueda servir por sí mismo de criterio de competencia, obedecen a una lógica peculiar. En concreto, la aceptación del domicilio del demandante como criterio de competencia en el artículo 97.2 RMUE resulta no tanto de que solo opere con carácter supletorio cuando el demandado carezca de un domicilio o de un establecimiento en un Estado de la Unión, sino que se explica además porque la existencia de una vinculación entre el litigio y la UE es en esos casos tan estrecha –va referida en concreto a la infracción de un derecho de marca unitario que alcanza a toda la Unión- que exige que al menos un tribunal de un Estado miembro sea competente. En consecuencia, la vinculación con el Estado miembro al que se atribuye competencia no es resultado solo de que el demandante tenga en él su domicilio sino fundamentalmente de que se trata de la infracción de un derecho de la Unión cuyo territorio de protección comprende ese Estado miembro.

            En todo caso, la sentencia Hummel destaca el carácter supletorio de la regla del artículo 97.2 a favor del domicilio del demandante, que sólo puede operar a falta de domicilio o establecimiento del demandado en un Estado miembro. El tribunal pone de relieve que al ser el apartado 1 del artículo 97 (domicilio o en su defecto establecimiento del demandado) una aplicación del criterio del domicilio del demandado, que también es el básico en el Reglamento Bruselas I bis, debe ser interpretado de manera amplia, a diferencia de lo que debe hacerse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se trata de la interpretación de las reglas de competencia que son una excepción a ese criterio, como los fueros especiales por razón de la materia o los fueros exclusivos. La interpretación amplia de la regla de competencia del artículo 97.1 RMUE se proyecta sobre el concepto de “establecimiento” que utiliza, lo que condiciona decisivamente la respuesta alcanzada por el Tribunal de Justicia, habida cuenta de que la cuestión prejudicial lo que planteaba es si cabe considerar que una sociedad domiciliada en EEUU tiene un establecimiento en el Estado miembro en el que se halla establecida una filial de segundo grado de esa empresa de EEUU. El enfoque amplio adoptado por el Tribunal no excluye que un demandado pueda a estos efectos considerarse establecido en más de un Estado miembro, al igual que en virtud del artículo 63 Reglamento 1215/2012 un demandado puede estar domiciliado en más de un Estado miembro.

            De cara a concretar el concepto de establecimiento en el artículo 97.1 RMUE el Tribunal opta por no recurrir a las definiciones que de este término se incluyen en otros instrumentos del Derecho de la Unión, como el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia o en la normativa sobre protección de datos. A partir de su jurisprudencia previa, en la que había definido el término establecimiento incluido en el fuero de la sucursal del artículo 5 del Reglamento 44/2001, antecedente del artículo 7 del Reglamento 1215/2012, y en las reglas de competencia en materia de contratos de trabajo, el Tribunal desarrolla el concepto de establecimiento a los efectos del artículo 97 RMUE, insistiendo en que también debe ser objeto de interpretación amplia. Resulta clave el apartado 37 de la sentencia, según el cual:

            “Esta interpretación amplia lleva a considerar que se requieren signos materiales que permitan reconocer fácilmente la existencia de un «establecimiento», en el sentido del artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009… la existencia de un establecimiento requiere, pues, algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial y que se ponga de manifiesto por la presencia de personal y de un equipamiento material. Es preciso, además, que ese establecimiento se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de la empresa matriz…”

            En los términos del fallo:

            “El artículo 97, apartado 1… debe interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un «establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición, siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz.


            Aunque la aplicación de este criterio a la multiplicidad de situaciones de la práctica planteará en ocasiones dificultades, desde la perspectiva de la previsibilidad, el Tribunal destaca que los terceros deben poder confiar en la apariencia creada por el establecimiento que actúa como prolongación de la empresa matriz. Pone de relieve además la sentencia que no es pertinente a estos efectos el que el establecimiento esté dotado o no de personalidad jurídica, ni el que se trate solo de una filial de segundo grado y no de una filial directa de la matriz. Además, marcando las diferencias con la regla de competencia del Reglamento Bruselas I bis relativa a la explotación de una sucursal u otro establecimiento, el Tribunal aclara que en el artículo 97.1 RMUE resulta irrelevante si el establecimiento ha participado o no en la infracción de marca que se achaca a la matriz.