Entre las reglas específicas de
competencia judicial internacional del Reglamento sobre la marca de la Unión (RMUE),
que desplazan a las del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis que
únicamente es de aplicación residual, destacan especialmente las contenidas en
su artículo 97 en materia de violación y de validez de marcas de la Unión [cuyo
contenido no se ha visto modificado por el Reglamento (UE) 2015/2414 de reforma
del RMUE]. La peculiaridad de estas normas se corresponde, entre otras
circunstancias, con el dato de que el RMUE, a diferencia del RBIbis, regula la
competencia judicial internacional en materia de infracción también en las
situaciones en las que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado
miembro. En las demandas relativas a la infracción (o la validez) de marcas de
la Unión resulta necesario atribuir competencia a los tribunales de (al menos) un
Estado miembro. El RMUE distingue entre los criterios de competencia sucesivos establecidos
en los apartados 1 a 3 del artículo 97, que atribuyen competencia con alcance
general para conocer de la eventual infracción en el conjunto de la Unión -sin perjuicio de que las medidas de prohibición que se adopten puedan tener un alcance más limitado-, y el
previsto en su apartado 5, que atribuye competencia a los tribunales del Estado
miembro en el que se hubiera producido el hecho o el intento de violación pero
únicamente con respecto a los hechos ocurridos en el territorio de ese concreto
Estado miembro, y en cuya interpretación resultó de gran importancia la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, a la que me referí aquí. Ahora, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2017, C-617/15, Hummel (ECLI:EU:C:2017:390) –y las conclusiones del Abogado General
en este asunto- presentan el interés de que exponen en detalle que función
cumplen y cómo operan los criterios de competencia establecidos en el artículo
97 RMUE, al tiempo que su principal aportación consiste en las pautas que
proporciona acerca de cómo ha de interpretarse el concepto de establecimiento
empleado en el mencionado artículo 97.1 a los efectos de atribuir competencia
frente a los demandados no domiciliados en un Estado miembro pero que tengan un
establecimiento en algún Estado miembro.
Con
respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 3 del artículo 97, que
atribuyen competencia con alcance general, el Tribunal viene a confirmar su
carácter de conexiones en cascada o sucesivas. Únicamente en defecto de
domicilio o, en su ausencia, de un establecimiento del demandado en un Estado
miembro (art. 97.1), opera el fuero a favor del domicilio –o en su defecto
establecimiento- del demandante en un Estado miembro (art. 97.2), y únicamente en ausencia de éste se atribuye
competencia a los del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina (art.
97.3), es decir España, donde se encuentra la sede de la EUIPO. La sentencia
refleja cómo estas reglas de competencia, en las que por ejemplo la referencia
al domicilio (establecimiento) del demandante podría extrañar, habida cuenta
del rechazo en el marco del Reglamento Bruselas I a que ese elemento (domicilio
del demandante) pueda servir por sí mismo de criterio de competencia, obedecen
a una lógica peculiar. En concreto, la aceptación del domicilio del demandante
como criterio de competencia en el artículo 97.2 RMUE resulta no tanto de que
solo opere con carácter supletorio cuando el demandado carezca de un domicilio
o de un establecimiento en un Estado de la Unión, sino que se explica además
porque la existencia de una vinculación entre el litigio y la UE es en esos
casos tan estrecha –va referida en concreto a la infracción de un derecho de
marca unitario que alcanza a toda la Unión- que exige que al menos un tribunal
de un Estado miembro sea competente. En consecuencia, la vinculación con el
Estado miembro al que se atribuye competencia no es resultado solo de que el
demandante tenga en él su domicilio sino fundamentalmente de que se trata de la
infracción de un derecho de la Unión cuyo territorio de protección comprende
ese Estado miembro.
En
todo caso, la sentencia Hummel
destaca el carácter supletorio de la regla del artículo 97.2 a favor del
domicilio del demandante, que sólo puede operar a falta de domicilio o
establecimiento del demandado en un Estado miembro. El tribunal pone de relieve
que al ser el apartado 1 del artículo 97 (domicilio o en su defecto
establecimiento del demandado) una aplicación del criterio del domicilio del
demandado, que también es el básico en el Reglamento Bruselas I bis, debe ser
interpretado de manera amplia, a diferencia de lo que debe hacerse, según
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se trata de la
interpretación de las reglas de competencia que son una excepción a ese
criterio, como los fueros especiales por razón de la materia o los fueros
exclusivos. La interpretación amplia de la regla de competencia del artículo
97.1 RMUE se proyecta sobre el concepto de “establecimiento” que utiliza, lo
que condiciona decisivamente la respuesta alcanzada por el Tribunal de Justicia,
habida cuenta de que la cuestión prejudicial lo que planteaba es si cabe
considerar que una sociedad domiciliada en EEUU tiene un establecimiento en el
Estado miembro en el que se halla establecida una filial de segundo grado de
esa empresa de EEUU. El enfoque amplio adoptado por el Tribunal no excluye que
un demandado pueda a estos efectos considerarse establecido en más de un Estado
miembro, al igual que en virtud del artículo 63 Reglamento 1215/2012 un
demandado puede estar domiciliado en más de un Estado miembro.
De
cara a concretar el concepto de establecimiento en el artículo 97.1 RMUE el
Tribunal opta por no recurrir a las definiciones que de este término se
incluyen en otros instrumentos del Derecho de la Unión, como el Reglamento
sobre procedimientos de insolvencia o en la normativa sobre protección de
datos. A partir de su jurisprudencia previa, en la que había definido el
término establecimiento incluido en el fuero de la sucursal del artículo 5 del
Reglamento 44/2001, antecedente del artículo 7 del Reglamento 1215/2012, y en
las reglas de competencia en materia de contratos de trabajo, el Tribunal
desarrolla el concepto de establecimiento a los efectos del artículo 97 RMUE,
insistiendo en que también debe ser objeto de interpretación amplia. Resulta
clave el apartado 37 de la sentencia, según el cual:
“Esta interpretación amplia lleva a
considerar que se requieren signos materiales que permitan reconocer fácilmente
la existencia de un «establecimiento», en el sentido del artículo 97, apartado
1, del Reglamento n.º 207/2009… la existencia de un establecimiento
requiere, pues, algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se
desarrolle una actividad comercial y que se ponga de manifiesto por la
presencia de personal y de un equipamiento material. Es preciso, además, que
ese establecimiento se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la
prolongación de la empresa matriz…”
En
los términos del fallo:
“El artículo 97, apartado 1… debe
interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente
establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una
empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un
«establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición,
siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado
miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a
partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de
forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz.”
Aunque
la aplicación de este criterio a la multiplicidad de situaciones de la práctica
planteará en ocasiones dificultades, desde la perspectiva de la previsibilidad,
el Tribunal destaca que los terceros deben poder confiar en la apariencia
creada por el establecimiento que actúa como prolongación de la empresa matriz.
Pone de relieve además la sentencia que no es pertinente a estos efectos el que
el establecimiento esté dotado o no de personalidad jurídica, ni el que se
trate solo de una filial de segundo grado y no de una filial directa de la
matriz. Además, marcando las diferencias con la regla de competencia del
Reglamento Bruselas I bis relativa a la explotación de una sucursal u otro
establecimiento, el Tribunal aclara que en el artículo 97.1 RMUE resulta
irrelevante si el establecimiento ha participado o no en la infracción de marca
que se achaca a la matriz.
