Boris
Johnson y su planteamiento de un eventual Brexit sin acuerdo no han impedido
que el Tribunal de Justicia a instancia de la Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) “corrija” al Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof)
y –pese a que no lo manifieste- matice significativamente su posición
previa acerca de cómo debe interpretarse el fuero de competencia incluido en el
artículo 125.5 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) en supuestos
de infracción de tales marcas a través de Internet. Una de las previsibles
consecuencias de un Brexit sin acuerdo podría ser que las cuestiones
prejudiciales planteadas por órganos judiciales del Reino Unido pendientes ante el TJUE quedaran
sin respuesta una vez producida la salida abrupta. No será ya ese el caso del
asunto C-172/18, AMS Neve y otros,
cuya importancia destaqué ya en el comentario
que dediqué a las conclusiones del Abogado General Szpunar el mismo día de su
presentación el pasado 28 de marzo. En la medida en que la sentencia del Tribunal de Justicia, EU:C:2019:674, básicamente
llega a un resultado coincidente con la propuesta del Abogado General,
utilizaré mi comentario anterior como base de esta reseña a una sentencia cuya
interacción con la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia plantea
múltiples cuestiones en un ámbito particularmente complejo. Esa complejidad
tiene que ver con la existencia de reglas específicas de competencia en los
instrumentos de la Unión relativos a derechos de propiedad industrial unitarios,
en particular, el RMUE y el Reglamento sobre el diseño comunitario, que
prevalecen sobre ciertas normas del Reglamento 1215/2012 (RBI bis), con
soluciones propias cuya eventual descoordinación con otras normas similares del
RBIbis había acentuado la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia. El
criterio ahora adoptado facilita la coordinación entre ciertas reglas de
competencia de estos instrumentos pero no está exento de dificultades.
Cabe apuntar
que el asunto principal va referido a una demanda interpuesta en el Reino Unido
frente a un demandado domiciliado en España, relativa a la violación de una
marca de la Unión y de dos marcas del Reino Unido, al supuestamente haber
puesto la demandada a la venta para consumidores en el Reino Unido a través de
un sitio web imitaciones de productos de
la demandante que llevan un signo idéntico o similar a las citadas marcas y
haber publicitado dichos productos. Al parecer, el sitio web de la empresa
domiciliada en España incluye ofertas redactadas en inglés, enumera
distribuidores situados en varios países incluidos el Reino Unido y acepta
pedidos procedentes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (apdos. 19 a 21 de la sentencia).
La sentencia AMS Neve y otros trata básicamente de la
interpretación del fuero de competencia establecido en el artículo 125.5 RMUE (utilizaré,
para evitar confusiones, solo la numeración actual –desde 2017- de ese precepto,
que previamente era el 97.5, al que por motivos temporales va referida la
sentencia, e incluso antes el 93.5). En el litigio principal esa norma resulta
determinante de la eventual competencia de los tribunales del Reino Unido para
conocer de la demanda frente al domiciliado en España en relación con la
eventual infracción de la marca de la UE en el Reino Unido. Por el contario, su
competencia para decidir sobre la infracción de las marcas del Reino Unido no
resulta controvertida, en la medida en que deriva de la aplicación del artículo
7.2 RBIbis a la acción relativa a la
infracción de las marcas nacionales. Como es conocido, el artículo 7.2 RBIbis
contiene el fuero especial en materia de obligaciones extracontractuales y
resulta de gran importancia en la litigación relativa a derechos de propiedad
intelectual e industrial nacionales. En
relación con el artículo 7.2 RBIbis, en una situación como la del litigio
principal cabe considerar que el RU es lugar de manifestación del daño a los
efectos de esa norma y por lo tanto sus tribunales tienen competencia judicial
internacional para decidir sobre la eventual infracción de derechos de marca
del Reino Unido (obviamente, en su territorio). En consecuencia, lo esencial en
el asunto AMS Neve y otros es si el
artículo 125.5 RMUE permite atribuir competencia a los tribunales del RU
respecto de la infracción de la marca de la UE en el territorio del Reino Unido,
lo que resulta determinante a esos efectos, habida cuenta que tanto el domicilio
del demandado como el lugar de origen del daño se localizan en España, de modo
que no permiten atribuir competencia a los tribunales del Reino Unido.
La regla
especial de competencia del artículo 125.5 RMUE permite demandar en materia de
infracción “ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se
hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, al tiempo que excluye la
aplicación del artículo 7.2 del RBIbis. La competencia que atribuye el artículo
125.5 se limita a los hechos cometidos o que intenten cometerse en el
territorio del Estado miembro al que pertenezca el tribunal que conozca del
asunto (artículo 126). En la interpretación de la norma contenida ahora en el
artículo 125(5) RMUE, el Tribunal de Justicia había puesto de relieve
previamente que no es aplicable en principio su jurisprudencia relativa al
artículo 7.2 RBIbis. En concreto, afirmó que “la dualidad de vínculos de
conexión, es decir, el del lugar del hecho causal y el lugar de la
materialización del daño, utilizada por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia relativa al artículo” 7.2 “no puede aplicarse automáticamente a la
interpretación del concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se
hubiere cometido el hecho o el intento de violación», que figura en el artículo”
125(5). Puso a continuación de relieve que ese concepto sugiere que “este
vínculo de conexión se relaciona con un comportamiento activo del autor de
dicha violación. Por tanto, el vínculo de conexión establecido por esta
disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha
producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y
no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce
efectos” (STJUE de 5 de junio de 2014, Coty
Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apdos. 32 a 34).
Además, aunque
en el ámbito diferente de la ley aplicable, el TJ ha interpretado la expresión
muy similar –“país en el que se haya cometido la infracción”- contenida en el
artículo 8.2 del Reglamento Roma II, relativo a la ley aplicable a la
infracción de derechos unitarios en las cuestiones no reguladas por el
respectivo instrumento de la Unión, en el sentido de que en el caso de
publicación de ofertas en un sitio de Internet el Estado miembro al que se
refiere esta norma “es el del lugar en que se ha iniciado el proceso de
publicación de la oferta a la venta por parte de dicho operador en el sitio de
su propiedad” (STJUE de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C 24/16 y C 25/16, EU:C:2017:724, apdo. 108).
Con base en
esta jurisprudencia previa, el Tribunal Supremo alemán, había declarado en su sentencia
de 9 de noviembre de 2017, Parfummarken,
(I ZR 164/16), que la interpretación de ese
término en la STJUE en el asunto Nintendo
es aplicable al criterio de conexión similar empleado en el artículo 125.5
RMUE (apdo. 31 de la sentencia AMS Neve y
otros). También la sentencia Coty
Germany, C-360/12, fue determinante para que el órgano judicial inglés que
conoció en primera instancia del litigio principal se declarara incompetente
con respecto a la acción relativa a la infracción de la marca de la UE en el
Reino Unido (apdos. 24 a 27).
En síntesis, en
la nueva sentencia el Tribunal de Justicia constata que la idea de que el fuero
del artículo 125.5 RMUE debe limitarse al territorio del Estado miembro en el
que se ha producido el hecho que originó la violación alegada, y no al
territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos,
puede plantear dificultades en situaciones como las del litigio principal. En
concreto, el Tribunal aprecia que, desde la perspectiva del “efecto útil” del
fuero alternativo del artículo 125.5, la interpretación antes reseñada, priva a
esa norma en gran importancia de relevancia práctica (apdos. 50-52). Además,
puede resultar difícil justificar que los tribunales de un Estado miembro no
sean competentes para conocer de la infracción de marcas (de la Unión) en su territorio
como consecuencia de actividades de comercialización en línea específicamente
dirigidas (entre otros) a su territorio (apdos. 56-57). Asimismo, el
planteamiento ahora rechazado conduciría a una grave descoordinación entre la
competencia para conocer de las acciones de infracción relativas a las marcas
del Reino Unido y a la marca de la UE, pese a tratarse de acciones referidas a
una misma actividad y un mismo territorio (el del Reino Unido) (apdo. 59).
Por ello, el
TJ opta por hacer referencia a que la sentencia Coty Germany, C-360/12, iba referida a una situación diferente y se
limita a retener de su planteamiento en esa sentencia la idea de que el
artículo 125.5 RMUE exige un “comportamiento activo” del supuesto infractor (apdo.
44 de la nueva sentencia, en la que se omiten elementos sustanciales de la
caracterización de ese criterio de competencia en los apdos. 32 a 34 de la sentencia
Coty Germany, C-360/12). El TJ concluye
ahora que para que un órgano judicial se declare competente en virtud del
artículo 125.5 RMUE “tiene que asegurarse, cuando debe controlar su competencia
judicial para resolver sobre la existencia de una violación en el territorio
del Estado miembro al que pertenece, de que los actos imputados al demandado se
hayan cometido en dicho territorio” (apdo. 46). Acude a continuación a su muy
razonable planteamiento en la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09,
EU:C:2011:474, para establecer que en el caso de las ofertas de productos por
Internet resultante relevante a esos efectos el territorio a cuyos consumidores
está destinada la oferta (apdo. 47 a 49 de la sentencia AMS Neve y otros).
El
planteamiento adoptado por el Tribunal de Justicia, que no cabe desconocer que
alcanza un resultado razonable, como es que el Tribunal del Reino Unido pueda
en este caso conocer también de la acción relativa a la eventual infracción de
la marca de la Unión (solo) en el Reino Unido, plantea, sin embargo, entre
otras, las siguientes consideraciones.
Primera, a la
luz de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia llama la atención que
la determinación de la competencia judicial se subordine a la apreciación por
parte del órgano judicial ante el que se presente la demanda de que los actos
imputados al demandado se hayan cometido en su territorio, habiendo de valorar
si la oferta comercial estaba destinada a los consumidores situados en el Reino
Unido (apartado 54). Puede tratarse de un planteamiento razonable, pero
contrasta con la jurisprudencia previa del Tribunal –en particular, pero no
solo, en litigios relativos a derechos de autor- en el sentido de que el
análisis preliminar característico de la mera determinación de la competencia
judicial se compadece mal con el análisis de si la actividad supuestamente infractora
va o no dirigida a un determinado territorio, que el Tribunal ha considerado
algo propio del análisis más detenido que corresponde llevar a cabo al decidir
sobre el fondo del asunto. Este planteamiento, ahora en alguna medida matizado,
está en el origen de su controvertida jurisprudencia acerca de la mera
accesibilidad de un sitio web como fundamento de la competencia judicial con
base en el artículo 7.2 RBIbis en demandas relativas a la infracción de derechos
de propiedad intelectual (de ámbito nacional).
En segundo
lugar, la interpretación ahora realizada del artículo 125(5) RMUE destaca la
importancia del lugar de manifestación del daño (destino de las actividades)
como criterio atributivo de competencia en el contexto de las actividades
llevadas a cabo a través de Internet (véanse, por ejemplo, sus apdos. 52 y 57),
aunque conduzca a una fragmentación de la competencia, en la medida en que su
alcance se limita al territorio del Estado en cuestión respecto de actividades
que potencialmente pueden tener alcance global. Este razonable planteamiento
parece alejar las perspectivas de que en el próximo futuro, frente a lo que han
reclamado al menos en dos ocasiones abogados generales en sus conclusiones, el
Tribunal rechace la aplicación del llamado criterio del mosaico al interpretar
el artículo 7.2 RBIbis respecto de las actividades desarrolladas a través de
Internet (me refiero, si no recuerdo mal, a las conclusiones en los asuntos
Hejduk y Bolagsupplysingen).
En tercer
lugar, cabe destacar que una de las consecuencias negativas del nuevo planteamiento
del Tribunal es que puede conducir a una disociación entre la competencia judicial y
la ley aplicable. No cabe duda de que,
como argumenta el Tribunal (apdos. 61 a 64), un mismo criterio de conexión
puede ser objeto de interpretaciones diferentes cuando aparece en una norma de
competencia judicial o en una de ley aplicable; ahora bien, en este supuesto,
esa diferente interpretación puede ir unida a la introducción de este elemento de
complejidad adicional. En todo caso, cabe recordar que en lo relativo a la
infracción de una marca de la Unión la necesidad de determinar la ley qué
Estado miembro es aplicable se refiere solo a las cuestiones que no están
reguladas en el RMUE.
En cuarto y
último lugar, cabe hacer referencia a que el análisis de la sentencia en lo
relativo al riesgo de sentencias contradictorias y de situaciones de
litispendencia puede generar algunas dudas. Por una parte, en el apartado 42 de
la sentencia se señala lo siguiente. “Tal como ya ha señalado el Tribunal de
Justicia, cuando varias acciones por violación de marca pendientes entre las
mismas partes versan sobre la utilización del mismo signo, pero no se refieren
a un mismo territorio, estas no tienen el mismo objeto y, por consiguiente, no
están comprendidas en el ámbito de aplicación de esas normas de litispendencia
(véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Merck, C‑231/16,
EU:C:2017:771, apartado 42). Así pues, los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros que
conocen de dichas circunstancias no pueden dictar «sentencias contradictorias»,
en el sentido del considerando 17 del Reglamento n.º 207/2009, puesto que las
acciones ejercitadas por el demandante se refieren a territorios diferenciados”.
Cabe reseñar que ese análisis de la sentencia Merck iba referido a posibles resoluciones contradictorias “ejercitadas
por los mismos hechos basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales
paralelas” (apdo. 31 de la sentencia Merck).
En esta línea en el apartado 59 de la sentencia AMS Neve y otros se destaca que al facilitar una interpretación
coordinada de los artículos 125.5 RMUE y 7.2 RBIbis reduce las posibles
situaciones de litispendencia, objetivo común a ambos Reglamentos. Ahora bien,
sin perjuicio de lo anterior, la interpretación del artículo 125.5 RMUE que
adopta el Tribunal va unida a un aumento en el procedimientos con potenciales resoluciones
inconciliables entre órganos de distintos Estados miembros, en la medida en que
los tribunales de cada Estado miembro resultan competentes para conocer de la
infracción de una marca de la Unión –es decir, de un mismo derecho, habida
cuenta de su carácter unitario- como consecuencia de la misma actividad comercial
que el demandado lleva a cabo por Internet en la medida en que vaya dirigida a
sus respectivos territorios.
