La litigación transfronteriza sobre patentes tras la sentencia BSH Hausgeräte (II): competencia del Tribunal Unificado de Patentes

 

                En la medida en que el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), en tanto que tribunal común para todos los Estados contratantes (en la actualidad, 19 de los 27 Estados miembros de la UE, entre los que, como es conocido, no se encuentra España), está sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes, debe aplicar también el Reglamento (UE) 1215/2012 (RBIbis). En consecuencia, en lo relativo a su competencia judicial internacional, el Artículo 31 del Acuerdo TUP se limita a remitirse a las normas contenidas en el RBIbis y en el Convenio de Lugano (CL). Precisamente, el Reglamento (UE) 542/2014 modificó el Reglamento (UE) 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al TUP (sobre la competencia judicial internacional del TUP, vid. aquí, con ulteriores referencias). Por lo tanto, resulta una obviedad que los criterios acerca de la interacción entre la competencia en materia de infracción y la competencia en materia de validez establecidos en la sentencia BSH Hausgeräte (analizados en la entrada precedente) resultan de aplicación por el TUP (constatando la competencia judicial internacional del TUP con base en el RBIbis para conocer de la eventual infracción de una patente en el RU con base en el fuero general del domicilio del demandado cuando éste se encuentra en un Estado participante en Acuerdo TUP, vid. la resolución de 28 de enero de 2025 de la División Local de Düsseldorf del TUP, UPC_CFI_355/2023). Si bien la creación del TUP elimina en gran medida los riesgos de fragmentación en la tutela transfronteriza de patentes con respecto a los Estados miembros de la UE participantes en el sistema de la patente unitaria, podría ser fuente de alguna distorsión adicional en las situaciones que impliquen a ciertos Estados terceros.

La litigación transfronteriza sobre patentes tras la sentencia BSH Hausgeräte (I): interacción entre la competencia en materia de infracción y la competencia en materia de validez

 

Entre las materias en las que el Reglamento 1215/2012 o RBIbis establece competencias exclusivas, se encuentra la relativa a “inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro” (art. 24.4) La competencia se atribuye, simplificando, a los tribunales del Estado miembro de expedición de la patente en cuestión. Precisamente, tras la redacción dada a esa disposición en el RBIbis, su texto precisa -incorporando la criticable aclaración realizada por el TJUE en su sentencia GAT (EU:C:2006:457)- que tal competencia exclusiva se atribuye “independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”. La esperada sentencia de hoy del Tribunal de Justicia (Gran Sala) en el asunto BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2024:687, se pronuncia sobre el alcance de esa competencia exclusiva y su interacción con los litigios en materia de infracción de patente (ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, art. 4 RBIbis, que posibilita que la demanda de violación pueda ir referida -además- a patentes de países distintos al foro). Dividiré esta entrada en tres apartados: Antecedentes y planteamiento (I, infra); Interacción entre la competencia en materia de infracción y la competencia exclusiva (II, infra); y Tratamiento de las situaciones en las que estén implicadas patentes de terceros Estados (III, infra). Dejaré para una segunda entrada las reflexiones acerca de las implicaciones de la nueva sentencia respecto del Tribunal Unificado de Patentes (TUP).

Responsabilidad solidaria de la matriz por la infracción de las normas sobre competencia y fuero de la pluralidad de demandados

 

     La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia, Athenian Brewery y Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, aclara que la circunstancia de que la responsabilidad solidaria de una sociedad matriz y de su filial por la infracción de las normas sobre competencia no haya sido declarada en una decisión definitiva de la Comisión no impide la aplicación del fuero de la pluralidad de demandados, previsto en el artículo 8.1 del Reglamento (UE) 1215/2012 (RBIbis), respecto de demandas de indemnización de daños y perjuicios frente a ambas en relación con su responsabilidad derivada de una misma infracción de la competencia. De hecho, en el litigio principal, las demandas de indemnización frente a ambas ante los tribunales del domicilio de la matriz (Países Bajos) se fundaban en la existencia de una decisión de la autoridad nacional de la competencia correspondiente a la filial (Grecia), que declaró únicamente que la filial había abusado durante años de su posición dominante en el mercado griego mediante un comportamiento que constituía una infracción única y continuada del artículo 102 TFUE y de la normativa griega sobre competencia. En realidad, en esa decisión la autoridad griega había establecido que no había pruebas de una implicación directa de la matriz en la infracción ni circunstancias especiales para presumir que la matriz hubiera ejercido una influencia decisiva sobre la filial, pero sin pronunciarse sobre la presunción de control establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual cuando una sociedad matriz posee (casi) el 100 % del capital de la filial cabe presumir iuris tantum que ejerce una influencia decisiva sobre la filial, por lo que puede ser considerada responsable solidaria de la infracción de las normas sobre competencia. La nueva sentencia precisa las implicaciones de esta presunción en la aplicación del artículo 8.1. RBIbis cuando pretende demandarse a la matriz y la filial ante el domicilio de la primera, sin que haya habido previamente una decisión declarando la responsabilidad solidaria de ambas sino solo de la filial. Su relevancia se vincula con la importancia de la aplicación del concepto de “unidad económica” en el marco del Derecho de la competencia, para la imputación de responsabilidad a la “empresa” -en el sentido del art. 101 TFUE- en el contexto de la aplicación privada del Derecho de la competencia (vid. STJUE de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800).