En relación con la prohibición de actividades llevadas a cabo a través de Internet reviste especial importancia práctica la concreción del alcance de las medidas judiciales de cesación. Como es bien conocido, el alcance potencialmente global de Internet y de las actividades desarrolladas a través de este medio no impide que las medidas de cesación de tales actividades deban en ocasiones tener un alcance espacialmente limitado, lo que básicamente vendrá condicionado por el alcance de la competencia judicial internacional del tribunal que las adopte y por el territorio en el cual los derechos del demandante resulten vulnerados. Se trata de una cuestión de gran trascendencia práctica en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual así como para otras categorías de ilícitos, por ejemplo, los derivados de la lesión de los derechos de la personalidad. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 2011, C-235/09, DHL Express, aborda esta concreta cuestión en relación con la infracción de las marcas de la UE.
Aspecto fundamental de la doctrina que deriva de esta sentencia –cuyo fallo coincide sustancialmente con la propuesta formulada en sus Conclusiones por el Abogado General Cruz Villalón- es que “el alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria… viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal de marcas comunitarias que dicta dicha prohibición como por el ámbito territorial del derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria que resulta menoscabado por la violación o el intento de violación” (ap. 33). Por ello, en el caso concreto resulta determinante de la respuesta tanto el carácter unitario de toda marca de la UE –que va referida al conjunto del territorio de la UE- como que el alcance de la competencia de los tribunales de marcas fundada en los apartados 1 a 4 del artículo 93 Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria comprende los actos de violación cometidos o que intenten cometerse en cualquier Estado miembro (a diferencia de lo que sucede cuando la competencia se funda en el art. 93.5 ya que el art. 94. 2 limita su alcance a “pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal”). Por ello, el Tribunal de Justicia concluye que la competencia del órgano judicial que conocía del asunto principal puede extenderse a todo el territorio de la Unión y que para garantizar la protección uniforme de la marca comunitaria en todo el territorio de la UE “la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión” (ap. 44). Además, el Tribunal destaca que “en virtud del artículo 90 del Reglamento 40/94… en relación con el artículo 33.1 Reglamento 44/2001, los demás Estados miembros están, en principio, obligados a reconocer y ejecutar la resolución judicial, con lo que se confiere a ésta un efecto transfronterizo” (ap. 49).
Aunque no sean determinantes del contenido del fallo, revisten también gran importancia práctica las consideraciones del Tribunal en los apartados 46 a 49 de esta Sentencia. En ellos pone de relieve cómo en ocasiones el alcance espacial de las medidas puede ser restringido de modo que las mismas vayan referidas sólo a una parte del territorio al que se extiende la competencia del tribunal y el derecho de marca: “si el tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido el asunto en circunstancias como las del asunto principal constata que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga” (ap. 48).
Para concluir, cabe señalar que la Sentencia deja claro que las normas sobre reconocimiento y ejecución del Capítulo III Reglamento 44/2001 son de aplicación cuando se pretende que la multa coercitiva impuesta según la legislación nacional por el tribunal de marcas comunitarias para garantizar su resolución de prohibición produzca efecto en un Estado miembro distinto del Estado al que pertenece el tribunal que la ha adoptado. Como la disponibilidad y configuración de esas multas vienen determinadas por las legislaciones nacionales, con respecto a los supuestos en los que en la legislación del Estado requerido no se prevean medidas coercitivas análogas a aquellas cuyo reconocimiento y ejecución se solicita, el Tribunal de Justicia prevé que el tribunal requerido “deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición dictada inicialmente” (aps. 55 y 56).
