Desde la perspectiva práctica, una de las dos principales aportaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio, C-681/13, Diageo Brands, consiste en poner de relieve cómo la utilización en el Estado miembro de origen de todos los recursos disponibles frente a una resolución es normalmente presupuesto para poder oponerse con éxito a su reconocimiento en otro Estado miembro con base en que vulnera el orden público -art. 34.1 Reglamento Bruselas I y art. 45.1.a) Reglamento Bruselas I bis-, en especial cuando tal vulneración se pretende fundamentar en la infracción del Derecho de la Unión, salvo que concurran circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen (ap. 64 de la sentencia). No obstante, en el litigio principal ni siquiera el eventual agotamiento de tales recursos en el Estado miembro de origen (Bulgaria) por parte de la empresa requerida parece que hubiera resultado suficiente para que ésta pudiera oponerse con éxito al reconocimiento y ejecución en el Estado requerido (Países Bajos). En concreto, en el litigio principal una empresa búlgara solicita a los tribunales neerlandeses que condenen a una empresa con sede en Ámsterdam, a indemnizarle el perjuicio que estima haber sufrido como consecuencia del embargo de mercancía efectuado a instancia de la sociedad neerlandesa por los tribunales búlgaros que después declararon ilegal dicho embargo al considerar que la importación de la mercancía en Bulgaria no constituía infracción de la marca de la empresa neerlandesa, de modo que el reconocimiento en los Países Bajos de la última resolución búlgara resulta determinante para el éxito de la demanda de resarcimiento.
Ciertamente, la sentencia Diageo Brands confirma la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia en el sentido de que los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución, recogidos ahora en el artículo 45.1 Reglamento Bruselas I bis, deben ser objeto de interpretación restrictiva en la medida en que son un obstáculo a la libre circulación de resoluciones en el espacio europeo (ap. 41), así como que la circunstancia de que el tribunal de origen hubiera cometido un error manifiesto en la aplicación de una norma jurídica –incluso del Derecho de la Unión- no determina que su resolución pueda considerarse contraria al orden público, ya que en principio el sistema de recursos establecido en el Estado miembro de origen, completado por el mecanismo de remisión prejudicial del artículo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantía suficiente (ap. 49). “La cláusula de orden público sólo se aplicaría en la medida en que dicho error de Derecho implicase que el reconocimiento de la resolución de que se trata en el Estado requerido conllevaría la infracción manifiesta de una norma jurídica esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, de dicho Estado miembro” (ap. 50). Tal no es el caso de una eventual incorrecta extensión del principio del agotamiento de los derechos de marca a la importación en un Estado miembro (Bulgaria) de productos puestos en circulación fuera del EEE con el consentimiento del titular de la marca afectada, en la que consistía la supuesta aplicación manifiestamente errónea por los tribunales búlgaros de la Directiva 89/104 sobre marcas en la resolución cuyo reconocimiento se pretendía en los Países Bajos.
Con respecto a la tutela de la propiedad intelectual (en sentido amplio) y la interpretación de las normas nacionales de transposición de las reglas procesales de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, el principal interés de la sentencia Diageo Brands es que determina que un procedimiento como el del litigio principal entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48. En consecuencia, las medidas de la Directiva relativa a la tutela de la propiedad intelectual pueden en ocasiones beneficiar no sólo al titular de derechos que ejercita acciones para la defensa de los mismos sino al inicialmente demandado por el titular de los derechos, habida cuenta de que la Directiva contempla, en caso de incautación de mercancías sospechosas de infringir tales derechos, medidas que permiten al demandado solicitar una indemnización cuando resulte posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, que se configuran como garantías necesarias como contrapartida a las medidas provisionales previstas a favor de los titulares de derechos.
Como ha quedado reseñado, el litigio principal es un procedimiento ante los tribunales neerlandeses que tenía por objeto la indemnización al supuesto infractor por parte del titular de la marca del perjuicio causado por un embargo, ordenado primero por los tribunales búlgaros para prevenir una infracción inminente de un derecho de marca, y anulado después por los tribunales búlgaros al no haberse acreditado la existencia de una infracción. El Tribunal de Justicia establece que una acción indemnizatoria de ese tipo constituye el corolario de la acción ejercitada por el titular del derecho de marca para que se dictase una medida de efecto inmediato que le permitiera, sin esperar una decisión en cuanto al fondo, prevenir cualquier posible infracción de su derecho (ap. 75). En consecuencia, el Tribunal concluye que el artículo 14 de la Directiva 2004/48, según el cual debe garantizarse que las costas procesales y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado para prevenir una infracción de un derecho de marca, cuando se suscite la cuestión, en el marco de esa acción indemnizatoria, del reconocimiento de la resolución dictada en ese otro Estado miembro que declara el embargo no justificado.
