En su reciente sentencia en el asunto C-341/16, Hanssen Beleggingen, el Tribunal de
Justicia ha venido a confirmar el planteamiento ya adoptado en su
jurisprudencia previa en el sentido de que los litigios relativos a la
titularidad de derechos de propiedad industrial sometidos a registro no
constituyen litigios “en materia de inscripciones o validez” de tales derechos
en el sentido del artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, de modo que al
no quedar comprendidos en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en esa
disposición resultan de aplicación otras reglas de competencia y, en
particular, el fuero general del domicilio del demandado. La nueva sentencia
ilustra como esa respuesta se impone incluso en situaciones en las que la
demanda relativa a la titularidad del derecho comprende peticiones accesorias
relacionadas con la inscripción registral. En concreto, en el litigio principal
en el asunto C-341/16, la demanda, interpuesta ante los tribunales alemanes,
los del domicilio de la demandada, tenía por objeto que la demandada declarara
ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI) que no es la
titular de la marca controvertida y que renuncia a su inscripción registral
como titular de dicha marca. La demanda se fundaba en un eventual
enriquecimiento injusto de la demandada, quien había conseguido figurar como
titular registral de una marca del Benelux (en la OBPI) tras aportar un
certificado sucesorio como heredera universal de quien constaba como titular, a
pesar de que, según la demandante, la marca había sido transmitida previamente
y la titular real era la demandante.
Si
bien la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al alcance de la
competencia exclusiva del artículo 24.4 RBIbis ha resultado controvertida por
obstaculizar la litigación transfronteriza en materia de derechos de propiedad
industrial, en particular sus sentencias de 13 de julio de 2006 en los asuntos GAT y Roche, no es el caso del planteamiento adoptado en su sentencia de
15 de noviembre de 1983, 288/82, Duijnstee,
que la nueva sentencia viene a confirmar. Ciertamente, la sentencia Hanssen Beleggingen confirma que también
en materia de marcas es aplicable el criterio establecido en la sentencia Duijnstee para las patentes en el sentido
de que los litigios relativos a la titularidad de derechos de propiedad industrial
sometidos a registro no son litigios en “materia de inscripciones o validez de
tales derechos” a los efectos del mencionado artículo 24.4, incluso aunque el
resultado pueda ser determinante de la modificación de cuestiones objeto de
inscripción.
La singular
proximidad material y jurídica con el registro que justifica la atribución de
competencia exclusiva solo concurre cuando el litigio tiene por objeto la
validez del título o la existencia del depósito o registro (apdo. 33). El
Tribunal viene a confirmar que, de acuerdo con el criterio de que las
competencias exclusivas no deben ser objeto de interpretación extensiva, cuando
el litigio tiene por objeto la titularidad del derecho inscrito no va referido
ni a la validez del derecho mismo ni a la existencia o licitud de su
inscripción o registro. Lo relevante para establecer la titularidad es
concretar a qué patrimonio pertenece el título de propiedad industrial, lo que
depende de circunstancias que no son determinantes en relación con la validez
del título y la legalidad de su inscripción. Por ejemplo, en el litigio
principal en el asunto Hanssen
Beleggingen decisivo con respecto a la titularidad era la existencia de
ciertos contratos de transmisión de la marca del Benelux controvertida, así
como eventualmente la existencia de enriquecimiento injusto, pero el Tribunal
considera que ni la validez de la la marca ni la existencia o licitud de su
inscripción misma o registro resultaban controvertidas, sin perjuicio de que la
decisión sobre la titularidad pueda determinar la eventual modificación de
quien figura en el registro como titular. Por el contrario, como se desprende
de las conclusiones del Abogado General en este asunto (apdo. 28 de las
conclusiones de 13 de julio de 2017) y de la previa sentencia Duijnstee ese criterio determina que la
competencia exclusiva sí abarca los litigios relativos a la caducidad del
derecho de propiedad o a la
reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior.
