Entre los recientes desarrollos
relativos a la retirada del Reino Unido de la UE en materia de propiedad
industrial e intelectual (en adelante, conjuntamente, propiedad intelectual),
algunos contribuyen a clarificar las implicaciones del Brexit en este sector,
mientras que otros aportan nuevos elementos a la incertidumbre. Entre los
primeros, destaca que en la ronda de negociaciones celebrada entre los días 16
y 19 de marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo entre los negociadores de ambas
partes, que está previsto que pueda verse sometido solo a ajustes técnicos, con
respecto a buena parte de las cuestiones en materia de propiedad intelectual
contenidas en el Borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido publicado semanas
antes por la Comisión Europea. Así resulta de los artículos marcados en verde
en la “versión coloreada” del Borradorde Acuerdo, mientras que los artículos sin marcar reflejan las cuestiones
sobre las que persiste el desacuerdo. También aporta luz sobre las posibles
implicaciones futuras del Brexit el aviso relativo a los nombres de dominio bajo .eu publicado por la Comisión
Europea el 28 de marzo. Entre los segundos, es decir, entre los desarrollos
recientes que añaden nuevos elementos a la incertidumbre existente, destaca la ratificación por el Reino Unido el 26
de abril del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.
I. Brexit y propiedad intelectual: aspectos generales
Como punto de
partida, cabe constatar que la repercusión del Brexit varía significativamente
según el sector considerado. En particular, en el ámbito de los derechos de
autor y derechos conexos, en la medida en que el Derecho de la UE en la materia
está recogido básicamente en un conjunto de Directivas que aproximan las
legislaciones de los Estados miembros, la salida del RU implicará básicamente –a
falta de un acuerdo sobre las relaciones futuras en este ámbito- que el RU
recupere la posibilidad –dentro de los límites derivados de su participación en
tratados internacionales- de legislar en la materia al margen de las normas de
armonización de la UE y sin quedar vinculado por la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, tan importante en los últimos años, para concretar el alcance de
ciertos derechos, como el de comunicación pública, y de cierras limitaciones a
los mismos. En definitiva, cabe prever en este ámbito una progresiva separación
entre el Derecho sustantivo de la UE y del RU en estas materias. Una conclusión
similar se impone con respecto a los derechos de propiedad industrial
nacionales, en la medida en que han sido armonizados a escala de la UE, como
sucede con la directiva en materia de marcas. Tratándose de derechos de
exclusiva nacionales, simplemente armonizados, la repercusión práctica del
Brexit es limitada, sin perjuicio de que la salida del RU sí se proyecte sobre
aspectos vinculados al mercado interior, como es el relativo al alcance
territorial del agotamiento de estos derechos.
Mucho mayor ha
de ser la repercusión de la salida del RU en lo relativo a los derechos de
propiedad industrial de carácter unitario, en la medida en que el territorio al
que van referidos tales derechos resultará alterado, pues no comprenderá ya el
RU. De este modo, los aspectos problemático no van referidos a la continuación
de la protección de los derechos ya concedidos en el territorio de la UE27, que
se mantendrá, sino con respecto a la situación tras el Brexit en el RU. Ello se
corresponde con la particular atención que los derechos unitarios reciben en el
Borrador de Acuerdo de Retirada, e incluso previamente en el documento con la
posición de la UE27 en la materia.
II. Borrador de Acuerdo de Retirada
El Título IV de
la Parte Tercera (“Separation Provisions”) del Borrador de Acuerdo de Retirada
se encuntra dedicado a la propiedad intelectual. Está integrado por los
artículos 50 a 57, que se centran en los aspectos relativos a la separación del
RU sin abordar la posibilidad de establecer un marco futuro de relaciones en
este ámbito.
En primer
lugar, aborda la continuidad de la protección en el RU tras su retirada de
ciertos derechos registrados o concedidos antes del final del periodo
transitorio. Cabe recordar que el Borrador de Acuerdo contempla que se establecerá
un periodo transitorio que concluirá el 31 de diciembre de 2020, como resulta
de la definición del término periodo transitorio en el artículo 121 del
Borrador de Acuerdo. En concreto, el artículo 50 refleja que ya ha sido acordado
entre las partes que los titulares de marcas de la Unión, diseños comunitarios
o derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales registrados o concedidos
antes del final del periodo transitorio pasarán, sin ningún tipo de reexamen, a
ser titulares de un derecho nacional del RU equivalente (marca, diseño u
obtención vegetal). Además, el artículo 50 refleja el consenso acerca de que
cuando uno de esos derechos sea declarado nulo en la UE como consecuencia de un
procedimiento abierto antes del final del periodo transitorio, sea también
declarado nulo en el RU (apdo. 3), así como en lo relativo a la fecha de
primera renovación de la marca o diseño del RU que surja tras la separación (apdo.
4). También han sido acordadas ciertas cuestiones relevantes en relación con el
tratamiento de las marcas que surjan en el RU a partir de las marcas de la UE
existentes en lo relativo a aspectos como su fecha de prioridad, la ausencia de
uso en el RU antes del final del periodo transitorio, o los derechos de las
marcas que gocen de renombre en la Unión (apdo. 5). Por su parte, el apdo. 6
asegura que el plazo de protección bajo la legislación del RU de los diseños
comunitarios registrados y de las obtenciones vegetales comunitarias será como
mínimo igual al periodo restante de protección del correspondiente derecho
comunitario, al tiempo que mantendrá su fecha de prioridad.
La única
modalidad de derecho unitario con respecto a la que no se ha alcanzado un
acuerdo son las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, materia en
la que el apartado 2 del artículo 50 del Borrador de Acuerdo recoge la que es
la posición de la Comisión de la UE, pero pendiente todavía de ser acordada con
el Gobierno del RU. Tampoco se ha alcanzado un acuerdo en la ronda negociadora
de marzo en lo relativo a las disposiciones aplicables a los procedimientos de
registro en el RU de los derechos derivados de lo previsto en el apartado 1 del
artículo 50. A esas disposiciones se refiere el artículo 51. Asimismo, la falta
de acuerdo se extiende al artículo 56, relativo a la aplicación del Reglamento
(CE) No 1610/96 por el que se crea un certificado complementario de protección
para los productos fitosanitarios y del Reglamento (CE) No 469/2009 relativo al
certificado complementario de protección para los medicamentos.
El artículo 52
va referido a las disposiciones aplicables con respecto a la continuidad de la
protección en el RU de los registros internacionales de marcas y diseños con
base en el sistema de Madrid y La Haya que designen la Unión con anterioridad
al final del periodo transitorio. Refleja el acuerdo entre las partes acerca de
que el RU adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas
físicas o jurídicas correspondientes gocen de protección en el RU respecto de
las marcas o diseños en cuestión.
A la
continuidad de la protección en el RU de los diseños comunitarios no
registrados va referido el artículo 53 del Borrador de Acuerdo, que también aparece
marcado en verde al haberse aceptado su contenido por las dos partes
negociadoras. Básicamente establece que los titulares de un derecho sobre un
diseño comunitario no registrado con anterioridad al final del periodo
transitorio se convertirán ipso iure
en titulares de un derecho conforme a la legislación del RU que proporcione el
mismo nivel de protección. El plazo de duración de ese derecho del RU será como
mínimo igual al periodo de protección restante del derecho comunitario
correspondiente conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) No 6/2002.
Una
disposición equivalente con respecto a la protección en el RU de los titulares
del derecho sui generis sobre bases
de datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE contiene el artículo
54 del Borrador de Acuerdo, que también aparece marcado en verde. Además, el
apartado 2 de ese artículo acuerda que se considerará que cumplen con los
requisitos para ser beneficiarios de la protección del derecho sui generis a los efectos del artículo
11 de la Directiva: los nacionales del RU, las personas con residencia habitual
en el RU, así como las empresas establecidas en el RU, si bien en el caso de
que tengan allí solo su “registered office” se exige que sus “operations must
be genuinely linked on an ongoing basis with the economy of the United Kingdom
or of a Member State”.
También existe
acuerdo entre las partes en lo relativo al derecho de prioridad atribuido para
el RU con respecto a las solicitudes de marcas de la Unión, diseños
comunitarios pendientes y obtenciones vegetales que estuvieran pendientes al
tiempo de finalizar el periodo transitorio. El plazo se fija en el artículo 55
en nueve meses en el caso de las marcas y diseños y en seis meses para las
obtenciones vegetales.
Por último, el
artículo 57, sobre el que también están de acuerdo las dos partes, hace
referencia al agotamiento de derechos. Se limita a establecer que los derechos
conferidos por un derecho de propiedad intelectual que se hayan agotado tanto
en la Unión como en el RU antes del final del periodo transitorio de
conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión permanecerán agotados
tanto en la Unión como en el RU. Se trata de un criterio razonable, si bien no
cabe desconocer que su aplicación práctica –en concreto la identificación de
los concretos productos respecto de los que existe agotamiento- puede plantear
dificultades en caso de que no se llegue a un acuerdo respecto de las relaciones
futuras que facilite que también tras el final del periodo transitorio el
alcance del agotamiento de los derechos comprenda la UE y el RU (como sucede
típicamente con el EEE).
III. Nombres de dominio bajo .eu
En
la medida en que determinados elementos del registro de nombres de dominio bajo
.eu se subordinan a la existencia de ciertas conexiones con la UE, la retirada
del RU puede tener importantes implicaciones en lo relativo al registro y el
mantenimiento de tales nombres de dominio. Así lo ha tratado de dejar claro la
Comisión Europea mediante la publicación de un aviso relativo a esta materia.
Punto
de partida es que Reglamento (CE) n° 733/2002, relativo a la aplicación del
dominio de primer nivel ".eu", sólo permite en su artículo 4.2.b) el
registro de nombres de dominio en el dominio ".eu" a través de
cualquier registrador ".eu" acreditado cuando lo solicite: i) una
empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de
actividad principal en la UE, o ii) una organización establecida en la UE sin
perjuicio del Derecho nacional aplicable, o iii) una persona física residente
en la Comunidad. En consecuencia, la Comisión constata que, a falta de un
acuerdo sobre las relaciones futuras con previsiones específicas para este
ámbito, tras la fecha de retirada del RU las empresas y organizaciones establecidas
en el RU pero no en la UE y las personas físicas residentes en la UE no podrán
ya registrar nombre de dominio en el dominio “.ue”. Asimismo, el Registro podrá
cancelar de oficio los nombres de dominio cuyos titulares dejen de cumplir,
como consecuencia de la retirada del RU, los requisitos que para todo
solicitante exige el artículo 4.2.b).
También resulta de interés este aviso de la Comisión en relación con el
procedimiento extrajudicial frente a registros especulativos y abusivos en el
marco del cual un dominio “.ue” puede ser revocado conforme al Reglamento (CE) No
874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general
relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu»,
así como los principios en materia de registro. Ese procedimiento permite la
revocación en ciertas situaciones en las que el nombre de dominio “coincida o
sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que
haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o
comunitario” (art. 21.1). La Comisión pone de relieve su criterio de que, a
falta de acuerdo sobre las relaciones futuras que pueda establecer algo
distinto, tras la retirada del RU los derechos reconocidos o establecidos solo
en el RU no podrán ser invocados en a los efectos del artículo 21.1 (la
Comisión aclara que sí lo podrán ser los derechos reconocidos por la Unión o
sus Estados Miembros en virtud de normas contenidas en convenios
internacionales como el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de Paris en
relación con las marcas notoriamente conocidas).
Por
último, para los especialistas en Derecho internacional privado resultará de
singular interés la consideración final realizada por la Comisión, relativa al artículo 5.1 del Reglamento (CE) No 874/2004 y la exigencia contenida en esa norma de
que “en los acuerdos entre el registrador y el solicitante de registro de un
nombre de dominio no se podrá designar como aplicable una legislación que no
sea la de uno de los Estados miembros, ni designar un órgano de solución de
controversias, salvo que sea elegido por el Registro con arreglo al artículo
23, ni órgano de arbitraje ni un tribunal situados fuera de la Comunidad”. La
Comisión insta a los implicados en cualquiera de esos acuerdos que designe como
aplicable la ley del RU a que modifiquen el acuerdo en cuestión para asegurar
su conformidad con el mencionado artículo 5.1 en la fecha de retirada. Llama la
atención que la Comisión no realice una manifestación similar con respecto a
los posibles acuerdos de designación de órgano de arbitraje o tribunal situado en el Reino Unido.
IV. Futuras patentes unitarias y Tribunal Unificado de Patentes
El
Reino Unido ha ratificado el Acuerdo relativo al Tribunal Unificado de Patentes
el pasado día 26 de abril. Pese a que mucho se ha escrito desde que dediqué al
tema una entrada, y algunas voces dan por hecho que se encontrará una solución
a los problemas que ahí mencionaba, creo que siguen siendo un obstáculo
significativo a que esa ratificación pueda terminar siendo plenamente eficaz, por lo menos sin alterar sustancialmente algunos aspectos de la estructura actual del sistema. Para
no repetirme me remito a mi comentario
previo –hace ya 18 meses- sobre este tema, en línea con quienes ponen de
relieve no sólo que, de momento, la última palabra la sigue teniendo Alemania (incluido
sobre Tribunal Constitucional que ha de pronunciarse sobre el tema) cuya
ratificación es imprescindible para que el Acuerdo entre en vigor, sino también
con los que opinan que, como reconoce el propio Gobierno del RU en su comunicado de lo que se trata con la
ratificación en buena medida es de introducir un elemento más en el conjunto del paquete
pendiente de negociar (eso sí previa ratificación de Alemania) (“The unique nature of the proposed court means
that the UK’s future relationship with the Unified Patent Court will be subject
to negotiation with European partners as we leave the EU”).
