El empleo en la legislación de la UE de conceptos que carecen en el ordenamiento de la Unión de definición o de una regulación apta para caracterizarlos con suficiente precisión dota de especial relevancia a la elaboración por el Tribunal de Justicia de conceptos autónomos que aseguren una aplicación uniforme. El asunto C-376/11, Pie Optiek, en el que acaba de presentar sus conclusiones la Abogado General Trstenjak, plantea esa cuestión respecto de una figura básica para la explotación de los bienes inmateriales como es el contrato de licencia.
La necesidad de caracterizar los contratos de licencia surge en este asunto en relación con un litigio ante los tribunales belgas en el que la parte demandante pretende que se declare especulativo y abusivo el registro de un nombre de dominio bajo “.eu” y que sea transferido a su favor. Para resolver la controversia resulta necesario establecer si entre el titular estadounidense de una marca del Benelux y la sociedad belga –demandada en el litigio principal- a quien autorizó para que registrara el nombre de dominio controvertido a su nombre pero por cuenta del titular de la marca existe un verdadero contrato de licencia (lo que sería determinante para que el licenciatario en tanto que tal se hubiera podido beneficiar –conforme al art. 12.2 del Reglamento (CE) 874/2004 que establece normas sobre la aplicación del dominio .eu- de la posibilidad de registrar un nombre de domino bajo .eu durante la primera parte del periodo escalonado de registro, como efectivamente hizo respecto del nombre controvertido). Es la parte demandante en el litigio principal –otra sociedad belga-, interesada en obtener la transferencia del nombre de dominio a su favor- la que niega la condición de contrato de licencia del que sirvió a la demandada como fundamento para registrar el nombre de dominio.
Ciertamente el “contrato de licencia” –según el título con el que las partes lo denominaron en el propio documento contractual- en cuestión presenta un contenido muy peculiar, alejado del que es propio de los contratos de licencia de marca. Según se desprende de las conclusiones (aps. 17, 49 y 50), contenido básico del contrato era la autorización al licenciatario para que registrara un nombre de dominio coincidente con la marca a su nombre pero por cuenta del licenciante a quien el licenciatario debía transferir el nombre de dominio. Era el licenciante el que debía pagar honorarios al licenciatario quien se obligaba a realizar esfuerzos razonables para conseguir el registro del nombre de dominio. Para apreciar el contexto de este contrato resulta relevante considerar que iba referido al registro por el licenciatario –la sociedad belga asesora en materia de propiedad intelectual demandada en el litigio principal- de un nombre dominio bajo “.eu” siendo la licenciante una sociedad estadounidense con domicilio en Nueva Jersey. Conforme al artículo 4.2.b) Reglamento (CE) 733/2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel “.eu”, sólo es posible el registro de un nombre de dominio de segundo nivel bajo “.eu” cuando la empresa solicitante “tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad”. Como ya he dicho en algún otro lugar: “Se trata de una opción restrictiva en comparación con la situación en otros dominios territoriales, que pretende asegurar una cierta vinculación con la UE por parte de los titulares de estos nombres de dominio(…) Es claro que el registro puede ser solicitado por un licenciatario domiciliado en la UE de la marca cuyo titular está domiciliado en un tercer Estado” (Derecho Privado de Internet, 4ª ed., 2011, p. 73) (desde la perspectiva comparativa, resultan de interés las consideraciones contenidas en el apartado 60 de las conclusiones y en especial en la nota 45).
En la medida en que el registro de un dominio de segundo nivel bajo “.eu” sí es posible cuando se solicita por un licenciatario domiciliado en la UE, resulta clave en el litigio principal establecer si realmente el demandado es un licenciatario o, dicho de otro modo, si el contrato que lo vincula con el titular de la marca entra dentro del concepto de contrato de licencia. A este respecto, las conclusiones (ap. 44) reafirman el criterio de que la denominación utilizada por las partes en el contrato y el hecho de que hayan titulado su acuerdo “contrato de licencia” y se refieran en el mismo a ellas como “licenciante” y “licenciatario” no resulta en absoluto determinante de la calificación jurídica del contrato y, en particular, de que deba ser considerado un contrato de licencia a los efectos del Derecho de la UE, en concreto, en la aplicación del art. 12.2 del Reglamento (CE) 874/2004.
Básicamente la Abogado General Trstenjak contrapone dos posibles conceptos de contrato de licencia: de una parte, la licencia como mera tolerancia o renuncia al ejercicio de las facultades de exclusión derivadas del derecho objeto del contrato; de otra, la licencia como una autorización de explotación. Tras analizar cómo en el Derecho de la UE las normas sobre licencias se encuentran principalmente en dos contextos, el de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio, como el Reglamento 207/2009 sobe la marca comunitaria) y el relativo a la legislación sobre libre competencia (en particular, el Reglamento 772/2004 sobre acuerdos de transferencia de tecnología), la Abogado General opta decididamente por la caracterización del contrato de licencia como una autorización de explotación. Concluye que en el Derecho de la Unión el contrato de licencia es un contrato que tiene por objeto autorizar al licenciatario una utilización normal de ciertos derechos (utilización que puede variar en función del tipo de derecho) y no una mera renuncia por parte del titular al ejercicio de sus derechos de oposición.
El interés de esta conclusión se vincula con el dato de que en su Sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung, C-533/07, el Tribunal de Justicia había caracterizado un contrato de licencia –aunque teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y a los efectos de delimitarlo de los contratos de prestación de servicios- como un contrato mediante el cual “el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último” (ap. 31 de la Sentencia Falco Privatstiftung). El criterio adoptado por la Abogado General viene a confirmar que si bien ese es un rasgo propio de los contratos de licencia que puede ser relevante a efectos de diferenciarlos de los contratos de prestación de servicios, la caracterización llevada a cabo en la Sentencia Falco no resulta representativa con carácter general del concepto de contrato de licencia (lo que ya sostuve en la entrada que dediqué a la Sentencia Falco y posteriormente en la nota de jurisprudencia en la REDI a la que hace referencia la Abogado General). La anterior conclusión no impide apreciar que la renuncia a facultades conferidas por el derecho de exclusiva es un elemento típico de los contratos de licencia (ap. 52).
La caracterización de los contratos de licencia como contratos destinados a autorizar al licenciatario una utilización normal de ciertos derechos lleva a la Abogado General a entender que no queda comprendido dentro de ese concepto un contrato –como el relevante en el litigio principal- en virtud del cual una persona “únicamente ha sido autorizada por el titular de la marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta del licenciante, un nombre de dominio idéntico o similar a la marca, sin estar no obstante autorizada a hacer otros usos de la marca o a usar el signo en cuanto marca, como por ejemplo comercializar productos o servicios bajo la marca” (aps. 65 y 67). Esa conclusión es resultado de que ese contrato carece de las que para la Abogado General son las características esenciales de un contrato de licencia (de marca): la concesión del derecho para la explotación económica de la marca y la facultad de invocar frente a terceros los derechos conferidos por la marca (ap. 51). A esos efectos también es relevante que ese contrato “estaba destinado a un fin totalmente diferente al de un contrato de licencia típico” (ap. 53), destacándose además que en el caso concreto ese contrato resulta un artificio para conseguir un fin prohibido en la medida en que trata de eludir las restricciones relativas a la legitimación para la solicitud de nombres de dominio bajo “.eu”, pues busca hacer posible el registro por una empresa con sede en EEUU (aps. 62-63).
El criterio de la Abogado General es que un contrato como el controvertido debe ser en realidad considerado un contrato de prestación de servicios, que tenía por objeto la realización por parte del prestador de servicios de esfuerzos razonables para conseguir el registro del nombre de dominio “.ue” (aps. 55-57). La delimitación entre contratos de prestación de servicios y contratos de licencia es de gran importancia con respecto a la aplicación de las normas de Derecho internacional privado de la UE, en particular en relación con el fuero de competencia establecido en el artículo 5.1 Reglamento Bruselas I y la norma sobre la ley aplicable a los contratos en defecto de elección del artículo 4 Reglamento Roma I, pues ambas tienen reglas específicas para los contratos de prestación de servicios que no son aplicables a los contratos de licencia. Además, en el marco del artículo 4 Reglamento Roma I la caracterización de los contratos de licencia puede resultar clave a la hora de establecer si es posible determinar la prestación característica y cuál lo es, si bien este no es ya el lugar para abordar esa cuestión.
De cara a la eventual aportación de la futura sentencia del Tribunal sobre este asunto, cabe dudar de si para llegar al resultado alcanzado en estas conclusiones y teniendo en cuenta la heterogeneidad de los contratos de licencia en la práctica negocial resulta necesaria la pretensión de elaborar un concepto autónomo preciso de contrato de licencia al hilo del presente asunto o si por el contrario puede bastar con precisar que ciertas características del contrato objeto del procedimiento principal resultan determinantes de que no quede comprendido dentro de ese concepto de contrato de licencia habida cuenta de la ausencia de ciertos elementos típicos propios de esta categoría de contratos y de la peculiar finalidad y objeto del contrato controvertido.
Para concluir, cabe dejar constancia de cómo este asunto también resulta de interés en relación con otros aspectos, como es la interacción entre los procedimientos extrajudiciales de reclamación en materia de nombres de dominio y la vía judicial ante los tribunales estatales. En particular, cabe reseñar que el litigio ante los tribunales belgas en el marco del cual se plantea la cuestión prejudicial se inicia por el demandante una vez que su pretensión de que le sea transferido el nombre de dominio controvertido hubiera sido rechazada por el Tribunal Arbitral de la República Checa, en tanto que organismo encargado de resolver en el marco del mecanismo específico de solución de controversias relativas a los dominios bajo “.eu”.
