Hoy
se han hecho públicas las conclusiones
del Abogado General en los asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo. La lectura de las cuestiones
planteadas por el Oberlandesgericht de Düsseldorf pone de relieve que incluyen
aspectos muy relevantes para la interpretación de ciertas normas de Derecho
internacional privado en litigios relativos a dibujos y modelos comunitarios,
en relación con el Reglamento (CE) nº 6/2002 específico de esa materia, pero
también el Reglamento Bruselas I(bis) y el Reglamento Roma II. Una primera
lectura de las conclusiones plantea algunas dudas acerca de la interpretación
propuesta de esas normas y de su adecuación para dar respuesta efectiva a las
cuestiones planteadas por el órgano remitente.
I. Competencia judicial internacional
La
primera cuestión planteada por el órgano remitente es la siguiente:
“1) En un
procedimiento de reclamación de derechos derivados de un dibujo o modelo
comunitario, el tribunal de un Estado miembro cuya competencia en relación con
un demandado se fundamenta únicamente en el artículo 79, apartado 1, del
[Reglamento n.º 6/2002], en relación con el artículo 6, punto 1, del
[Reglamento n.º 44/2001], debido a que dicho demandado, que reside en otro
Estado miembro, suministró al demandado residente en el Estado miembro del
tribunal productos que posiblemente infrinjan los derechos de propiedad
intelectual, ¿puede ordenar contra el demandado mencionado en primer lugar
diligencias que tengan validez en toda la Unión y que no se limiten a las
relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia?”
A ello el Abogado
General propone responder:
“1) El
artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002… en relación con
el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001…, debe
interpretarse en el sentido de que las resoluciones adoptadas por un órgano
jurisdiccional que responden a las pretensiones accesorias a una acción por
infracción dirigidas contra dos codemandados establecidos en dos Estados
miembros diferentes, como la compensación del perjuicio, la destrucción o la
retirada de los productos falsificados, el reembolso de los honorarios de
abogado o incluso la publicación de la sentencia, surten efectos jurídicos en
todo el territorio de la Unión Europea.”
Con toda la
prudencia que exige el no disponer otra información que el texto de las propias
conclusiones, cabe dudar que esa respuesta proporcione al órgano remitente los
criterios de interpretación que consideraba necesario obtener. Como resulta del
apartado 30 de las Conclusiones la respuesta del Abogado General Bot está condicionada por considerar que la
cuestión planteada versa sobre si las resoluciones que pueda adoptar el órgano
remitente “surten efectos en todo el territorio de la Unión”. La respuesta
afirmativa a esta cuestión se hace con invocación a las normas sobre
reconocimiento y ejecución del Reglamento Bruselas I(bis) (apdo. 36 de las
conclusiones), de modo que en realidad la respuesta no parece aportar los
elementos de interpretación relevantes, pues se limitaría a decir que la
eventual resolución que adopte el órgano remitente podría surtir efectos en los
demás Estados miembros con arreglo al Reglamento Bruselas I, lo que resulta una
obviedad, pues no hay duda, por ejemplo, de que una condena a indemnizar por
infringir derechos en un Estado miembro puede ser susceptible de ejecución con
base en el RBI(bis) en los demás Estados miembros.
De
la lectura de la pregunta planteada parece derivarse -aunque ciertamente la formulación no es claea- que lo que el órgano
remitente desea que sea aclarado es fundamentalmente el alcance de la competencia con base en el
artículo 6.1 RBI (8.1 RBIbis) en relación con el artículo 79.1 Reglamento
6/2002 para adoptar medidas (la versión inglesa hace referencia a “measures”
donde la española habla de “diligencias”) contra el codemandado no domiciliado
en el foro “que tengan validez en toda la Unión (“are applicable throughout the EU”) que no se limiten a las
relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia”. El Abogado
General precisa que el órgano remitente solicita que el Tribunal no se pronuncie
sobre su competencia, lo que parece vincularse con que en el caso no resulta
controvertido que con base en el artículo 6.1 RBI (8.1 RBIbis) tiene competencia
sobre el codemandado. No obstante, lo que sí parece resultar controvertido y
objeto de la pregunta es el alcance de las medidas que puede adoptar en virtud de la competencia basada en esa norma, en
particular si es limitado (por ejemplo, al determinar los productos que
deben destruirse o los daños relevantes para fijar la compensación) o se
extiende al territorio de toda la Unión y más allá de las relaciones de suministro en que se funda la
competencia (sin perjuicio de la eventual necesidad de reconocimiento y ejecución de la resolución que pueda adoptar).
II. Derecho aplicable
La
tercera pregunta planteada al Tribunal de Justicia trata de Derecho aplicable,
y en concreto es la siguiente:
“3) ¿Cómo
se ha de determinar el lugar “en el que se haya cometido la infracción” a
efectos del artículo 8, apartado 2, del [Reglamento Roma II], en los casos
en que el infractor:
a) ofrece en un sitio de Internet
productos que vulneran un dibujo o modelo comunitario y dicho sitio de Internet
está dirigido (también) a otros Estados miembros distintos de aquel en que está
establecido el infractor, y;
b) hace transportar dichos
productos a otro Estado miembro distinto de aquel en que está establecido?
¿Debe interpretarse el artículo 15, letras a) y g), del
mencionado Reglamento en el sentido de que la ley aplicable así determinada se
aplica también a los actos de colaboración de otras personas?”
La
propuesta de respuesta es:
“El artículo 89, apartado 1, letra d),
del Reglamento n.º 6/2002 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007,
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, deben
interpretarse en el sentido de que la ley aplicable a las pretensiones
accesorias a una demanda por violación de la propiedad intelectual relativas a
la destrucción de los productos falsificados, a la retirada de estos mismos
productos, a la publicación de la sentencia, a la compensación del perjuicio, a
la obtención de información sobre las cuentas de la empresa y al reembolso de los
honorarios de abogado, es la del territorio del Estado miembro en el que se ha
producido el hecho que originó o amenazó con originar la supuesta infracción.
En el presente asunto, el hecho que originó la supuesta infracción es la
fabricación de productos falsificados.”
En primer
lugar, llama la atención que parezca quedar por completo sin respuesta la
cuestión incluida en el último inciso acerca de la ley aplicable a los actos de
colaboración de otras personas. Se trata de un aspecto que puede revestir gran
relevancia práctica, por ejemplo con respecto al régimen aplicable a los
prestadores de servicios intermediarios en Internet, y cabe entender que en
principio del artículo 15 a) y g) del Reglamento Roma II es posible derivar que
el artículo 8 resulta determinante también para establecer la ley aplicable a
la eventual responsabilidad de terceros por actos de colaboración.
Como es sabido, entre las innovaciones que introdujo el artículo 8 del Reglamento Roma II se
encuentra su apartado segundo con una regla específica para el caso de
infracciones de derechos de propiedad intelectual comunitarios (o de la Unión). Esa norma tiene
la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa al
respectivo instrumento comunitario en tanto que lex loci protectionis. Esos instrumentos comunitarios no
proporcionan una regulación exhautiva de todas las cuestiones comprendidas
dentro del alcance de la lex loci
protectionis, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico de la Unión determina la necesidad de suplementar esos instrumentos con otras
reglas como lex loci protectionis de
los derechos de exclusiva comunitarios. El
carácter incompleto de estos instrumentos se manifiesta con especial intensidad
en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se
proyecta el artículo 8 del Reglamento Roma II, debido a la ausencia de normas
sobre sanciones en los reglamentos relevantes. A pesar de que la Directiva
2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ha
armonizado las reglas sobre sanciones en caso de infracción, subsisten
diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, de modo que
resulta necesario concretar qué ordenamiento nacional complementa en caso de
infracción a los instrumentos comunitarios. El asunto Nintendo abre la posibilidad al Tribunal de Justicia de abordar algunas
de las dificultades que plantea una norma como el artículo 89.1.d) del Reglamento
6/2002 y su interacción con el artículo 8.2 Reglamento Roma II.
Con respecto a las obligaciones extracontractuales derivadas
de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de
carácter unitario, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II establece “el país en
el que se haya cometido la infracción” como punto de conexión para determinar la ley aplicable a lo no
previsto en el instrumento respectivo. El Abogado General en sus conclusiones
propone que en los casos de disociación entre lugar de origen y de
manifestación del daño, el artículo 8.2 debe ser interpretado de modo que el
país en el que se ha cometido la infracción se corresponde con “el Estado
miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar
la supuesta infracción”, con referencia a la sentencia Coty Germany en el sector de la competencia judicial.
Ciertamente,
en la medida en que a efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 del Reglamento
Roma II no se remite a su artículo 4.1
ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño,
independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, por lo
que en supuestos de disociación el lugar del hecho generador puede ser
determinante en el marco del artículo 8.2. Ahora bien, se trata de un criterio
no exento de dificultades, por ejemplo, en la medida en que el hecho generador puede
no encontrarse en la Unión, de modo que en estas situaciones no ofrecería una
respuesta. Además, resulta cuestionable que para fundar esa solución se invoque
el artículo 4 del Reglamento Roma II, en concreto, se haga referencia a que
establece como punto de conexión único el país donde se produzca el daño
directo, independientemente del país o países en los que pudiera haber
consecuencias indirectas (apdo. 63 de las conclusiones), de modo que
precisamente ese artículo excluye como criterio relevante “el país donde se
haya producido el hecho generador del daño”.
Para
finalizar, cabe tan sólo mencionar que, además de las cuestiones de Derecho
internacional privado reseñadas, este asunto presenta gran interés con respecto
a la interpretación del concepto “actos de reproducción realizados con fines de
cita” como fundamento de la utilización lícita por terceros, al comercializar
sus propios productos, de la imagen de productos que incorporan dibujos y
modelos comunitarios.
