jueves, 18 de enero de 2024

Agotamiento de marcas de la Unión: adaptación de la carga de la prueba


             El titular de una marca de la Unión únicamente puede prohibir su uso respecto de productos que no hayan sido previamente comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) bajo esa marca por él mismo o con su consentimiento (art. 15 del Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea o RMUE). Habida cuenta de que el alcance territorial del agotamiento se limita a la Unión (más exactamente, al EEE) la previa comercialización por el titular o con su consentimiento en un tercer Estado no agota el derecho, de modo que ese titular puede prohibir, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 RMUE, entre otras actividades, la importación de los productos concernidos, así como su ofrecimiento y comercialización en el EEE. En tales circunstancias, cuando un demandado por infracción de marca invoca como defensa el previo agotamiento del derecho al haber sido comercializados los productos en cuestión por el titular o con su consentimiento, resulta clave determinar si tal comercialización tuvo lugar en el EEE o no, pues solo en el primer caso operará el agotamiento y no cabrá apreciar infracción. El que la carga de la prueba del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE o de la previa comercialización en el EEE recaiga sobre la parte demandada que invoca el previo agotamiento como defensa es compatible con el Derecho de la Union (cdo. 17 RMUE y STJUE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C244/00, EU:C:2003:204, apdos. 35-36). Ahora bien, la aplicación efectiva del derecho de exclusiva unitario, que el agotamiento comunitario pretende asegurar, debe conciliarse con que la libre circulación de mercancías exige que el titular no pueda prohibir el uso por terceros de la marca respecto de productos previamente a comercializado en el EEE (cdo. 22 RMUE). Por ello, la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia había ya establecido que la protección de la libre circulación de mercancías puede requerir que se adapte ese reparto de la carga de la prueba, en particular cuando la imposición de la carga de la prueba al supuesto infractor permita al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como en supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva (STJUE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C244/00, EU:C:2003:204, apdos. 37 a 40). En este contexto la aportación de la sentencia pronunciada hoy por el Tribunal de Justicia en el asunto Hewlett Packard Development Company, C-367/21, EU:C:2024:61, es limitada. Básicamente se ciñe a establecer que esa adaptación de la carga de la prueba procede también en determinados sistemas de distribución selectiva, así como a constatar cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación.


           En lo relativo al primer aspecto, la sentencia Hewlett Packard Development Company, que deja constancia de que la Directiva 2004/48 sobre la tutela de la propiedad intelectual no regula la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca (apdo. 56), básicamente establece que la protección de la libre circulación de mercancías requiere la adaptación de la carga de la prueba del agotamiento también en ciertas situaciones en las que el titular de la marca explota un sistema de distribución selectiva en el EEE, es decir, un sistema en el que el proveedor vende los bienes solo a distribuidores seleccionados y éstos se comprometen a no vender los bienes a distribuidores no oficiales en el territorio en el que opera ese sistema de distribución. En particular, así debe ser cuando se trata de un sistema en el que en los productos designados con la marca no figura ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados, el titular se niega a comunicar esta información a los terceros y los proveedores no están dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento al supuesto infractor, quien los ha adquirido en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en ese ámbito (apdos. 61, 62 y 67). Las dificultades que previsiblemente tendrá el supuesto infractor para probar el lugar de primera comercialización de los productos por el titular facilitarían que éste pudiera compartimentar los mercados si no se adapta el reparto de la carga de la prueba.

          Con respecto a cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación, la sentencia Hewlett Packard Development Company se limita a trasladar el criterio ya establecido en la citada sentencia Van Doren. El titular de la marca tiene la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los productos en cuestión fuera del territorio del territorio del EEE. Si prueba esa circunstancia, corresponde al supuesto infractor probar que esos productos fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento (apdo. 66 de la nueva sentencia).