El
titular de una marca de la Unión únicamente puede prohibir su uso respecto de productos que
no hayan sido previamente comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE)
bajo esa marca por él mismo o con su consentimiento (art. 15 del Reglamento 2017/1001
sobre la Marca de la Unión Europea o RMUE). Habida cuenta de que el alcance
territorial del agotamiento se limita a la Unión (más exactamente, al EEE) la
previa comercialización por el titular o con su consentimiento en un tercer
Estado no agota el derecho, de modo que ese titular puede prohibir, conforme a
lo dispuesto en el artículo 9 RMUE, entre otras actividades, la importación de
los productos concernidos, así como su ofrecimiento y comercialización en el
EEE. En tales circunstancias, cuando un demandado por infracción de marca invoca
como defensa el previo agotamiento del derecho al haber sido comercializados
los productos en cuestión por el titular o con su consentimiento, resulta clave
determinar si tal comercialización tuvo lugar en el EEE o no, pues solo en el
primer caso operará el agotamiento y no cabrá apreciar infracción. El que la
carga de la prueba del consentimiento del titular a una comercialización en el
EEE o de la previa comercialización en el EEE recaiga sobre la parte demandada
que invoca el previo agotamiento como defensa es compatible con el Derecho de la
Union (cdo. 17 RMUE y STJUE de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C‑244/00,
EU:C:2003:204, apdos. 35-36). Ahora bien, la aplicación efectiva del derecho de
exclusiva unitario, que el agotamiento comunitario pretende asegurar, debe
conciliarse con que la libre circulación de mercancías exige que el titular no
pueda prohibir el uso por terceros de la marca respecto de productos previamente
a comercializado en el EEE (cdo. 22 RMUE). Por ello, la jurisprudencia previa
del Tribunal de Justicia había ya establecido que la protección de la libre
circulación de mercancías puede requerir que se adapte ese reparto de la carga
de la prueba, en particular cuando la imposición de la carga de la prueba al
supuesto infractor permita al titular de la marca compartimentar los mercados
nacionales, como en supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE
mediante un sistema de distribución exclusiva (STJUE de 8 de abril de 2003, Van
Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, apdos. 37 a 40). En este
contexto la aportación de la sentencia pronunciada hoy por el Tribunal
de Justicia en el asunto Hewlett Packard Development Company, C-367/21, EU:C:2024:61,
es limitada. Básicamente se ciñe a establecer que esa adaptación de la carga de
la prueba procede también en determinados sistemas de distribución selectiva,
así como a constatar cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras
esa adaptación.
En
lo relativo al primer aspecto, la sentencia Hewlett
Packard Development Company, que deja constancia de que la Directiva
2004/48 sobre la tutela de la propiedad intelectual no regula la cuestión de la
carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca (apdo. 56), básicamente
establece que la protección de la libre circulación de mercancías requiere la
adaptación de la carga de la prueba del agotamiento también en ciertas
situaciones en las que el titular de la marca explota un sistema de
distribución selectiva en el EEE, es decir, un sistema en el que el proveedor
vende los bienes solo a distribuidores seleccionados y éstos se comprometen a
no vender los bienes a distribuidores no oficiales en el territorio en el que
opera ese sistema de distribución. En particular, así debe ser cuando se trata
de un sistema en el que en los productos designados con la marca no figura
ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que
están destinados a ser comercializados, el titular se niega a comunicar esta
información a los terceros y los proveedores no están dispuestos a revelar sus
propias fuentes de abastecimiento al supuesto infractor, quien los ha adquirido
en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser
comercializados legalmente en ese ámbito (apdos. 61, 62 y 67). Las dificultades
que previsiblemente tendrá el supuesto infractor para probar el lugar de
primera comercialización de los productos por el titular facilitarían que éste
pudiera compartimentar los mercados si no se adapta el reparto de la carga de la
prueba.
Con
respecto a cómo debe quedar el reparto de la carga de la prueba tras esa adaptación, la sentencia Hewlett
Packard Development Company se limita a trasladar el criterio ya
establecido en la citada sentencia Van Doren. El titular de la marca
tiene la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en
circulación de los productos en cuestión fuera del territorio del territorio
del EEE. Si prueba esa circunstancia, corresponde al supuesto infractor probar que
esos productos fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la
marca o con su consentimiento (apdo. 66 de la nueva sentencia).
