El Tribunal de Justicia ha
desempeñado históricamente un papel clave en la incorporación al ordenamiento
comunitario del principio de agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual, como elemento que limita el alcance de tales derechos en beneficio
de la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión. El objetivo de
evitar restricciones al comercio intracomunitario de bienes resulta también
clave de la interpretación extensiva del alcance del derecho de agotamiento que
ha llevado a cabo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de julio, en el asunto C-128/11, UsedSoft. Se trata de una decisión
especialmente controvertida, en la que el Tribunal de Justicia rechaza la
opinión hasta entonces ampliamente extendida con base en las normas
internacionales y de la UE (de hecho, así lo sostuvieron en el marco del
procedimiento la propia Comisión además de, al menos, los Gobiernos español,
francés, italiano e irlandés) en el sentido de que el eventual agotamiento
resultante de la venta de la copia de un programa de ordenador afectaría únicamente
a las copias incorporadas en un soporte material o tangible. Por el contrario,
el Tribunal de Justicia concluye que el agotamiento del derecho se produce
también cuando el programa no se ha puesto a disposición del comprador en
formato material sino mediante la descarga de la copia a través de Internet,
estableciendo además (en contraste con la posición del Abogado General) que
todo ulterior adquirente de la copia del programa puede invocar el agotamiento
del derecho de distribución a los efectos de ser considerado un adquirente
legítimo y gozar del derecho de reproducción previsto en el artículo 5.1
Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador
(100.1 LPI). En definitiva, el planteamiento del Tribunal de Justicia resulta
determinante de que en los casos de venta de programas de ordenador descargados
en línea se produzca a estos efectos una equiparación de la posición del
adquirente con respecto a la de los compradores de software en soportes
tangibles (CD-ROM, DVD… o incorporados en cualquier hardware), de modo que
quedan facultados para revender a terceros los programas de ordenador que
adquirieron mediante la descarga a través de Internet (si bien para no violar
el derecho del titular al revender un programa deben hacer inutilizable la
copia descargada en su ordenador). Esta controvertida extensión del agotamiento
a los programas de ordenador descargados de Internet está llamada a tener un
significativo impacto sobre la configuración de los contratos a través de los
cuales se comercializan los programas de ordenador y se presta a diversas reflexiones.
Con carácter preliminar cabe detenerse en la caracterización
de los contratos de venta llevada a cabo en esta Sentencia, que resulta
relevante en la medida en que el agotamiento se predica de “la primera venta en
la Comunidad de una copia de un programa” (art. 4.2 Directiva 2009/24). El
Tribunal de Justicia considera que cuando de la descarga de la copia del
programa de ordenador y del correspondiente contrato de licencia de uso resulta
que el adquirente obtiene, a cambio del
pago de un precio, un derecho de uso de la copia por una duración ilimitada,
cabe considerar que la operación implica la transferencia del derecho de
propiedad de la copia del programa de ordenador, de modo que debe ser
considerado una venta a los efectos del artículo 4.2 Directiva 2009/24. Se
trata de un planteamiento que presenta coincidencias con el criterio adoptado en
otros ámbito de la normativa europea, como en el artículo 5 de la Propuesta de
Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea de 11 de
octubre de 2011, en la medida en que su artículo 5.b) prevé que entre los
contratos para los que se puede recurrir a esa normativa se encuentran los
contratos de suministro de contenidos digitales, independientemente de que se
suministren o no en un soporte material. De cara al futuro debe tenerse en
cuenta la importancia de la delimitación entre “contratos de compraventa de
mercaderías”, “contratos de prestación de servicios” y otros contratos prevista
en otras normas del Derecho de la UE, como el artículo 5.1 Reglamento 44/2001 o
el artículo 4.1 Reglamento Roma I. En todo caso, en relación con esta cuestión
llama la atención que al considerar en el apartado 62 de la sentencia la
alegación de la Comisión –basada en los considerandos de la Directiva 2001/29-
en el sentido de que no cabe el agotamiento del derecho de distribución con
respecto a los servicios, el Tribunal no excluya de manera expresa que la venta
mediante la descarga en línea de programas de ordenador encaje en el concepto
de servicios. Por otra parte, en la medida en que la consideración como venta –y
la producción del agotamiento- dependa de la transferencia de la propiedad y
ésta en concreto de la caracterización como ilimitado del derecho de uso en la
licencia, podría resultar sencillo para el titular de los derechos eludir la
caracterización como venta a estos efectos al configurar el contrato, en
particular limitando la duración del derecho de uso.
Un elemento
clave inspirador de la solución alcanzada por el Tribunal de Justicia es la
idea de que la adquisición de un programa de ordenador mediante su descarga de
Internet es un equivalente funcional de su adquisición en soporte tangible (que
también va típicamente unida a una licencia), lo que justifica según el
criterio del Tribunal de Justicia que sus implicaciones desde la perspectiva
del agotamiento de los derechos del titular deban ser las mismas en uno y otro
caso. Esta aparente simplicidad del planteamiento del Tribunal de Justicia no
debe ocultar que en realidad puede generar significativas dudas y otras
dificultades de coordinación. Por una parte, resulta especialmente destacable
que el propio Tribunal deja abierta la cuestión de si el agotamiento de la
venta de copias descargadas en línea únicamente se aplica en el caso de los
programas de ordenador, en la medida en que admite –aunque con carácter
hipotético- que del artículo 4.2 de la Directiva 2001/29 sobre los derechos de
autor en la sociedad de la información pueda derivarse que el agotamiento del
derecho de distribución del resto de las obras se refiera únicamente a los
objetos tangibles (apartado 60). De hecho, cabe entender que tal entendimiento
restrictivo del derecho de distribución (y en consecuencia de su agotamiento)
como limitado a la venta de copias en objetos tangibles es el que prevalece en
el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 20 de diciembre de 1996, así
como el que recoge también en España la trasposición de la Directiva 2001/29
contenida en el artículo 19.1 LPI. Aunque la especificidad en el tratamiento de
los programas de ordenador en el seno de la UE encuentra su fundamento en la
posición del Tribunal en la previsión del artículo 1.2.a) Directiva 2001/29, en
el sentido de que ésta no afecta a las disposiciones comunitarias sobre
protección de los programas de ordenador, no cabe desconocer que una eventual
diferencia de trato en lo que se refiere al alcance del agotamiento entre la
venta mediante descarga en línea de programas de ordenador y la venta mediante
descarga en línea del resto de las obras puede resultar cuestionable y ser
fuente de controversia. El propio Tribunal admite en el apartado 60 de la
sentencia que los términos empleados por las Directivas 2001/29 y 2009/24 deben
tener en principio el mismo significado.
Un aspecto
que el Tribunal destaca para considerar que la restricción a la reventa de
copias de programas de ordenador descargadas de Internet que resultaría de la
ausencia de agotamiento excedería del objeto específico de la propiedad
intelectual es que ese control de la reventa se produce en circunstancias en
las que “la primera venta de la copia de que se trate ya habría permitido al
titular obtener una remuneración apropiada” (ap. 63). Ahora bien, semejante
afirmación presupone partir de que la venta ha tenido lugar en circunstancias en
las que las partes entendían que la venta produce el agotamiento y autoriza la
reventa por parte del adquirente (y, por lo tanto, se fijaba la remuneración en
función de esa circunstancia), pero no cabe desconocer que, al menos en varios
Estados miembros la interpretación más extendida del actual marco normativo era
que el derecho de distribución y su agotamiento también en el caso de los
programas de ordenador se limitaba a la puesta a disposición en soporte
tangible, de modo que no cubría esas situaciones, al tiempo que en contratos
como los que son objeto del litigio principal se contemplaba expresamente que
la licencia sobre el programa tiene carácter “no transmisible”. En tales
circunstancias, en realidad no cabría descartar que la remuneración prevista
fuera diferente para la entrega de una copia tangible y de otra obtenida
mediante la descarga desde Internet, entre otros factores, como consecuencia
del distinto alcance del agotamiento.
