Para titular esta reseña he
optado por reproducir en gran medida el título de la que publiqué el pasado 22
de abril, referida a derechos de autor. De cara a valorar en qué medida la sentencia del Tribunal de Justicia de 5
de junio de 2014, Coty Germany,
C-360/12, constituye una aportación, interesa referirse brevemente al litigio
que la origina. En síntesis, una empresa establecida en Alemania pretendía
demandar ante los tribunales alemanes por infracción de marca comunitaria y de
la legislación de competencia desleal a otra establecida en Bélgica, que había
vendido en Bélgica ciertos productos a un comerciante alemán, quien los había
recogido en Bélgica y revendido posteriormente en Alemania. En este contexto el
Bundesgrichtshof plantea un par de preguntas al Tribunal de
Justicia relativas a la interpretación del artículo 93.5 del Reglamento 40/94 sobre
la marca comunitaria –art. 97.5 Reglamento 207/2009– (RMC) y del artículo 5.3
Reglamento Bruselas I (RBI) para conocer si los tribunales alemanes tienen
competencia judicial internacional de las acciones ejercitadas frente a la
empresa belga.
I. Reglamento sobre la marca
comunitaria
Con
respecto a las reglas de competencia judicial internacional del RMC, el
Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, cómo sus reglas especiales
conducen a excluir la aplicación del artículo 5.3 RBI a las acciones por violación
de una marca comunitaria, concluyendo que en el sistema del RMC el fuero
especial establecido en su artículo 93.5 –art. 97.5 de la versión consolidada
actual contenida en el Reglamento 207/2009- presenta un alcance diferente. En
concreto, a diferencia del artículo 5.3 RBI, esta regla de competencia del RMC
no atribuye competencia en los casos de disociación a los tribunales del lugar
del hecho causal y a los del lugar de manifestación del daño, sino únicamente a
los tribunales del lugar del hecho causal, lo que en el presente asunto
llevaría a rechazar la competencia judicial internacional de los tribunales
alemanes para conocer de la acción relativa a la infracción de la marca comunitaria,
en la medida en que se considere que la empresa belga únicamente ha actuado en
Bélgica, donde comercializaba los productos que el comprador revendía
posteriormente en Alemania.
Dos elementos
considera determinantes el Tribunal de Justicia para alcanzar este resultado.
Por una parte, el tenor literal de la norma y de su criterio de conexión, que,
a diferencia del artículo 5.3 RBI, atribuye competencia a los “los tribunales
del Estado miembro en cuyo territorio se
hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, de modo que el Tribunal
considera que no contempla el territorio del Estado miembro en el que la
violación produce efectos (ap. 34 sentencia Coty
Germany). Por otra parte, la circunstancia de que el RMC incluye una regla
específica –art. 98(2) Reglamento 207/2009- sobre el alcance de esa
competencia, según la cual: “El tribunal de marcas comunitarias cuya
competencia se fundamente en el artículo 97, apartado 5, será competente únicamente
para pronunciarse sobre los hechos
cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique
ese tribunal”.
II. Artículo 5.3 Reglamento
Bruselas I
Tratándose
de acciones de publicidad comparativa ilícita o imitación desleal de un signo
protegido por una marca comunitaria, al tratarse de acciones basadas en la
legislación nacional sobre competencia desleal y no en la normativa sobre la
marca comunitaria, las reglas de competencia judicial internacional aplicables
son las del RBI (ap. 41 sentencia Coty
Germany). Por lo tanto, resulta clave la proyección de la jurisprudencia
previa del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 5.3. Por una parte,
con respecto a la localización del hecho generador del daño, tras la sentencia Melzer había quedado ya claro que cuando
sólo se demanda a uno de los presuntos autores de un daño alegado ante un
órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó, no se puede
considerar a los efectos del artículo 5.3 RBI que el hecho causante se produjo
en la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional (ap. 50 sentencia
Coty Germany). Por lo tanto, en
relación con el litigio principal no cabe entender que el hecho generador de la
supuesta responsabilidad por competencia desleal de la empresa belga se
localice en Alemania para atribuir competencia a sus tribunales.
Con
respecto a la localización del lugar de manifestación del daño, cabe reseñar al
igual que en relación con la sentencia de 3 de abril de 2014, Hi Hotel HCF, C-387/12, que tras la sentencia
Pinckney no resulta controvertido que
el lugar donde se ha producido el daño a los efectos del artículo 5.3 RBI se
localiza en relación con los derechos de propiedad intelectual (en sentido
amplio) en el territorio del Estado miembro al que va referida la protección
del derecho supuestamente infringido. El Tribunal de Justicia considera que
dicha jurisprudencia resulta también determinante con respecto a las acciones por
infracción de la ley de competencia desleal, lo que lleva al Tribunal a
concluir que: “en circunstancias como las del litigio principal, puede
interponerse ante los tribunales alemanes un litigio relativo a una infracción
de dicha Ley, siempre que el hecho cometido en otro Estado miembro haya
generado o pueda generar un daño en la circunscripción territorial del tribunal
que conoce del asunto” (ap. 50 sentencia Coty
Germany), destacando que incumbe al tribunal alemán apreciar en qué medida
la venta del producto efectuada en territorio belga al comprador alemán (que
posteriormente lo revendió en Alemania) pudo infringir lo dispuesto en la Ley
alemana contra la competencia desleal, y, por ello, entrañar un daño en Alemania
(ap. 58).
Como aspecto
problemático de la solución finalmente adoptada por el Tribunal de Justicia el
Abogado General puso de relieve en sus conclusiones
que permitir que el lugar donde se ha materializado el daño causado por actos
voluntarios cometidos por personas distintas al demandado, en una supuesta
cadena de causalidades, sirva para fundar la competencia contra ese demandado
puede plantear especiales riesgos cuando la extensión de esa cadena no está claramente
acotada.
En línea con
la jurisprudencia reciente relativa al artículo 5.3 RBI, se planteará en estas
situaciones la necesidad de valorar si la apreciación que debe llevar a cabo el
tribunal (por ejemplo, “en qué medida la venta del producto efectuada en territorio
belga… pudo infringir lo dispuesto en la Ley alemana contra la competencia
desleal,”) va referida a aspectos que puede determinar el tribunal al decidir
sobre su competencia judicial internacional o, por el contrario, deben
establecerse al decidir eventualmente sobre el fondo del asunto, aunque sea
para concluir que no ha habido infracción de la legislación de competencia
desleal del foro. A este respecto resulta de interés destacar que en un litigio
como el controvertido en el asunto principal, que se plantee en la actualidad,
la aplicación de la legislación alemana sólo procedería si fuera la ley
aplicable al acto de competencia desleal conforme al artículo 6 del Reglamento
Roma II.
