Habida
cuenta del particular desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
acerca de los límites a la licitud del empleo de marcas ajenas como palabras
clave determinantes de la aparición de publicidad en motores de búsqueda en
Internet, no es de extrañar que la aportación de la sentencia del Tribunal Supremo 105/2016 de 26 de febrero de 2016
sea limitada. En todo caso, el contraste entre el caso enjuiciado en esta
sentencia y otros que han dado lugar a pronunciamientos diferentes de
Audiencias Provinciales relativos a la utilización de los mismos signos como
palabras clave o adwords por otros demandados resulta ilustrativo de la
aplicación en la práctica española de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia.
En
la solución adoptada en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de
2016 resulta de gran importancia que en ese caso concreto, si bien las marcas a
las que iba referida la demanda habían sido seleccionadas como palabras clave
determinantes de la aparición de su publicidad por el anunciante competidor del
titular de esas marcas, no aparecía ninguna referencia a esas marcas en el
contenido del anuncio que se mostraba a los usuarios del motor de búsqueda ni
tampoco en la página del anunciante –incluido su nombre de dominio- a la que
redirigía el anuncio. De este modo, el Tribunal Supremo en aplicación de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con especial referencia a la STJ de 22
de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora
(a la que me referí en su momento en este comentario),
considera que la utilización hecha de las marcas objeto de la demanda es
lícita, pues no menoscaba su función indicadora de origen, así como que la
publicidad mostrada a partir del uso de esas marcas como palabras clave permite
apreciar a un usuario medio de Internet que los productos anunciados no
proceden del titular de esas marcas sino que varias empresas compiten entre sí
en ese segmento del mercado.
Precisamente,
la sentencia pone de relieve cómo, a diferencia del supuesto enjuiciado ahora,
en el caso de la sentencia de la Aud. Prov. de Madrid (secc. 28) de 30 de
septiembre de 2013 la empresa demandada no sólo utilizaba las marcas de la
competidora como palabras clave para la contratación de publicidad en el
buscador sino que esos términos también aparecían en la página web a la que
redirigía el anuncio; así como que en el asunto resuelto por la sentencia de la
Aud. Prov. de Granada nº 67/2014, de 14 de marzo, la denominación en la que
consistía la marca infringida no sólo se utilizaba como palabra clave sino que
también aparecía en el texto del propio anuncio así como en el nombre de dominio
de la página web a la que redirigía el anuncio.
Por otra
parte, en la sentencia reseñada destaca también la referencia a que en el caso
de marcas mixtas (incluyendo junto a la denominación la forma gráfica), como
las de la demandante, su “distintividad” disminuye cuando únicamente se
utilizan palabras como en el caso de las palabras clave; así como que en este
contexto la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo sobre el criterio de la
visión o impresión conjunta para la comparación de signos en los casos de
riesgos de confusión no resulta determinante sino los criterios desarrollados
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con esta concreta
utilización de marcas.
Para concluir,
cabe reseñar que un aspecto que no aborda la sentencia introducía una variable
peculiar en este asunto, pues según parece desprenderse de la sentencia, la
demandante era titular de otras marcas –distintas a la empleada como palabra
clave por el competidor- que sí aparecían –sin su consentimiento- en la
publicidad que se mostraba a los usuarios del buscador así como en el nombre de
dominio de las páginas a las que redirigía la publicidad (lo que cabe entender
que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia podía resultar un
elemento relevante). El Tribunal Supremo no valora esta circunstancia al
entender que la sentencia recurrida consideró acertadamente que las cuestiones
relativas a la titularidad por parte de la demandante de esas otras marcas
fueron introducidas como hechos y alegaciones nuevos en apelación.
