El
carácter unitario de las marcas de la Unión y el que produzcan los mismos
efectos en todo su territorio no impiden que en determinadas circunstancias las
medidas de prohibición que puedan adoptarse en caso de infracción de tales
marcas excluyan parte del territorio de la Unión, de modo que no prohíban el
uso por parte del infractor demandado en las zonas que quedan al margen de la medida. Así
lo ha venido a confirmar la sentencia
del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, combit Software, ECLI:EU:C:2016:719, que
confirma lo ya ha apuntado por el Tribunal en su sentencia de 12 de abril de
2011, C-235/09, DHL Express, con
alguna aportación adicional.
Es cierto que en su sentencia DHL Express ya había
puesto de relieve el Tribunal que en principio el alcance territorial de una
prohibición de seguir cometiendo actos de violación de una marca de la Unión viene
determinado por el alcance de la competencia del tribunal de marcas de la Unión
que la adopta y por el ámbito territorial del derecho de exclusiva menoscabado,
de modo que cuando un tribunal de marcas conoce de un asunto en virtud de normas
que le atribuyen competencia con respecto al territorio de todos los Estados
miembros -como resulta en el caso de las acciones de infracción, en particular,
de los 97 y 98 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 cuyo contenido no se ha visto
modificado en el Reglamento (UE) 2015/2424- sus medidas de prohibición irán
referidas típicamente al conjunto de la Unión, en línea con el carácter
unitario y la extensión territorial del derecho de exclusiva infringido. Ahora
bien, en los apartados 46 a 49 de esa misma sentencia el Tribunal ya señaló cómo en ocasiones el alcance espacial de las
medidas incluso en ese tipo de situaciones puede ser restringido de modo que
las mismas vayan referidas sólo a una parte del territorio al que se extiende
la competencia del tribunal y el derecho de marca: “si el tribunal de marcas
comunitarias al que se ha sometido el asunto… constata que los actos de
violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un
único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular
porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance
territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el
alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso
del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de
la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el
alcance territorial de la prohibición que imponga” (ap. 48 de la sentencia DHL Express).
Básicamente,
la nueva sentencia combit Software
viene a confirmar ese planteamiento, al establecer que incluso en ese tipo de
situaciones no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede
prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de
la Unión, pues en caso contrario la prohibición “iría más allá del derecho
exclusivo conferido por la marca de la Unión Europea, que únicamente permite al
titular de esa marca proteger sus intereses específicos como tales, es decir,
garantizar que la marca pueda cumplir las funciones propias de ella” (ap. 32 de
la sentencia combit Software con
ulteriores referencias). En este caso, la función relevante de la marca es la
de indicación de origen, que no puede resultar perjudicada en aquella parte del
territorio de la Unión en la que no exista riesgo de confusión, lo que
determina que la prohibición parcial se considere compatible con el carácter
unitario de la marca (si bien no cabe excluir que en el contexto del mercado
interior esa fragmentación territorial pueda ir unida a ciertas dificultades
prácticas). En el litigio principal en este asunto se planteaba que por motivos
lingüísticos ese riesgo de confusión no
existe entre los términos “combit” y “commit” en los países de habla inglesa,
pero sí existe en otros como Alemania.
Desde
el punto de vista práctico interesa destacar que el Tribunal señala que la
limitación en el alcance territorial de la prohibición se adoptará “con
fundamento en los datos que en principio le debe presentar el demandado” (ap.
32 de la sentencia combit Software),
lo que parece favorecer el planteamiento manifestado por el Abogado General en
sus conclusiones en el sentido de
que, en contraste con la jurisprudencia previa en algunos Estados miembros,
como Alemania y el Reino Unido, corresponde al demandado (supuesto infractor) alegar
y acreditar que en una parte del territorio de la Unión el uso del signo
controvertido no menoscaba las funciones de la marca, “de modo que salvo en
caso de que el demandado invoque esa cuestión aportando argumentos específicos,
el tribunal que conoce del asunto no debería examinar de oficio si su análisis
sobre la existencia de riesgo de confusión es válido para todo el territorio de
la Unión” (aps. 36 y 42 de las conclusiones del Abogado General en el asunto combit Software) .
Más
explícito es el Tribunal de Justicia en relación con la necesidad de que cuando
se limita el alcance de la prohibición en relación con la infracción de una
marca de la Unión, cabe exigir que el tribunal de marcas delimite con precisión
el territorio de la Unión que queda al margen de la prohibición, señalando que cuando
“se proponga excluir de la prohibición de uso ciertas zonas lingüísticas de la
Unión, como las calificadas con el término «angloparlante», le incumbe precisar
de forma completa qué zonas designa con ese término” (ap. 34 de la sentencia combit Software).
