La sentencia del Tribunal de Justicia 7 de agosto,
SNB-REACT, C-521/17, EU:C:2018:639, aborda fundamentalmente dos cuestiones de
interés. Por una parte, el régimen de reconocimiento en el seno de la UE de la
legitimación de los organismos de gestión de representación colectiva de
titulares de marcas para el ejercicio, en nombre propio, de acciones por
infracción de derechos. Por otra, en relación con las normas sobre limitación
de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
intermediarios, establecidas en el Directiva 2000/31, analiza el Tribunal el tratamiento
de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite
utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, en relación con la
supuesta infracción de marcas.
La primera cuestión se plantea
al hilo de la respuesta inicial de los tribunales estonios, que rechazaron
reconocer la legitimación activa de un organismo con domicilio en los Países
bajos de representación colectiva de titulares de marcas para ejercitar en
nombre propio acciones relativas a la infracción de marcas de sus representados,
con base en que según la Ley de marcas estonia un organismo de sus
características solamente tenía legitimación para ejercitar una acción judicial
en representación de sus miembros. A estos efectos, el Tribuna analiza cómo
debe interpretarse el artículo 4.c) de la Directiva 2004/48 sobre la tutela de
los derechos de propiedad intelectual, según el cual los Estados miembros han
de reconocer la legitimación a “los organismos de gestión de derechos
colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente
el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual,
en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo
dispuesto en ella”.
La legislación aplicable es en
el litigio principal la de Estonia, si bien el Tribunal precisa que junto a su
legislación nacional deben tenerse en cuenta las normas del Derecho de la
Unión. A la luz de la finalidad del artículo 4.c) de la Directiva 2004/48, el
Tribunal se limita a señalar que la obligación de reconocer a la entidad de gestión colectiva legitimación para ejercitar acciones en nombre propio existe en la medida en
que conforme a la legislación nacional “dicho organismo tenga un interés
directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones
judiciales con ese fin”, lo que precisa que ha de valorar el tribunal
remitente. Aunque es una cuestión que no aborda el Tribunal, cabe apuntar que si bien el término “legislación aplicable” va referido en principio a la lex fori, en situaciones en las que la lex fori y la lex loci protectionis (país para el que se reclama la tutela del derecho) aplicable en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II no coincidan -o solo lo hagan parcialmente al solicitarse la tutela para varios países-, habrá de tenerse en cuenta la lex loci protectionis en relación con la determinación de los titulares de derechos y la legitimación para el ejercicio de acciones según la ley aplicable al fondo.
Con respecto a la segunda
cuestión, referida a las limitaciones de responsabilidad de prestadores
intermediarios, la aportación de la nueva sentencia también es limitada. La novedad
es que el Tribunal aborda el tratamiento de un servicio que no había sido
objeto de su jurisprudencia previa, como es un servicio de arrendamiento y de
registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet
de manera anónima. Ahora bien, la cuestión prejudicial no tiene por objeto la
interpretación de los requisitos de los que depende que un intermediario pueda
beneficiarse de la limitación de responsabilidad, como es el caso de la
controvertida cuestión del conocimiento efectivo en el marco del artículo 14 de
la Directiva 2000/31. Va referida básicamente a la eventual caracterización
como prestador de servicios de intermediación de quien presta un servicio de
arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de
dominio de Internet de manera anónima.
Ahora bien, acerca de su
eventual caracterización como servicio de la sociedad de la información, el
Tribunal se limita a reiterar algunos elementos de su jurisprudencia previa al
respecto, precisamente en casos vinculados a la infracción de marcas, en
particular su sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08
a C‑238/08,
EU:C:2010:159, y su sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09,
EU:C:2011:474. Añade que como el TJ no dispone de elementos para valorar si el
servicio objeto del procedimiento principal está
comprendido en el concepto en cuestión, le corresponde al tribunal remitente
verificarlo (apdo. 42).
Asimismo, en lo relativo a su eventual caracterización como alguno de los servicios de intermediación a los que van referidos los artículos 12 a 14 de la Directiva, se ciñe a reiterar aspectos esenciales de su jurisprudencia previa. Por una parte, que “las exenciones de responsabilidad establecidas en la Directiva únicamente se aplican a aquellos casos en que la actividad que ejercen los prestadores de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que los prestadores de servicios no tienen conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada por las personas a las que prestan sus servicios” (apdo. 47). Por otra, que “tales limitaciones de responsabilidad no son aplicables cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información desempeña un papel activo, permitiendo que sus clientes optimicen su actividad de venta en línea” (apdo. 48). Con respecto a un servicio consistente en el arrendamiento y registro de direcciones IP que permite que sus clientes utilicen nombres de dominio y sitios de Internet de manera anónima, el TJ se limita a señalar que “compete al tribunal remitente verificar, a la luz de los hechos y pruebas pertinentes, que dicho prestador de servicios no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiéndoles optimizar su actividad de venta en línea” (apdo. 50). Por lo tanto, no incluye ninguna aportación relevante.
Asimismo, en lo relativo a su eventual caracterización como alguno de los servicios de intermediación a los que van referidos los artículos 12 a 14 de la Directiva, se ciñe a reiterar aspectos esenciales de su jurisprudencia previa. Por una parte, que “las exenciones de responsabilidad establecidas en la Directiva únicamente se aplican a aquellos casos en que la actividad que ejercen los prestadores de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que los prestadores de servicios no tienen conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada por las personas a las que prestan sus servicios” (apdo. 47). Por otra, que “tales limitaciones de responsabilidad no son aplicables cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información desempeña un papel activo, permitiendo que sus clientes optimicen su actividad de venta en línea” (apdo. 48). Con respecto a un servicio consistente en el arrendamiento y registro de direcciones IP que permite que sus clientes utilicen nombres de dominio y sitios de Internet de manera anónima, el TJ se limita a señalar que “compete al tribunal remitente verificar, a la luz de los hechos y pruebas pertinentes, que dicho prestador de servicios no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiéndoles optimizar su actividad de venta en línea” (apdo. 50). Por lo tanto, no incluye ninguna aportación relevante.
Sí incluye el Tribunal un
recordatorio de gran importancia práctica. En concreto, que aunque el prestador
de servicios en cuestión pueda ser considerado como intermediario que se
beneficia de las limitaciones de responsabilidad, ello no impide que en el caso
de que exista una vulneración o un riesgo de vulneración de un derecho de
propiedad intelectual (por parte de un tercero) suficientemente acreditado, se
pueda acordar frente al intermediario un requerimiento judicial para que cese
dicha vulneración o para prevenir el riesgo existente (apdo 51, con remisión a
la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden, C 484/14, EU:C:2016:689).
