La
delimitación entre responsabilidad contractual y delictual en relación con la derivada
de ciertas vulneraciones relativas a contratos de explotación de derechos de
propiedad intelectual resulta una cuestión controvertida y sometida a regímenes
dispares en los diversos Estados miembros de la Unión Europea. Además, presenta
también interés, entre otros, con respecto a la aplicación de instrumentos de
la Unión que prevén regímenes diferenciados en función de la naturaleza
contractual o extracontractual de la acción ejercitada, como sucede en el
artículo 7 del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis, o del carácter
contractual o extracontractual de la obligación de que se trate, como es el
caso de la delimitación entre los Reglamentos Roma I y Roma II en materia de
ley aplicable. En este contexto resulta
relevante valorar el alcance de la sentencia
pronunciada hoy por el Tribunal de Justicia en el asunto IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099. En dicho asunto la
cuestión se planteaba en relación con la eventual consideración como “infracción
de los derechos de propiedad intelectual”, a los efectos de la Directiva
2004/48 relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual, de la vulneración
por un licenciatario de ciertos términos de un contrato de licencia de un
programa informático. La cuestión se suscitaba en el contexto del Derecho
francés, que se basa en el principio de no acumulación entre las
responsabilidades contractual y extracontractual y en el criterio de que una
reclamación relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales entre las
partes da lugar a responsabilidad contractual, descartándose la
extracontractual.
En
síntesis, el Tribunal establece que con independencia de la naturaleza contractual
o delictual de la acción del titular de los derechos sobre el programa según la
legislación aplicable, el incumplimiento de un contrato de licencia de programa
de ordenador en lo relativo a derechos de autor sobre el programa, queda
comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48. Por
consiguiente, a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2004/48, ese tipo de
incumplimientos contractuales tiene la consideración de “infracción de derechos
de propiedad intelectual”, en relación con la Directiva 2009/24 sobre
protección de los programas de ordenador. La conclusión alcanzada por el
Tribunal y la consiguiente caracterización como “infracción” se produce
únicamente a los efectos de la aplicación de las garantías en relación con los
procedimientos de tutela de la propiedad intelectual que establece la Directiva
2004/48. Aunque no se recoge en la sentencia, en gran medida las normas de esa
Directiva tienen como antecedente las de la Parte III (sobre observancia de los
derechos de propiedad intelectual) del Acuerdo ADPIC o TRIPS (Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio),
que va referida, como recoge los artículos 41 y 42 del Acuerdo, “a cualquier
acción infractora de los derechos de propiedad intelectual” y a los procedimientos
judiciales… “para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo”.
Los
Estados miembros conservan la libertad de definir la naturaleza contractual o
delictual de las acciones derivadas del incumplimiento por el licenciatario de
las cláusulas contractuales en cuestión, pero ello en ningún caso puede
menoscabar la protección que para el titular de los derechos sobre el programa
deriva de la Directiva 2004/48, que abarca las acciones derivadas del
incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia sobre programa de
ordenador que reserva la posibilidad de modificar el código fuente del programa informático a
su titular, de conformidad con el alcance de los derechos de autor sobre el programa de acuerdo con la Directive 2009/24 (apdos. 32, 44 y 46 de la sentencia). Ciertamente, la conclusión a este respecto por
parte del Tribunal va limitada a la infracción de una cláusula de ese tipo y en
relación con programas de ordenador, rechazando el Tribunal –por no
considerarlo necesario- pronunciarse acerca del tratamiento del incumplimiento
de otro tipo de cláusulas, como las relativas a la expiración del periodo de
prueba o la superación del número autorizado de usuarios (apdo. 31 de la
sentencia).
El
limitado alcance de la Directiva 2004/48 y de la interpretación llevada a cabo
en esta sentencia por parte del Tribunal de Justicia resulta relevante para
apreciar que no tiene repercusión de cara a la delimitación de las acciones
ejercitadas en relación con el incumplimiento de ese tipo de cláusulas de contratos
de licencia a los efectos de los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento
Bruselas I bis ni de la aplicación de los Reglamento Roma I y Roma II, como ya puso
de relieve el Abogado General en sus conclusiones
(apdos. 51 a 54).
