La
infracción de una marca de la UE o española presupone típicamente, entre otros
elementos, su uso en el tráfico económico en la Unión (o en España), conforme
al artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea
-RMUE- (o el art. 34 de la Ley 17/2001, de Marcas). Se trata de una cuestión
que puede plantear dificultades respecto de actividades desarrolladas en
Internet, habida cuenta del alcance potencialmente global de este medio, en
aquellas situaciones en las que resulta controvertido si ciertos usos en línea
suponen un uso en la UE (o en España). La configuración de ciertos mercados en
línea, como algunas plataformas, susceptibles de ser utilizadas como vías para
la adquisición de productos por clientes situados en múltiples países puede ir
unida a dificultades de interpretación adicionales. Desde este punto de vista,
y en relación con la comercialización en la UE de productos a través de www.amazon.com,
reviste interés la sentencia de 4 de mayo de la England and Wales
Court of Appeal en el asunto Lifestyle Equities CV & Anor v Amazon UK Services
Ltd & Ors [2022] EWCA Civ 552, pese a que básicamente se limite a
aplicar a esa situación jurisprudencia bien conocida del TJUE (en particular,
sus sentencias en los asuntos C-324/09, L'Oréal; y C-98/13, Blomqvist;
y, en menor medida, C-144/09, Pammer; C-5/11, Donner; y C-173/11,
Football Dataco; todas ellas previamente reseñadas en este blog)-. La
sentencia de la Court of Appeal presenta además el interés de que
corrige la posición previa de la High Court, quien había considerado que
no había uso en el tráfico económico en la Unión (Reino Unido) respecto de
ciertas ventas de productos a través de www.amazon.com a clientes situados en
la UE (RU). Por motivos temporales, al caso resulta de aplicación el RMUE, pese
al retirada del RU de la UE. Aunque los modelos de negocio de Amazon objeto de
análisis puedan haber evolucionado (como tuvieron que hacerlo los del buscador
Google en relación con el alcance territorial del llamado derecho al olvido),
el contenido de la sentencia de la Court of Appeal resulta de interés respecto
de múltiples operadores en línea que permiten la adquisición de productos desde
una pluralidad de países (y los usuarios profesionales de tales operadores).
La
demandante en el asunto Lifestyle Equities CV & Anor v Amazon UK
Services Ltd & Ors es titular (o licenciataria exclusiva) de varias
marcas en el RU y en la UE que se corresponden con otras marcas de EEUU, de las
que es titular otra empresa con la que no guarda relación. A través del sitio
web www.amazon.com (que la sentencia diferencia de otros del mismo grupo, en
principio, dirigidos a Estados miembros de la UE28, como www.amazon.co.uk y
www.amazon.de) ciertas personas situadas en el RU adquirieron productos
comercializados bajo las marcas de EEUU, respecto de los que los derechos de
marca en la UE de la demandante no se habían agotado. La sentencia reseña los
modelos de negocio relevantes para la comercialización de productos a través de
www.amazon.com (apdo. 7). Constata, además, la prueba
de ciertas transacciones mediante las que compradores situados en el RU -básicamente
vinculados a los abogados de la demandante- adquirieron productos comercializados
en www.amazon.com bajo las marcas de EEUU y que recibieron en el RU, poniendo
de relieve cómo Amazon conocía la geolocalización (en el RU) de los adquirentes
y les ofrecía la posibilidad de que los productos adquiridos en www.amazon.com (que
se presentaba expresamente como sitio web que permite comprar en 8 idiomas y en
más de 60 monedas) fueran remitidos al RU, sin perjuicio de indicarles también
que tenían a su disposición el sitio web www.amazon.co.uk, específico para el
RU (apdos. 9 a 33). Además, la sentencia ofrece ciertas cifras relativas al limitado
volumen de ventas a compradores situados en el RU de los productos relevantes a
través de www.amazon.com: “In the seven years from 2013 to 2019 the total
quantity of sales by Amazon of US branded goods to the UK/EU through all four
business models was 325 (by unit) and $4,514.26 (by value). In 2019 three units
were sold with a total value of $45.97. In the same seven year period the
quantity of US branded goods sold to the UK/EU through the Amazon
Exports-Retail, FBA Export and MFN Export models was 168 (by unit) and $2,600
(by value).”
En
la decisión de primera instancia la High Court había considerado determinante
que el sitio www.amazon.com aparece como dirigido principalmente a EEUU, existiendo
además otros sitios de Amazon diferenciados dirigidos específicamente a los
diversos Estados de la UE y siendo el volumen de transacciones muy limitado,
para concluir que las ofertas de productos comercializados en www.amazon.com
bajo las marcas de EEUU no debían considerarse dirigidas a la UE/RU, de modo
que no había uso en el tráfico económico en la UE/RU, por lo que no cabía
apreciar infracción de marca en la UE /RU.
Por
el contrario, la Court of Appeal lleva a cabo un análisis del criterio
de las actividades dirigidas más matizado -y coherente con la evolución de
Internet, la relevancia práctica de los instrumentos de geolocalización y la
formulación del criterio en otras normas como el artículo 17.1.c) del Reglamento
1215/2012 o el artículo 6.1.c) del Reglamento Roma I-, como elemento eventualmente
relevante para apreciar el uso en el tráfico económico de un signo en el territorio
en cuestión. En relación con la configuración del sitio web www.amazon.com, más
allá de que se presente como (y , eventualmente, esté) dirigido básicamente a
EEUU, constata, como punto de partida, en relación con las ofertas de productos
relevantes que: “If one asks whether that offer was targeted at the UK, in
my view it is manifest that the answer is yes. The purchaser is located in the
UK, the shipping address is in the UK, the billing address is in the UK, the
currency of payment is GBP and Amazon will make all the necessary arrangements
for the goods to be shipped to and imported into the UK and delivered to the
consumer in the UK.” Por consiguiente, concluye que las ofertas en cuestión
a través de www.amazon.com estaban dirigidas, entre otros países (incluido,
preferentemente, EEUU) al RU, pese a existir otro sitio web de Amazon dirigido específicamente
al RU (www.amazon.co.uk).
Pero
además, la Court of Appeal pone de relieve que, a la luz de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular su sentencia en el
asunto C-98/13, Blomqvist, en
situaciones de este tipo puede no resultar necesario apreciar que la oferta va
dirigida a la UE para considerar que hay un uso en el tráfico económico en la
Unión a los efectos del artículo 9 RMUE. Ciertamente, cabe recordar que de la jurisprudencia del
TJUE, especialmente sus sentencias L’Oréal y Blomqvist, se deriva a estos efectos la posibilidad de diferenciar a estos efectos tres tipos de situaciones.
La mera accesibilidad desde un Estado miembro a un sitio de Internet no basta
para concluir que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio están
destinadas a consumidores situados en el Estado miembro. La existencia de un
sitio de Internet que dirige sus actividades comerciales a un Estado miembro,
en particular al realizar ofertas de venta o publicidad dirigidas a
consumidores de ese Estado, resulta determinante de que realice actos de infracción
en la medida en que tales actividades vayan referidas a productos infractores (conforme
a la legislación de ese Estado miembro o de la UE). Por último, la realización
de “un acto comercial dirigido a los consumidores situados en un Estado miembro”
–apdo. 32 sentencia Blomqvist–, como la venta de productos con la marca
para su entrega en ese Estado miembro puede constituir una infracción de marca
(en virtud de la legislación de la UE o del Estado miembro en cuestión), con
independencia de que el sitio dirija sus actividades comerciales (sus ofertas
de venta y publicidad) a ese territorio.
Para
concluir, cabe mencionar que la resolución reseñada ha sido seguida de la pronunciada
posteriormente (12 de mayo de 2022) en relación con este asunto también
por la Court of Appeal, con respecto, entre otras cuestiones, a la adopción de medidas de cesación
frente a la infracción y una eventual indemnización, así como rechazando la posibilidad
de recurso.
