El asunto C-421/20, Acacia, dará al Tribunal de Justicia la
oportunidad de pronunciarse acerca de la interpretación de una norma fuente de
singular incertidumbre, como es el artículo 8.2 del Reglamento Roma II (Reglamento
864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales). Cabe
recordar que conforme a esa disposición: “En caso de una obligación
extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad
intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del
país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté
regulada por el respectivo instrumento comunitario.” Cuando las infracciones
van referidas a la comercialización en un país (Alemania) de los artículos
infractores derivada de la publicidad y oferta realizadas a través de Internet
desde otro país (Italia), la concreción del “país en el que se haya cometido la
infracción” a los efectos del mencionado artículo 8.2 no resulta evidente. El
litigio principal en el asunto C-421/20 se refiere a la demanda por infracción
de dibujo o modelo comunitario interpuesta por Bayerische Motoren Werke AG
(BMW) ante los tribunales alemanes frente a una empresa establecida en Italia
que fabrica ahí ciertas piezas para vehículos que distribuye por toda la Unión,
pero la demanda va referida únicamente a la oferta y la puesta en el mercado en
Alemania basadas en las ofertas en Internet originadas en Italia. Habida cuenta
de que la competencia internacional del tribunal alemán se funda en el artículo
82.5 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (fuero del
lugar en el que se hubiere cometido la infracción), la misma se limita a las
violaciones cometidas en el territorio del foro –Alemania- (art. 83.2 Reglamento
6/2002 o RDC), lo que se vincula con las dudas que plantea el tribunal alemán,
a la luz de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, en particular
sus sentencias Nintendo –reseñada aquí (vid. especialmente secc. II)- y AMS
Neve –reseñada aquí- con
respecto a la interpretación del artículo 8.2 del RRII de cara a concretar si el
litigio principal conduce a la aplicación de la ley alemana o de la ley
italiana. Las conclusiones del
Abogado General Szpunar, presentadas ayer, resultan de singular interés.
La
primera cuestión planteada al Tribunal de Justicia se relaciona con la
circunstancia de que la demandante considera que el artículo 8.2 RRII solo
resultaría de aplicación cuando se trata de litigios referidos a infracciones
en más de un Estado miembro, pero no en situaciones como la del litigio
principal en la que el tribunal alemán solo conoce acerca de la infracción del
dibujo o modelo comunitario en Alemanía, de modo que según su criterio
procedería aplicar la lex fori. Conforme
al artículo 88.3 del RDC, en lo relativo a las normas procesales debe estarse
en principio a la lex fori. Ahora bien,
tras constatar que con respecto a las
pretensiones del litigio principal la ley aplicable por parte de los tribunales
de dibujos y modelos comunitarios a las cuestiones relevantes no reguladas en
el Reglamento debe ser “su legislación nacional, incluidas las normas de
Derecho internacional privado”, el Abogado General pone de relieve que ello
incluye la aplicación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II. Cabe recordar
que los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en relación con las cuestiones
no reguladas en el propio Reglamento, y en particular las sanciones a la
legislación determinada por las normas de Derecho internacional privado del
foro. Se trata de un ámbito, el de las sanciones, en el que, sin perjuicio de
la armonización llevada a cabo mediante la importante Directiva 2004/48, subsisten
significativas diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, por
ejemplo en relación con el cálculo de la indemnización derivada de la
infracción. En la mencionada sentencia Nintendo
(apdo. 93 ) el Tribunal de Justicia puso de relieve que como las normas de
Derecho internacional privado de los Estados miembros han sido unificadas por
el Reglamento Roma II la remisión del artículo 8.2 debe entenderse hecha a ese
Reglamento.
Constata el
Abogado General en las conclusiones presentadas ayer que la exigencia de
aplicar el artículo 8.2 RRII se proyecta en general sobre las situaciones que
comportan un conflicto de leyes (art. 1.1 RRII), como sucede en el litigio
principal en el asunto Acacia, habida
cuenta de su conexión con Alemania e Italia. Esa conclusión resulta determinante
incluso cuando el litigio se refiera a la infracción de dibujos o modelos
comunitarios únicamente en un Estado miembro (apdos. 36 a 56 de las
conclusiones). Se trata de un análisis que resulta aplicable mutatis mutandis con respecto a la
infracción de otras categorías de derechos unitarios, como las marcas de la
Unión. El AG fundamenta con sólidos argumentos ese planteamiento, que resulta
plenamente coherente con el objeto y la finalidad del RRII, con los que
chocaría el criterio de la demandante favorable a la aplicación de reglas
materiales diferentes a las demandas limitadas a un Estado miembro, sometidas
según ella a la lex fori, y aquellas
relativas a una pluralidad de Estados miembros.
Mayor
interés presenta el análisis de la segunda de las cuestiones planteadas al
Tribunal de Justicia, relativa precisamente a la interpretación del punto de conexión
empleado en el artículo 8.2 RRII a situaciones de comercialización
transfronteriza en línea de productos infractores.
En realidad
cabe recordar que se trata de una cuestión que ya había sido abordada por el
Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia Nintendo en la que estableció (apdo. 98) que “el país en el que se
haya cometido la infracción” a los efectos del artículo 8.2 RRII se refiere al
“país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador
del daño”, considerando además el Tribunal que no es necesario a tal fin referirse
a cada acto de infracción sino que debe apreciarse “de manera global el
comportamiento” del demandado. Además, en esa sentencia el Tribunal de Justicia
proporcionó criterios de interpretación con respecto a la localización de ese
lugar con respecto a ciertas actividades de infracción típicas llevadas a cabo
a través de Internet, como las que resultan de las ventas de ciertos productos
infractores a través de un sitio de Internet destinado a clientes situados en
varios Estados, concluyendo que en esas situaciones el país en el que se comete
la infracción a los efectos del artículo 8.2 RRII es aquel “en que se ha
iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de(l)
operador en el sitio (web) de su propiedad” (apdo. 108 de la sentencia Nintendo).
Básicamente, la cuestión controvertida en el asunto Acacia es si ese criterio –que llevaría en el litigio principal a que los tribunales alemanes tuvieran que aplicar la legislación italiana- no debe ceder en situaciones en las que se reclama únicamente la infracción en el territorio de un Estado miembro –como sucede en este caso- ante un tribunal competente con base en el artículo 82.5 RDC, en las que sería la aplicación la ley del Estado de la infracción en cuestión (ley del foro). Se trata de un planteamiento que genera la significativa distorsión de que conduce a aplicar una legislación diferente respecto de la infracción en un Estado miembro si es objeto de una demanda por separado (art. 82.5 RDC) o por el contrario es parte de una reclamación referida además a otros Estados miembros (en particular, cuando la demanda se interpone ante un tribunal competente en virtud de los apartados 1 a 3 del artículo 82 RDC). Ciertamente, de lo establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia AMS Neve, en la que el Tribunal argumentó que un mismo criterio de conexión –como el empleado en el artículo 8.2 RRII y en el artículo 82.5 RDC- puede ser objeto de interpretaciones diferentes cuando aparece en una norma de competencia judicial o en una de ley aplicable, podría resultar que en estas situaciones procedería una disociación entre la competencia judicial y la ley aplicable. En las conclusiones en el asunto Acacia el Abogado General avala ese criterio, cuando “el comportamiento reprochado consiste en la oferta de venta dirigida a consumidores que se hallan en un Estado miembro (Alemania) y en la puesta en el mercado de los productos en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro (Italia)”. A la luz de los apartados 73 y 74 de las conclusiones, el acto de infracción inicial es aquel con el que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta de venta por Internet, es decir, donde se cometió el acto de infracción inicial que se halla en el origen del comportamiento reprochado, lo que conduce a la aplicación de la ley italiana.
Como he valorado en algunas otras ocasiones, una de las carencias de ese planteamiento es que debe ser matizado cuando las
actividades de infracción en línea tienen su origen en un tercer Estado, pues también en esos casos el ordenamiento nacional designado en virtud del artículo 8.2
RRII para complementar un instrumento de la Unión debe ser el de un Estado
miembro. En este sentido, deben ser bienvenidas las consideraciones “complementarias”
(término omitido en la traducción española del apartado 87 de las conclusiones
reseñadas –compárese con la de la versión francesa, alemana, italiana, portuguesa…-)
que realiza el Abogado General en los apartados 83 a 86 acerca de que su
propuesta debe entenderse sin perjuicio de la eventual necesidad de un análisis
específico y diferenciado en aquellas situaciones en las que el lugar del acto
de infracción inicial se ubique en un tercer Estado.
