viernes, 29 de octubre de 2021

Infracciones en línea de derechos de propiedad industrial unitarios: determinación de la ley aplicable

 

        El asunto C-421/20, Acacia, dará al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse acerca de la interpretación de una norma fuente de singular incertidumbre, como es el artículo 8.2 del Reglamento Roma II (Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales). Cabe recordar que conforme a esa disposición: “En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.” Cuando las infracciones van referidas a la comercialización en un país (Alemania) de los artículos infractores derivada de la publicidad y oferta realizadas a través de Internet desde otro país (Italia), la concreción del “país en el que se haya cometido la infracción” a los efectos del mencionado artículo 8.2 no resulta evidente. El litigio principal en el asunto C-421/20 se refiere a la demanda por infracción de dibujo o modelo comunitario interpuesta por Bayerische Motoren Werke AG (BMW) ante los tribunales alemanes frente a una empresa establecida en Italia que fabrica ahí ciertas piezas para vehículos que distribuye por toda la Unión, pero la demanda va referida únicamente a la oferta y la puesta en el mercado en Alemania basadas en las ofertas en Internet originadas en Italia. Habida cuenta de que la competencia internacional del tribunal alemán se funda en el artículo 82.5 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (fuero del lugar en el que se hubiere cometido la infracción), la misma se limita a las violaciones cometidas en el territorio del foro –Alemania- (art. 83.2 Reglamento 6/2002 o RDC), lo que se vincula con las dudas que plantea el tribunal alemán, a la luz de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, en particular sus sentencias Nintendo –reseñada aquí (vid. especialmente secc. II)- y AMS Neve –reseñada aquí- con respecto a la interpretación del artículo 8.2 del RRII de cara a concretar si el litigio principal conduce a la aplicación de la ley alemana o de la ley italiana. Las conclusiones del Abogado General Szpunar, presentadas ayer, resultan de singular interés.


         La primera cuestión planteada al Tribunal de Justicia se relaciona con la circunstancia de que la demandante considera que el artículo 8.2 RRII solo resultaría de aplicación cuando se trata de litigios referidos a infracciones en más de un Estado miembro, pero no en situaciones como la del litigio principal en la que el tribunal alemán solo conoce acerca de la infracción del dibujo o modelo comunitario en Alemanía, de modo que según su criterio procedería aplicar la lex fori. Conforme al artículo 88.3 del RDC, en lo relativo a las normas procesales debe estarse en principio a la lex fori. Ahora bien, tras constatar que con respecto  a las pretensiones del litigio principal la ley aplicable por parte de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios a las cuestiones relevantes no reguladas en el Reglamento debe ser “su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado”, el Abogado General pone de relieve que ello incluye la aplicación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II. Cabe recordar que los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en relación con las cuestiones no reguladas en el propio Reglamento, y en particular las sanciones a la legislación determinada por las normas de Derecho internacional privado del foro. Se trata de un ámbito, el de las sanciones, en el que, sin perjuicio de la armonización llevada a cabo mediante la importante Directiva 2004/48, subsisten significativas diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, por ejemplo en relación con el cálculo de la indemnización derivada de la infracción. En la mencionada sentencia Nintendo (apdo. 93 ) el Tribunal de Justicia puso de relieve que como las normas de Derecho internacional privado de los Estados miembros han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión del artículo 8.2 debe entenderse hecha a ese Reglamento.

Constata el Abogado General en las conclusiones presentadas ayer que la exigencia de aplicar el artículo 8.2 RRII se proyecta en general sobre las situaciones que comportan un conflicto de leyes (art. 1.1 RRII), como sucede en el litigio principal en el asunto Acacia, habida cuenta de su conexión con Alemania e Italia. Esa conclusión resulta determinante incluso cuando el litigio se refiera a la infracción de dibujos o modelos comunitarios únicamente en un Estado miembro (apdos. 36 a 56 de las conclusiones). Se trata de un análisis que resulta aplicable mutatis mutandis con respecto a la infracción de otras categorías de derechos unitarios, como las marcas de la Unión. El AG fundamenta con sólidos argumentos ese planteamiento, que resulta plenamente coherente con el objeto y la finalidad del RRII, con los que chocaría el criterio de la demandante favorable a la aplicación de reglas materiales diferentes a las demandas limitadas a un Estado miembro, sometidas según ella a la lex fori, y aquellas relativas a una pluralidad de Estados miembros.

         Mayor interés presenta el análisis de la segunda de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia, relativa precisamente a la interpretación del punto de conexión empleado en el artículo 8.2 RRII a situaciones de comercialización transfronteriza en línea de productos infractores.

En realidad cabe recordar que se trata de una cuestión que ya había sido abordada por el Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia Nintendo en la que estableció (apdo. 98) que “el país en el que se haya cometido la infracción” a los efectos del artículo 8.2 RRII se refiere al “país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador del daño”, considerando además el Tribunal que no es necesario a tal fin referirse a cada acto de infracción sino que debe apreciarse “de manera global el comportamiento” del demandado. Además, en esa sentencia el Tribunal de Justicia proporcionó criterios de interpretación con respecto a la localización de ese lugar con respecto a ciertas actividades de infracción típicas llevadas a cabo a través de Internet, como las que resultan de las ventas de ciertos productos infractores a través de un sitio de Internet destinado a clientes situados en varios Estados, concluyendo que en esas situaciones el país en el que se comete la infracción a los efectos del artículo 8.2 RRII es aquel “en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de(l) operador en el sitio (web) de su propiedad” (apdo. 108 de la sentencia Nintendo).

Básicamente, la cuestión controvertida en el asunto Acacia es si ese criterio –que llevaría en el litigio principal a que los tribunales alemanes tuvieran que aplicar la legislación italiana- no debe ceder en situaciones en las que se reclama únicamente la infracción en el territorio de un Estado miembro –como sucede en este caso- ante un tribunal competente con base en el artículo 82.5 RDC, en las que sería la aplicación la ley del Estado de la infracción en cuestión (ley del foro). Se trata de un planteamiento que no solo genera la significativa distorsión de que conduce a aplicar una legislación diferente respecto de la infracción en un Estado miembro si es objeto de una demanda por separado (art. 82.5 RDC) o por el contrario es parte de una reclamación referida además a otros Estados miembros (en particular, cuando la demanda se interpone ante un tribunal competente en virtud de los apartados 1 a 3 del artículo 82 RDC). Ciertamente, de lo establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia AMS Neve, en la que el Tribunal argumentó que un mismo criterio de conexión –como el empleado en el artículo 8.2 RRII y en el artículo 82.5 RDC- puede ser objeto de interpretaciones diferentes cuando aparece en una norma de competencia judicial o en una de ley aplicable, resulta que en estas situaciones procede una disociación entre la competencia judicial y la ley aplicable (así, constatando que en el asunto AMS Neve ello debía conducir a que en el litigio principal los tribunales del Reino Unido tuvieran competencia pero debieran aplicar en virtud del artículo 8.2 del Reglamento Roma II la ley española, vid. aquí. En las conclusiones en el asunto Acacia el Abogado General avala que cuando “el comportamiento reprochado consiste en la oferta de venta dirigida a consumidores que se hallan en un Estado miembro (Alemania) y en la puesta en el mercado de los productos en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro (Italia)”. 

Como he valorado en algunas otras ocasiones una de las carencias de ese planteamiento es que debe ser matizado cuando las actividades de infracción en línea tienen su origen en un tercer Estado, pues también en esos casos el ordenamiento nacional designado en virtud del artículo 8.2 RRII para complementar un instrumento de la Unión debe ser el de un Estado miembro. En este sentido, deben ser bienvenidas las consideraciones “complementarias” (término omitido en la traducción española del apartado 87 de las conclusiones reseñadas –compárese con la de la versión francesa, alemana, italiana, portuguesa…-) que realiza el Abogado General en los apartados 83 a 86 acerca de que su propuesta debe entenderse sin perjuicio de la eventual necesidad de un análisis específico y diferenciado en aquellas situaciones en las que el lugar del acto de infracción inicial se ubique en un tercer Estado.