El planteamiento este mes de marzo por parte del Tribunal Unificado de
Patentes (TUP), en concreto su Tribunal de Apelación, de su primera remisión
prejudicial al Tribunal de Justicia ha dado lugar al asunto C-196/26, Dreame International (sobre el que más allá de esta referencia no aparece todavía ningún documento en
el sitio web público del TJUE). Por su trascendencia, este desarrollo ha
merecido ya significativa atención, lo que ha tenido reflejo en otros blogs,
como la reseña publicada por Lydia Lundstedt en el blog de
la EAPIL. La resolución que incluye las cuestiones planteadas al TJUE está
accesible aquí (Order of the
Court of Appeal of the UPC concerning a referral for a preliminary ruling by
the Court of Justice of the European Union issued on 6 March 2026, UPC_CoA_789/2025,
UPC_CoA_813/2025), y otras resoluciones previas relevantes del TUP, aquí. En
síntesis, las cuestiones planteadas al TJUE van referidas a: i) la
interpretación del fuero de la pluralidad de demandados (en este caso, para
demandar ante el domicilio del “representante autorizado” en Alemania también al
fabricante supuestamente infractor domiciliado en Hong Kong que lo designó) (arts.
8.1 y 71. ter Reglamento Bruselas Ibis o RBIbis) (primera cuestión); ii) el alcance
de la competencia del TUP para adoptar medidas provisionales en situaciones en
las que no sea competente para conocer sobre el fondo (en el caso concreto,
respecto de la infracción de la patente española por quien desde su domicilio
en Hong Kong vende en línea sus productos a través de páginas web dirigidas a distintos
Estados miembros de la Unión –“several country specific websites
incorporating country specific webshops for, inter alia, Germany and Spain”-,
para el caso de que el TUP no sea competente con base en el art. 8.1) (arts. 35 y 71 ter RBIbis) (segunda y tercera
cuestiones); y iii) la determinación del alcance del concepto de “intermediario
cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de
propiedad intelectual” respecto de quienes han sido designados por un supuesto
infractor de patente como “representante autorizado” a los efectos del Reglamento
(UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los
productos y el Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los
productos (cuarta cuestión). El concepto de “intermediario cuyos servicios sean
utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual”
resulta relevante en la medida en que es empleado por el artículo 9.1.a) de la
Directiva 2004/48, relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual, al concretar los posibles destinatarios
(junto al infractor) de un mandamiento judicial destinado a prevenir la
infracción o a prohibir la continuación de la infracción.
La cuarta cuestión no va referida a la interpretación de las normas de competencia judicial internacional, pero la caracterización de la actividad de ese “representante autorizado” cabe entender que resultará de gran importancia en relación con las cuestiones precedentes. Por una parte, el demandado de conexión a los efectos del artículo 8.1 RBIbis (es decir, el que tiene su domicilio en el territorio TUP) y sería determinante para que el TUP tuviera competencia con respecto a la infracción fuera de su territorio (en este caso, España) con base en el artículo 8.1 -y 71.ter- RBIbis, es precisamente ese mero “representante autorizado” (cuestión 1). Por otra parte, también respecto la adopción de medidas provisionales en el marco del arts. 35 y 71 ter RBIbis, se plantea si la designación por el supuesto infractor de un “representante autorizado” situado en un Estado participante en el TUP resulta relevante al apreciar la existencia de un vínculo de conexión real para establecer la competencia del TUP para adoptar medidas provisionales respecto de la infracción fuera del territorio TUP (en este caso, España), aunque el TUP careciera de competencia para conocer sobre el fondo de ese aspecto. En esta entrada me limitaré a realizar unas breves consideraciones preliminares sobre la interacción entre el alcance de la competencia del TUP y de los tribunales españoles (I, infra), y la interpretación de los artículos 8.1 RBIbis (II, infra) y 35 RBIbis (III, infra).
I. Reflexión preliminar sobre la interacción entre la competencia del
TUP y de los tribunales españoles
Pese al título de esta entrada y a la repercusión del asunto sobre la eventual litigación en España, puede ser relevante tener en cuenta que, en realidad, las respuestas que se dé a las cuestiones planteadas no deberían implicar que una más amplia competencia del TUP en este caso vaya en detrimento, con carácter general, de la competencia de los tribunales españoles (o viceversa). Si la trascendencia atribuida a la ubicación en un Estado participante en el TUP (como , en este caso, Alemania) del “representante autorizado” de un supuesto infractor domiciliado en un tercer Estado (en este caso, Hong Kong) llegara a resultar determinante de la competencia del TUP respecto de la infracción fuera de su territorio (en este caso España) con base en los artículo 8.1 (o, en su defecto 35) y 71.ter RBIbis, cabe pensar que bastaría en el futuro con designar un representante autorizado que esté establecido en un Estado miembro de la UE no participante en el TUP para evitar ese resultado.
Ciertamente, el fabricante/comerciante domiciliado en un tercer Estado no
se vería afectado por esa eventual interpretación amplia de los artículos 8.1 y
35 RBIbis respecto del alcance de la competencia del TUP, en la medida en que
designe un representante situado en un Estado miembro de la UE que no participe
en el TUP. Todo ello sin perjuicio de la eventual competencia en tal caso de
los tribunales del Estado miembro de la UE no participante en el TUP donde esté
establecido el “representante autorizado” para conocer respecto de la
infracción en el territorio del TUP por parte del fabricante/comerciante
domiciliado en el tercer Estado en virtud de las normas relevantes, incluido,
en el caso de España, el art. 22 ter 3 de la LOPJ.
Por lo demás, resulta claro que el TUP es tan solo un órgano equivalente a los tribunales nacionales de cualquier Estado miembro de la UE no participantes en el TUP. Es decir, su naturaleza de tribunal común para los Estados miembros de la UE que participan en el Acuerdo por el que se crea el TUP no le atribuye ninguna posición de superioridad, ni de particular conexión con la Unión, con respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros de la UE no participantes en el TUP.
II. Acerca de la interpretación del artículo 8.1 RBIbis
La parte demandante alega que el mero “representante autorizado”, con establecimiento en Alemania, también debe considerarse infractor de la patente, ya que, sin un representante en la UE, no sería en absoluto posible que el fabricante y comercializador, domiciliado en Hong Kong, vendiera legalmente sus productos en el mercado de la UE, por lo que entiende que debe considerarse que participa en las ventas de la misma manera que lo hace el fabricante y comercializador de los productos supuestamente infractores. En su defecto, entiende que el “representante autorizado” es, como mínimo, un intermediario a cuyos servicios recurre el fabricante para infringir la patente, a los efectos del art. 63 del TUP - artículo 9.1.a) de la Directiva 2004/48- y del artículo 71.2 de la Ley de Patentes española. Esta última circunstancia resultaría suficiente, según la demandante, para que se adopte un requerimiento también contra el representante autorizado prohibiéndole la continuación de la infracción.
La Final Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court (Hamburg Local Division) de 14 de Agosto de 2005, UPC_CFI_387/2025, que se encuentra en el origen del procedimiento en el marco del cual se plantea la cuestión prejudicial, siguió el criterio de la demandante, considerando que el “representante autorizado” desempeña una función clave en la distribución de los productos infractores en la UE. Con base en esa idea, estableció que el “representante autorizado” -domiciliado en Alemania- puede ser considerado demandado de conexión, a los efectos de atribuir al TUP competencia también con respecto al demandado domiciliado en Hong Kong (fabricante y comercializador en línea de los productos) con respecto a la infracción de la patente española.
Llama la atención que, como argumento relevante para adoptar la decisión
sobre el particular -véase el apartado 61 de esa Final Order-, el
Tribunal de Primera Instancia invocara el artículo 33.1.b) del Acuerdo TUP, que
es una disposición sobre reparto interno de competencias entre órganos del
propio TUP contenida en un mero acuerdo entre ciertos Estados miembros de la UE.
Parece un argumento escasamente relevante -o directamente inapropiado- cuando lo
que está en juego es la interpretación de una norma del Derecho de la UE, como
el artículo 8.1 RBIbis.
Por su parte, el Tribunal de Apelación, en la resolución de 6 de marzo en
la que acuerda la remisión de la cuestión prejudicial, pone de relieve que, si
bien la circunstancia de que al “representante autorizado” y al fabricante comercializador
se les demande por la infracción de patentes en los mismo territorios podría permitir
apreciar que concurre el presupuesto de que se trate de una misma situación de
derecho (a los efectos de apreciar el riesgo de resoluciones inconciliables si
las demandas se tramitaran por separado, al que se subordina la aplicación del
fuero de la pluralidad de demandados), la diferentes actividades desempeñadas por
esos dos demandados justifica la existencia de dudas acerca de si concurre el
presupuesto de que se trata de una misma situación de hecho, presupuesto que
también debe concurrir para que opere el fuero de la pluralidad de demandados.
Las dudas del órgano remitente acerca de la aplicación en el caso concreto se
ven reforzadas por la circunstancia de que el demandado de conexión es el mero “representante
autorizado”, cuya eventual responsabilidad como infractor resultaría accesoria
o subordinada a la del fabricante/comercializador (apdo. 18 de la Resolución de
6 de marzo). Acerca de la justificación de limitar que ciertos codemandados
puedan operar como demandado de conexión en este tipo de situaciones, resulta ilustrativo
el apartado 3 del artículo 2:206 de los Principios CLIP.
En este contexto, el Tribunal de Justicia tendrá que valorar si la posición
del mero “representante autorizado” puede ser equiparada a la de un auténtico
distribuidor en un supuesto como el que dio lugar a la STJUE de 7 de septiembre
de 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, reseñada aquí, y que la resolución de remisión no analiza. Aunque en esa sentencia, en
relación con la infracción de marcas de la Unión, el Tribunal de Justicia apreció
que la existencia entre las partes de un contrato de distribución exclusiva de
los productos infractores respecto del mismo territorio permitía apreciar la
existencia de una misma situación de hecho, lo cierto es que la posición del
mero “representante autorizado”, que no está vinculado con el fabricante/comercializador
por un contrato de distribución exclusiva, justificará un análisis específico y
diferenciado.
Más allá de los litigios relativos a la infracción de patentes, la
caracterización de la figura del “representante autorizado” y la imputación de
responsabilidad extracontractual a tales representantes respecto de las
actividades de quienes los designan puede resultar de gran impacto respecto de
múltiples situaciones, habida cuenta de lo habitual que resulta en los
instrumentos del Derecho de la Unión el deber de los obligados establecidos en
terceros Estados de designar un representante en la Unión.
III. Acerca de la interpretación del artículo 35 RBIbis
En caso de que la competencia del TUP no pueda fundarse en el artículo 8
RBIbis, se plantea la posibilidad de adoptar medidas provisionales o cautelares
por parte del TUP, con respecto a la infracción de la patente en España a través
de la comercialización de los productos en el sitio web de la demandada domiciliada
en Hong Kong, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 RBIbis en combinación con su artículo 71 ter
2).
Tras hacer referencia a jurisprudencia relevante del TJUE, el Tribunal de
Apelación del TUP, en primer lugar, pone de relieve que cabría argumentar que
el vínculo real que esa jurisprudencia exige entre el objeto de las medidas provisionales
solicitadas y la competencia territorial del TUP existe cuando dichas medidas
se refieren tanto al territorio de España como al territorio de Estados
miembros de la UE participantes en el TUP, en particular cuando las medidas
tienen por objeto prevenir infracciones cometidas mediante la oferta de los
mismos productos en todos estos Estados miembros de la UE a través de sitios
web que son idénticos salvo por el idioma, y cuando el demandado utiliza los
servicios de un intermediario establecido en un Estado miembro de la UE que participa
en el TUP para cometer la infracción (apdo. 23 de la Resolución del Tribunal de
Apelación del TUP de 6 de marzo).
En segundo lugar (apdo. 25 de la Resolución del Tribunal de Apelación del
TUP de 6 de marzo), para explicitar sus dudas sobre que su competencia para
adoptar medidas cautelares respecto del territorio español pueda fundarse en el
artículo 35 RBIbis, el Tribunal de Apelación subraya que el considerando 33 del
RBIbis establece que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de
la UE, que no sea competente en cuanto al fondo del asunto, dicte medidas
provisionales, los efectos de dichas medidas deben circunscribirse al
territorio de ese Estado miembro de la UE. Plantea el TUP que tal restricción
similar podría estar justificada al aplicar el artículo 71 ter 2 del RBIbis, lo
que implicaría que las medidas cautelares del TUP -cuando no es competente para
conocer del fondo del asunto- deben circunscribirse al territorio de los
Estados miembros participantes, entre los que no se encuentra España.
Esa restricción sería coherente con la circunstancia de que las medidas provisionales
que adopte el TUP cuando no es competente para conocer sobre el fondo (en el
caso concreto, de la infracción de la patente española) no son resoluciones
susceptibles de ser reconocidas en los Estados miembros de la UE no participantes
en el TUP -como España- en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.a) RBIbis.
En tales circunstancias, respecto de
los territorios de los Estados miembros de la UE no participante en el TUP -en
este caso, España-, lo que cabe en principio esperar es que las medidas
referidas a sus correspondientes territorios se insten ante sus propios tribunales,
pues las que adopte un tribunal incompetente sobre el fondo no se benefician de
la libre circulación de resoluciones. Típicamente, el vínculo real exigible en
la aplicación del artículo 35 RBIbis sólo concurre con el tribunal en cuyo
territorio la medida debe ser ejecutada -por encontrarse allí los bienes objeto
de la medida- o a cuyo territorio de protección va referida (véase, por
ejemplo, artículo 2:501(2) de los Principios CLIP)
Tratándose de medidas restrictivas relativas de la comercialización en
línea adoptadas, un elemento adicional no mencionado por el Tribunal de
Apelación del TUP que parece acentuar las dudas que suscita una interpretación
expansiva del artículo 35 RBIbis, en combinación con su artículo 71 ter 2,
respecto de la competencia para adoptar medidas provisionales por un órgano
incompetente sobre el fondo del asunto es el criterio general que subyace a la
formulación de lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de Servicios
Digitales. Con respecto al alcance territorial de las órdenes de actuación
contra contenidos ilícitos en línea, de esa norma se desprende la exigencia de
que el ámbito de aplicación territorial de las órdenes de actuación contra
contenidos ilícitos en línea que adopten las autoridades judiciales se limiten a
lo estrictamente necesario para alcanzar su objetivo.
