No es extraño que, en la línea
del artículo 45 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, las
legislaciones de propiedad intelectual impongan requisitos de forma tendentes a
proteger a los autores en los contratos relativos a la transmisión de los
derechos de explotación. Así sucede en Polonia, que subordina la validez de
estos contratos a su celebración en forma escrita, en contraste con la
situación en Alemania, donde no se establece una exigencia de ese tipo. La
calificación para determinar la norma de conflicto aplicable a esta cuestión
puede suscitar dudas. Básicamente, entre si se trata de una cuestión
contractual –por lo tanto, regida por el Reglamento Roma I, cuyo artículo 11
está dedicado precisamente a la validez formal del contrato- o si se trata de
una cuestión regida por la ley aplicable al derecho de autor, es decir, por la lex loci protectionis con base, en
nuestro sistema, en el artículo 10.4 Cc. La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia en el asunto Steizer, C-176/25, EU:C:2026:785 aborda
esta concreta cuestión. Lo hace en un contexto peculiar, en la medida en que la
invalidez del contrato de transmisión de los derechos de explotación sobre las
fotografías relevantes, por no haber sido celebrado en la forma escrita exigida
en la legislación polaca, se suscita como defensa en el litigio principal por
un tercero que no es parte en el contrato, sino demandado por infracción del
derecho en Alemania. En el litigio principal el cesionario alemán de los
derechos sobre las fotografías en virtud del contrato cuestionado demanda a ese
tercero por haber utilizado esas fotografías sin su consentimiento en el mismo
mercado virtual para comercializar en Alemania los productos representados en
las fotografías, cuyos derechos de explotación habían sido transmitidos al
demandante por el fotógrafo polaco en virtud del contrato controvertido. Por
ello, en relación con la calificación de la norma de conflicto aplicable, entra
en juego en este caso una tercera regla de conflicto, en concreto, la relativa
a la infracción de derechos de propiedad intelectual establecida en el artículo
8 del Reglamento Roma II, que también remite –como el art. 10.4 Cc, al que
desplaza dentro de su ámbito material- al criterio lex loci protectionis. En todo caso, este último aspecto es
escasamente relevante, pues resulta claro que la ley aplicable a la validez
formal de estos contratos no es materia extracontractual, a los efectos de que
sea aplicable el artículo 8 del Reglamento Roma II.
El criterio adoptado por el
Tribunal de Justicia va en la línea del que ya se había impuesto en los últimos
años en la doctrina, a favor de la calificación de la validez formal del
contrato, incluido lo relativo a la aplicación de las exigencias específicas
previstas en las legislaciones de propiedad intelectual, como una cuestión
contractual, y es coherente con la importancia de una interpretación uniforme
de la delimitación de las cuestiones objeto de regulación por el Reglamento
Roma I (I, infra). La calificación
contractual lleva en nuestro caso a la aplicación del Reglamento Roma I, lo que
suscita la cuestión relativa a la interpretación respecto de tales contratos no
sólo de su artículo 11 sino también de su artículo 4, habida cuenta de la falta
de reglas específicas acerca de la ley aplicable a los contratos sobre derechos
de propiedad intelectual. Se trata de un aspecto sobre el que la sentencia, con
buen criterio, se muestra mucho más cauta que las conclusiones del Abogado General (II, infra). Por último, la calificación contractual va unida en el
contexto actual a un obvio riesgo de desprotección de los autores (habida
cuenta de la libertad para elegir la ley aplicable al contrato en virtud del
art. 3 RRI, que contrasta con el carácter imperativo del criterio lex loci protectionis en relación con la
ley aplicable a los derechos de autor –art. 10.4 Cc-). Ello explica las
reticencias de la Comisión a aceptar ese criterio, como refleja su posición en
el procedimiento, y obliga a valorar las vías disponibles para tratar de
asegurar la protección de los autores en el contexto internacional de
transmisión de sus derechos de explotación (III, infra).
I. Calificación de la exigencia de forma escrita como materia
contractual
Tras recordar los fundamentos de
la distinción entre los conceptos de «obligación contractual» y de «obligación
extracontractual», como elemento determinante de la delimitación de los ámbitos
de aplicación de los Reglamentos Roma I y Roma II, la sentencia constata que la cuestión de la validez formal del contrato
de cesión de los derechos es autónoma y distinta de la responsabilidad
delictual del supuesto infractor, de modo que queda al margen del ámbito de
aplicación material del Reglamento Roma II (apdo. 45 de la sentencia).
Más interés presenta el análisis
relativo a que la validez formal de un contrato de cesión es una cuestión que
no es susceptible ser considerada como materia real o perteneciente a los
derechos de autor como tales –lo que conduciría a la aplicación del criterio lex loci protectionis con base en el
art. 10.4 Cc-, sino contractual, regida, por lo tanto por las reglas de
conflicto del Reglamento Roma I. Determinante a esos efectos para el Tribunal
es que “pese a estar estrechamente relacionada con la de la titularidad del
cesionario”, se trata de una cuestión que “no se incardina en la esencia misma
de los derechos de autor o en sus características intrínsecas, ni tampoco en el
derecho de propiedad sobre la obra protegida” (apdo. 49). Por el contrario,
como cuestiones que deben quedar regidas por la lex loci protextionis, en tanto que pertenecientes a los derechos
de autor como tales o a su propiedad, menciona “la calificación de obra
protegida, la atribución de la paternidad de la obra o el contenido y el
alcance de la protección de los derechos de autor”, con referencia a los
artículos 2, 5, 6 bis y 9 del Convenio de Berna (apdos. 50 y 51).
La calificación como contractual
del régimen aplicable en materia de validez formal del contrato de cesión no se
ve alterada por la circunstancia de que las normas relevantes vayan referidas
específicamente a los contratos de transmisión de derechos de autor y se hallen
contenidas en la legislación sobre propiedad intelectual. A ese respecto, el
Tribunal considera determinante que la función principal de las normas que
imponen el requisito de la forma escrita a estos contratos coincide con la
finalidad típica de los requisitos en materia de validez formal de los
contratos que es garantizar la manifestación informada de la voluntad
contractual para garantizar la seguridad jurídica y la protección de las partes
(apdos. 46 y 52). Un argumento adicional adicional esgrimido por el Tribunal es
que su planteamiento viene corroborado por el artículo 12 del Reglamento Roma I,
según el cual entre las materias regidas por la ley del contrato se encuentra las
consecuencias de la nulidad, como sería en este caso la repercusión de la
nulidad del contrato sobre la titularidad de los derechos (apdo. 53). Se trata
de un argumento de peso limitado, pues lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento Roma I es compatible con que la eventual nulidad del contrato pueda
resultar de la aplicación de una ley distinta a la lex contractus al requisito infringido, como puede ser la ley que
rige la capacidad para contratar.
Como último elemento de su
argumentación, el Tribunal de Justicia subraya que el sometimiento a la lex contractus de la validez formal de
estos contratos es compatible con la naturaleza territorial de estos derechos (con
nueva referencia al Convenio de Berna), en la medida en que no afecta a la
aplicación de la lex loci protectionis
con respecto a la cuestión de la protección de los derechos de autor y a su
infracción (apdos. 54 y 55).
En la línea de lo señalado anteriormente, el resultado alcanzado por el Tribunal acerca de la ley aplicable a la validez formal de los contratos de transmisión de derechos de propiedad intelectual se corresponde con el contemplado en las propuestas doctrinales más elaboradas, como reflejan el artículo 3:504 de los Principios CLIP y la Directriz 24 de las Kyoto Guidelines de la ILA.
II. Ley aplicable al contrato relativo a la transmisión de derechos
sobre las fotografías entre el fotógrafo residente en Polonia y el cesionario
alemán que explota las fotografías en el mercado alemán
La sentencia no se pronuncia
sobre la ley aplicable al contrato de transmisión de los derechos de exclusiva relevante
en el litigio principal. Sí recoge en el apartado 31 de la sentencia la posición
del demandado, según el cual la ley aplicable al contrato de cesión entre el
cesionario alemán y el fotógrafo polaco sería el Derecho polaco en virtud del
artículo 4.2 Reglamento Roma I, destacando que, según esa parte, “tanto la
celebración del contrato como las prestaciones características de este (a
saber, la realización de las fotografías y la posterior cesión de los derechos
de uso) tuvieron lugar en un estudio fotográfico en Polonia”. El Tribunal no se
pronuncia sobre el particular, constando que es algo que debe determinar el
órgano remitente (apdo. 55 de la
sentencia) y, de hecho, no se limita, a diferencia del AG a reproducir el
artículo 4.1.b) del RRI, sino que incluye también sus apartados 2, 3 y 4 (apdo.
21 de la sentencia, en contraste con el apdo. 6 de las conclusiones).
Por su parte, el Abogado General
sí que tomo partido sobre esta cuestión en sus conclusiones (apdos. 40 a 45).
En concreto, llegó a decir que, si bien los contratos referentes a derechos de
propiedad intelectual no están contemplados como tales en el artículo 4 del
Reglamento Roma I (con referencia a la Propuesta de la Comisión que sí los
incluía como una categoría objeto de una regla específica), “el artículo 4, apartado 1, letra b),
establece este criterio de conexión para los «contrato[s] de prestación de
servicios», categoría que incluye evidentemente acuerdos como los celebrados
entre el fotógrafo y BT”, con referencia al concepto de prestación de servicios
recogido en la STJUE de 3 de octubre de 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, apartado 46.
Llama la atención que se ignore la jurisprudencia del TJUE que pone de relieve
que un contrato de licencia no es un contrato de prestación de servicios a
estos efectos, en particular sus sentencias Falco
y Pie Optika, reseñadas en su momento en este blog (aquí y aquí).
Dejando de lado por completo el
concreto contrato objeto del litigio principal, al desconocer sus detalles, la
idea de que cuando quien vende ciertos productos por Internet acude a un
fotógrafo para que tome fotografías de los productos que va a vender, el
fotógrafo le entrega las fotografías, en tanto que obras protegidas, en una
memoria para que las pueda utilizar en Internet para vender tales productos, lo
que se celebra es un contrato de prestación de servicios en el que la
transmisión de derechos de propiedad intelectual es meramente accesoria, parece
cuestionable. La toma de fotografías se hace con el único propósito de que el
cesionario al que se transmiten los derechos pueda explotar esas imágenes al
comercializar sus productos en Internet. Cabe sostener que la cesión de derechos
sobre las fotografías es el elemento esencial del contrato, no la prestación de
servicios, de modo que no resultaría de aplicación el artículo 4.1.b) del
Reglamento Roma I. Si bien este cambio en la calificación del contrato puede no
alterar el resultado, pues típicamente el fotógrafo es quien realiza la prestación
característica a los efectos del artículo 4.2 RRI, puede haber situaciones en
las que se justifique un resultado distinto. En particular, si la transmisión
de los derechos de exclusiva se limita a un solo país –por ejemplo, si el
cesionario solo hubiera adquirido los derechos para explotar las imágenes en
relación con el mercado alemán-, resultaría apropiado valorar si la ley
aplicable al contrato en el marco del artículo 4 RRI podría ser la alemana, al
presentar vínculos manifiestamente más estrechos con el contrato (en el caso de
que la transmisión de derechos de exclusiva territoriales se limitara
únicamente al territorio de ese concreto país), lo que contribuiría en tal caso
a favorecer la validez formal del contrato (art. 4.3 RRI).
III. Protección de los autores en contrato internacionales y leyes de
policía
Por otra parte, descartada la
aplicación en tanto que lex loci
protectionis de las normas que imponen requisitos de forma en los contratos
de transmisión de derechos, el fundamento de tales normas puede justificar,
como destacó el Abogado General en sus conclusiones (apdos. 73 y 74) el
análisis de si en ocasiones pueden llegar a ser consideradas leyes de policía
en el ordenamiento al que pertenecen, a los efectos del artículo 9 del
Reglamento Roma I. Su ámbito de aplicación abarcaría los contratos sobre
derechos de autor del país correspondiente, de modo que el resultado podría ser
similar al de su aplicación en tanto que lex
loci protectionis. En todo caso, esa posibilidad requeriría acreditar que
en el caso concreto se trata de disposiciones esenciales para la salvaguardia
de los intereses públicos del Estado miembro correspondiente.
Cabe recordar que, pese a su muy
desafortunado inciso final, ya el considerando 81 de la Directiva 2019/790
sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital,
subraya que sus disposiciones relativas a la transparencia, los mecanismos de
adaptación de los contratos y los procedimientos alternativos de resolución de
litigios que establece deben tener carácter imperativo y las partes en los
contrato no deben poder establecer excepciones a dichas disposiciones (vid. aquí, págs. 16-18).
